Evaluation du « contenu » de la demande lors de la procédure d’opposition et de recours

Charles-Henri Bertaux illustre dans cet article, un des motifs qui peut être invoqué lors de cette procédure à l'encontre d'un brevet appartenant au domaine médical.

1. Après délivrance d’un brevet européen, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de sa mention de délivrance, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office Européen des Brevets.

La décision T1850/16 en date du 8 février 2020 de la chambre de recours concerne le brevet EP1797126 intitulé « COMPOSITIONS MONOVALENT FOR CD40L BINDING AND METHODS OF USE » suite au rejet du brevet après opposition.

Le point principal de cette décision était de déterminer si l’invention mentionnée dans la revendication 1 est bien « contenue » dans la demande déposée à l’origine qui est une des conditions indispensables pour l’obtention d’un brevet.

Le brevet délivré couvre par la revendication 1 (traduction française du fascicule de brevet) :

L’utilisation d’un polypeptide d’anticorps comprenant un polypeptide de domaine variable unique d’anticorps dans la préparation d’un médicament pour traiter ou prévenir un symptôme de maladie auto-immune, dans laquelle ledit polypeptide de domaine variable unique est monovalent pour la liaison au CD40L (gp39) et antagonise une activité du CD40 ou CD40L ou les deux, et dans laquelle ledit polypeptide d’anticorps inhibe la liaison d’un domaine variable unique d’anticorps comprenant la séquence d’acide aminé SEQ ID N°26 au CD40L.

2. En première instance, deux oppositions ont été formées. Dans les arguments développées, les opposant indiquaient, notamment, que l’utilisation de la revendication 1 s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Les opposants ont en particulier argumenté que le texte de la demande, telle que déposée à l’origine, spécifie que le polypeptide d’anticorps utilisé est monovalent pour la liaison au CD40L (gp39) et antagonise une activité du CD40 ou CD40L ou des deux. Cette mention n’est pas présente dans la revendication 1.

Le titulaire a argumenté que la demande décrivait globalement un polypeptide d’anticorps (sans la limitation monovalent…).

La Division d’Opposition dans sa décision a considéré que la mention « monovalent pour la liaison au CD40L ….» du polypeptide d’anticorps était effectivement manquante dans la revendication. Cette omission correspond à une suppression d’une caractéristique indispensable du polypeptide d’anticorps ce qui avait pour effet de couvrir des utilisations qui n’étaient pas décrites dans la demande.

La Division d’Opposition a en outre pris en compte les informations présentes dans le texte. Elle  a noté que le texte mentionnait des effets indésirables susceptibles d’intervenir dans le cas où le peptide d’anticorps n’est pas monovalent pour la liaison au CD40L. Elle a donc justement considéré que l’utilisation de la revendication 1 n’était clairement pas envisagée dans le texte.

La division d’opposition a ainsi révoqué le brevet en considérant que l'objet du brevet européen s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne satisfaisait pas aux exigences de la CBE.

3. Suite au rejet, le titulaire a fait appel de la décision et a déposé des jeux de revendications supplémentaires afin de préciser l’invention et couvrir une utilisation contenue dans la demande telle que déposée.

Les modifications proposées dans ces jeux de revendications concernaient principalement la revendication 1 et la précision de la liaison du polypeptide d’anticorps à CD40L. Le titulaire soutenait que les modifications proposées étaient effectivement mentionnées dans le texte de la demande et ainsi que les revendications amendées couvraient bien un objet décrit dans la demande telle que déposée.

L’opposant soutenait que les modifications étaient des « combinaisons » qui n’étaient pas décrites dans le texte tel que déposé à l’origine. En d’autres termes, ils s’agissaient d’associations de caractéristiques décrites comme indépendantes ou mentionnées dans des parties indépendantes du texte.

Ainsi, la question était de savoir si ces combinaisons étaient effectivement décrites dans le texte tel que déposé à l’origine et/ou s’il était effectivement possible de combiner les éléments mentionnés dans différentes parties du texte.

Pour répondre, dans sa décision, la chambre de recours a rappelé, conformément à la jurisprudence, que :

• le texte de la demande n’est pas un « réservoir » à partir duquel il est possible de choisir des caractéristiques (éléments) appartenant à différentes parties afin de reconstruire artificiellement une combinaison particulière, et
• qu’il est important de déterminer si l’homme du métier en lisant le texte dans son ensemble envisagerait de combiner ces caractéristiques notamment en raison d'une indication claire qui constituerait une motivation pour cette personne.

Dans ce cas, la chambre a indiqué qu’une des caractéristiques indiquées dans les modifications proposées par le titulaire du brevet, bien que mentionnées dans le texte, n’était pas décrites dans le texte comme pouvant être combinées.

Elle a donc évalué, conformément à la jurisprudence constante, si l’homme du métier envisagerait sérieusement de combiner ces caractéristiques citées isolément dans ce document. En particulier, elle a indiqué que pour être accepté la combinaison mentionnée dans la revendication doit être directe et divulguée de manière non ambigüe.

Sur cette base, la chambre a considéré que l’homme du métier n’aurait pas envisagé cette combinaison. Ainsi, elle a conclu que l’invention définie dans le jeu de revendications n’est pas contenue dans le texte de la demande et a rejeté l’appel.

4. Cette décision est en accord avec la jurisprudence concernant l’évaluation du contenu du texte de la demande et l’évaluation des modifications apportées au jeu de revendications, par exemple lors de la procédure d’examen et en particulier lors des procédures d’opposition et de recours.

On retient donc que :

• pour toute combinaison de caractéristiques techniques dans les revendications, il est important de vérifier qu’elle est :
  • au moins envisagée dans le texte et/ou
  • possible à la lumière du texte (pas de contre-indications, ou liée à des modes de réalisation distincts ou incompatibles de l’invention),
• lors de la rédaction de la demande de brevet :
  • réfléchir à l’ensemble des variations possibles de l’invention,
  • prévoir, notamment si l’invention comprend différentes variations, leurs combinaisons,
• lors de la procédure d’examen, il est important de s’assurer que
  • les modifications apportées dans le jeu de revendications sont effectivement décrites, suggérées et/ou envisagées à la lecture du texte,
• lors de procédures d’opposition ou de recours, il est important de :
  • veiller à ce que les modifications apportées limitent et précisent l’invention,
  • d’éviter toute suppression/remplacement de caractéristique(s) dans les revendications, qui pourraient d’étendre la portée du brevet

Novagraaf peut vous accompagner, dans le cadre de la rédaction de votre demande de brevet, pour déterminer avec vous les caractéristiques et variations de votre invention, lors de l’examen devant les Offices nationaux pour l’acquisition de droits, et également dans le cadre d’oppositions et/ou de recours afin de défendre vos droits acquis.

Novagraaf peut également vous accompagner dans le cadre d’oppositions et/ou de recours afin de faire annuler ou limiter des droits acquis par des tiers.

Charles-Henri Bertaux, Conseil en Propriété Industrielle & Mandataire Européen en Brevets auprès de l’OEB, Novagraaf, France