Cleveland Guardians in merknaamgevecht

Een Amerikaans roller derby team met de naam Cleveland Guardians heeft een rechtszaak wegens merkinbreuk aangespannen tegen het honkbalteam de Cleveland Guardians; het voormalige Cleveland Indians. Het is nog maar de vraag of het roller derby team sterk staat in deze kwestie, aldus Theo Visser.

Naamswijziging

Major League Baseball-team de Indians kondigde in juli aan dat ze hun naam voor het seizoen 2021-2022 zouden veranderen in de Guardians, na jaren van kritiek dat de Indians-naam en het Chief Wahoo-logo niet meer van deze tijd zouden zijn. Mede onder druk van de sponsors werden de naam en het logo aangepast.

Het roller derby team de Cleveland Guardians bestaat sinds 2013 en heeft sinds 2017 een merkregistratie voor merchandise-artikelen. Roller derby is een zogenaamde contactsport op traditionele rolschaatsen, die vooral door vrouwen wordt beoefend. Het spel wordt gespeeld door twee teams die tegen elkaar strijden op een ovale track. De bedoeling van het spel is dat een speler van het ene team de spelers van het andere team inhaalt. De spelers mogen hun tegenstanders daarbij hinderen.

De sport wordt ook in Nederland beoefend. Duidelijk is dat beide sporten, roller derby en honkbal, niets met elkaar te maken hebben.

Het merk van het roller derby team is niet federaal geregistreerd maar alleen voor de staat Ohio. Een bedrijf kan zijn merk op staatsniveau registreren, zolang het alleen binnen één staat wordt gebruikt. Het biedt niet hetzelfde beschermingsniveau als een federaal merk.

Onderzoek

Volgens het roller derby team is het ondenkbaar dat het honkbalteam, met een omzet van 300 miljoen dollar per jaar, vooraf geen onderzoek heeft gedaan naar de naam Guardians. Ook een vluchtig onderzoek op Google zou de naam van het team naar voren hebben gebracht.

Het honkbalteam heeft nog geprobeerd om de zaak via een schikking te regelen, maar het geboden geldbedrag werd door het roller derby team niet geaccepteerd. Wel beschikt het honkbalteam over een oudere federale merkaanvraag maar deze kan nog betwist worden. Het is al met al de vraag of het roller derby team sterk staat in deze kwestie.

Er staan honderden registraties met het bestanddeel guardian(s) in het Amerikaanse merkenregister. Beide namen zijn exact hetzelfde zodat er auditief en visueel overeenstemming is, ook begripsmatig zijn de merken identiek. Maar bij de globale beoordeling lijkt de kans op verwarring niet groot omdat de mogelijkheid dat de consument beide teams met elkaar zal verwarren minimaal is.

Ook een beperkte kans op verwarring kan echter leiden tot de conclusie dat het jongere teken inbreuk maakt op het ouder merk. Wij houden u op de hoogte van het verloop van deze kwestie.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.