La marque SPINNING continue de rouler

Le Tribunal de l'Union européenne a rendu sa décision dans le litige de dix ans concernant la marque "Spinning", utilisée pour des produits et services liés à l'exercice physique, le 6 juillet 2022. Aurélie Guetin explique plus en détails.

Décision du Tribunal de l’Union Européenne du 6 juillet 2022 Aerospinning Master Franchising contre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (affaire T-246/20).

 Il s'agit de la deuxième décision du tribunal dans cette longue procédure engagée pour obtenir la déchéance de la marque SPINNING pour des produits et services liés à l'exercice physique.

Contexte

En avril 2000, Mad Dogg Athletics Inc, une société qui commercialise divers équipements sportifs, notamment des bicyclettes, des vêtements pour hommes et femmes, des chaussures, des accessoires et des équipements d'entraînement fonctionnel, a obtenu l'enregistrement de la marque verbale SPINNING dans l'Union européenne pour les produits et services suivants :

• Classe 9 : " cassettes audio et vidéo " ;
• Classe 28 : " équipements d'exercice " ; et
• Classe 41 : " entraînement physique ".

La marque verbale SPINNING de Mad Dogg était enregistrée dans l'Union européenne depuis 12 ans, lorsqu’elle a fait l'objet d'une action en annulation par Aerospinning Master Franchising Ltd en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001. L’action en nullité était fondée sur le fait que SPINNING était devenu un nom commun pour les services d'"équipement d'exercice" et d'"entraînement à l'exercice" en question - c'est-à-dire le cyclisme en salle.

En 2014, la division d'annulation de l'EUIPO a révoqué en intégralité les droits de Mad Dogg sur la marque contestée.

En 2016, la cinquième chambre de recours de l'EUIPO a confirmé l'annulation de la marque SPINNING dans les classes 28 et 41, estimant que le mot était effectivement devenu générique pour ces produits et services.

Toutefois, par arrêt du 8 novembre 2018 (affaire T-718/16), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours en ce qu'elle concernait les produits de la classe 28 et les services de la classe 41. Le tribunal a jugé comme suit :

• L'applicabilité du motif de déchéance doit être examinée à la lumière du contexte au plus tard à la date de dépôt de la demande de déchéance.
• S'il est établi qu'une marque de l'Union européenne a perdu tout caractère distinctif dans un seul État membre, cette marque n'est plus susceptible de produire les effets prévus par le règlement.
• Le public concerné n'était pas uniquement composé de consommateurs finaux :

Les professionnels présents sur le marché pertinent - tels que les exploitants de salles de sport, les installations sportives et les centres de rééducation - jouent un rôle central sur le marché ; ils fournissent des vélos à leurs propres clients pour leur permettre de pratiquer des activités sportives en utilisant ces vélos d'intérieur. Ces opérateurs n'auraient pas dû être exclus de l'évaluation du risque de confusion.

Cet arrêt est particulièrement intéressant en ce qu'il confirme le caractère unitaire des marques de l'UE et met en évidence le rôle des opérateurs commerciaux, qui doivent être pris en compte comme faisant partie du public pertinent.

Suite à cet arrêt, l'affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre de recours. Par décision du 26 février 2020, la chambre de recours a annulé la décision de la division d'annulation.

Ainsi, la question posée au Tribunal était de savoir si, compte tenu des caractéristiques du marché concerné et eu égard aux conclusions qui doivent être tirées de l'arrêt rendu dans l'affaire T-718/16, c'est à juste titre que la quatrième chambre de recours a rejeté la demande de déchéance en cause en tenant compte principalement de la perception de la marque contestée par la partie du public pertinent constituée par les professionnels, notamment les exploitants de salles de sport, les installations sportives et les installations de réadaptation.

Le Tribunal a confirmé la position de l'arrêt de 2018, dans lequel il a été jugé que :

" le public constitué de professionnels sur le marché pertinent, tels que, entre autres, les exploitants de salles de sport, d'installations sportives et d'installations de réadaptation, a joué un rôle central sur le marché des produits de la classe 28 et a exercé une influence déterminante sur les choix des consommateurs finals, en ce qui concerne les services de la classe 41. "

La juridiction a fait référence à la jurisprudence pertinente (voir l'arrêt du 18 mai 2018 dans l'affaire T-419/17), qui a jugé ce qui suit :

"Néanmoins, une marque peut, même si l'acheteur ne sait pas qu'il s'agit d'une marque, continuer à remplir sa fonction d'indication d'origine lorsqu'un intermédiaire exerce une influence déterminante sur la décision d'achat de l'acheteur et que la connaissance par l'intermédiaire de la fonction d'indication d'origine de la marque conduit ainsi au succès du processus de communication. C'est le cas lorsqu'il est habituel, sur le marché en cause, que l'intermédiaire donne des conseils qui ont une influence décisive sur la décision d'achat. T-419/17, [...] point 33 ; voir également, par analogie, les conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, [...] point 59). "

Cet arrêt n’est pas révolutionnaire mais il confirme l’importance de bien déterminer le public concerné et de l’identifier très clairement avant d'entreprendre toute action. Avant, d’engager une action il faut se les questions pertinentes à se poser en amont : qui achète les produits, qui offre les services et comment ?

Pour de plus amples informations sur ce sujet dans le cadre de votre stratégie de marque, veuillez contacter votre Conseil habituel chez Novagraaf ou n'hésitez pas à nous contacter ci-dessous.

Aurélie Guétin, Directrice Générale – Novagraaf France