A l’affiche : les premières sorties de décisions de l’INPI en matière d’action en invalidation de marque

Par Pierre Coppin,

Si les cinémas français restent malheureusement fermés en ces temps difficiles (en espérant que le rideau se rouvre bientôt), les premières décisions sur demandes en nullité ou en déchéance pour non-usage de l’INPI sont de plus en plus nombreuses à l’affiche.

Depuis le 1er avril 2020, des procédures administratives en déchéance pour non-usage et en nullité sont ouvertes devant l’INPI contre les enregistrements de marques françaises ou marques internationales étendues / protégées en France, sous réserve que le seul et unique objet desdites procédures soit la nullité ou la déchéance de la marque contestée.

L’accès à ce type d’action s’en trouve facilité tant du point de vue de :

  • La qualité pour agir (l’intérêt pour agir n’étant pas requis pour introduire une action en déchéance ou en nullité fondée sur motifs absolus) ;
  • Que du point de vue financier en ce que ces procédures administratives sont moins onéreuses que les procédures judiciaires qui avaient auparavant l’apanage exclusif de ce type d’action.

           ► L’INPI rendant ses premières décisions en déchéance ou en nullité, les décisions portant sur des demandes en déchéance étant a priori les plus nombreuses, se trouvent en tête du Box-office, ce type d’action visant des marques françaises ou désignations françaises de marque internationale soumises à obligation d’usage (enregistrées / protégées depuis plus de 5 ans).

Sur les 10 décisions portées à notre connaissance, une seule a rejeté la demande en déchéance en totalité, dès juillet 2020, pour motif d’irrecevabilité (l’INPI s’étant déclaré incompétent en ce que l’action en déchéance était connexe à une autre action relevant du judiciaire).

Dans chacune des 9 autres décisions de l’INPI (rendues entre le 25 janvier 2021 et le 15 février 2021), la demande en déchéance a été accueillie en tout ou partie. A l’exception de la décision ayant donné lieu à l’acceptation partielle de la demande en déchéance, aucun des titulaires de marque ne s’est défendu (notamment en ce qui concerne des marques françaises « ACADEMIE [ou INSTITUT] INTERNATIONALE JOËL ROBUCHON »).

Il est important de veiller, avec l’aide de votre conseil, à constituer et/ou maintenir à jour le dossier de preuves d’usage de vos marques.

          ► Nous ne connaissons à ce jour que 7 décisions de l’INPI portant sur des actions en nullité pour motifs relatifs (atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs du demandeur à l’action).

Parmi ces décisions dans lesquelles le risque de confusion a souvent été établi entre les droits en présence (en tout ou partie), il est intéressant de noter que toutes les marques contestées étaient récentes puisqu’ayant été déposées entre 2017 et 2019 (les demandeurs à l’action avaient peut-être laissé expirer par mégarde les délais d’opposition lors des procédures d’examen de dépôt des marques contestées).

          ► Viennent enfin les décisions de l’INPI sur des actions en nullité pour motif absolu, qui bien qu’en petit nombre à notre connaissance, ne sont pas dénuées d’enseignement.

Ainsi, l’INPI a reconnu les actions en invalidation pour motif absolu suivantes comme étant fondées :

  • Contre la désignation française de 2012 de la marque internationale SUPER PRO (désignant différents produits liés à l’entretien d’une piscine) sur la base du défaut de caractère distinctif. Le signe « SUPER PRO » n’a pas été jugé apte à garantir sa fonction d’origine du fait de sa référence à une qualité supérieure ou à une destination professionnelle des produits en cause ;
     
  • Contre la marque française GANG BANG A PARIS déposée en 2011 pour des produits vestimentaires et différents services en classes 35 et 41, en raison de sa contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs (le signe en cause étant « de nature à choquer toute personne ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance, et son utilisation est susceptible de diffuser un message à caractère pornographique auprès du public et notamment des mineurs, et ce en violation des dispositions pénales précitées. »).

Nous retenons pour les deux marques précitées, dont les dépôts étaient « relativement » récents, que l’INPI n’avait potentiellement pas émis d’objection à leur enregistrement (ou avait potentiellement levé l’objection) sur les motifs absolus du caractère distinctif ou du caractère contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Du fait de la plus grande facilité d’exécution offerte par les procédures administratives devant l’INPI pour l’introduction des actions en nullité ou en déchéance, il convient de ne pas prendre l’enregistrement de votre marque française pour acquis, la position de l’INPI sur les motifs absolus pouvant naturellement évoluer.

A titre illustratif :

  • Il n’est pas rare de constater des marques françaises incluant un drapeau (par exemple français, pour mettre en avant l’origine des produits) qui ont pu être acceptées à l’enregistrement mais qui sont susceptibles d’être la cible d’une action en nullité pour motif absolu ;

En effet, l’INPI a récemment émis en 2021 un refus provisoire total de protection contre la désignation française de marque internationale RICQLÈS au motif que ce signe imite le drapeau français et « contrevient donc aux dispositions de l'article L.711-2 6° du code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles ne peut valablement être enregistrée, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, une "marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle" (armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvemementales) dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, ainsi que leur imitation au point de vue héraldique ».

Il apparait vivement recommandé de vérifier, avec votre conseil, la validité de vos marques françaises (en particulier pour les plus anciennes) au regard des motifs absolus pouvant être invoqués à l’appui d’éventuelles actions en nullité à leur encontre.

N’oubliez pas de prendre contact avec votre Conseil de Novagraaf, si vous souhaitez obtenir davantage de précisions sur les thèmes abordés.

Pierre Coppin, Conseil en Propriété Industrielle en Marques, Dessins & Modèles, Novagraaf, France

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