Le système de Madrid est-il adapté à votre stratégie ?

Cet article a été mis à jour le 11 janvier 2022 par Frouke Hekker pour inclure l'adhésion de la Jamaïque (à partir de mars 2022) et en mars 2021 par Laura Morrish pour refléter les changements apportés aux pratiques britanniques suite à la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE.

Le système de Madrid pour l'enregistrement international des marques permet aux propriétaires de marques de demander et de maintenir la protection dans les différents États membres du système par le biais d'une seule procédure, dans une seule langue et avec un seul ensemble de taxes. Toutefois, les niveaux de protection peuvent varier et le processus n'est pas sans failles.

Pour les propriétaires de marques qui souhaitent faire enregistrer leurs précieux droits de marque dans plusieurs juridictions internationales, le système de Madrid pour l'enregistrement international des marques offre une voie simple et rentable vers la protection. Administré de manière centralisée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève, en Suisse, le système permet aux propriétaires de marques de désigner jusqu'à 110 États membres, couvrant 126 pays (y compris la Jamaïque à partir du 27 mars 2022) par le biais d'une procédure unique, en utilisant une seule langue et en ne payant qu'un seul ensemble de taxes.

Notre expérience nous permet d’affirmer que certains clients peuvent ainsi réduire leurs coûts de plus de 40% par rapport à des procédures de dépôts par la voie nationale.

Comment la procédure de dépôt se déroule-t-elle ? 

Tout d’abord, une demande d’enregistrement de marque internationale doit se  fonder sur un dépôt initial dans un des Etats signataires (par exemple un dépôt ou un enregistrement de marque française ou même européenne). Les déposants ont la faculté de formuler leur demande d’enregistrement international au même moment que le dépôt de la marque nationale, ou n’importe quand par la suite (dans les six mois s’ils souhaitent se prévaloir de leur droit de priorité).

Comme pour les procédures nationales, les déposants doivent indiquer les classes de produits et services qu’ils envisagent de couvrir et également désigner les territoires d’intérêt. L’administration et le maintien de la marque sont gérés de manière centralisée par l’OMPI. En revanche, chaque pays désigné aboutit à la naissance d’une marque qui existe en tant que telle, de la même manière qu’une marque nationale existerait.

Les avantages du Système de Madrid

Pour les entreprises qui ont une présence internationale, le Système de Madrid présente de nombreux avantages, en particulier : 

• Une procédure simplifiée qui conduit également à une réduction des coûts ;
• La gestion de marque est rationalisée : l’OMPI centralise en effet le dépôt, l’enregistrement, le renouvellement et le maintien de la marque. 
• Tous les dépôts et communications s’effectuent dans la langue choisie par le déposant (anglais, français ou espagnol).
• Il n’est pas nécessaire  de désigner un mandataire local dans chaque pays visé.
• L’absence d’obligation de fournir certains documents formels comme les délégations de pouvoir (bien que les déclarations d’usage soient toujours exigées par certains Offices)
• La protection géographique d’une marque internationale est susceptible d’être élargie à tout moment. En effet, vous pouvez procéder à des désignations postérieures au fur et à mesure du développement international de votre marque.
• Il existe une période d’évaluation fixe et limitée  de soit 12 ou 18 mois. Si aucune objection n’est soulevée par les Offices des marques, le dépôt bénéficiera d’une protection automatique.
• Lorsqu’aucune objection n’est émise  par l’Office national et aucune opposition formée par une tierce partie, il n’est pas nécessaire de désigner un représentant local dans ce pays.
• Une désignation de l’Union européenne (UE) dans le cadre d’un enregistrement international constitue un moyen idéal de protéger une marque à l’échelle européenne, en particulier dans le cas où une opposition dans certains Etats-Membres est pressentie eu égard à un contexte particulier En effet, le système d’enregistrement international admet qu’une désignation de l’UE puisse être convertie en désignations nationales dans les Etats-Membres  non concernés par l’opposition, ce qui est souvent moins lourd que de convertir un dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque européenne en demandes d’enregistrements nationaux.

Les inconvénients du système de la marque internationale 

Le Système de Madrid n’est hélas pas exempt de difficultés ou faiblesses, tant sur le plan procédural qu’au niveau de la protection offerte par les droits qui en résultent. En particulier : 

• Toute demande d’enregistrement international doit se fonder sur un dépôt national. Pour les clients de l’UE, il peut donc s’agir soit d’un dépôt de marque européenne, soit d’un dépôt national en cours. Il est important de noter que la demande internationale est dépendante du dépôt initial pour une durée de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la demande de marque internationale. Ainsi, si le dépôt national est abandonné ou annulé pendant cette période de dépendance, l’enregistrement international sera automatiquement annulé. Il vous sera toujours possible de transformer les désignations d’un enregistrement international devenu invalide en autant de dépôt nationaux ; néanmoins, gardez à l’esprit qu’une telle opération vous prive de toutes les économies réalisées en utilisant le mécanisme de la marque internationale. 
• Le système de l’OMPI ne contournant pas les lois locales, des objections peuvent être soulevées par des tiers au sein de chaque Etat concerné. Par conséquent, rien ne garantit qu’une marque acceptée par un Office national soit admise dans tous les Etats désignés par l’enregistrement international.
• Les délais pour répondre aux actions de l’Office sont parfois très courts. Ainsi, désigner les agents locaux et rédiger des réponses dans les temps peut représenter un véritable défi. A titre d’exemple, la Chine impose une date butoir de moins de deux semaines.
• Les délais de traitement des dépôts varient sensiblement d’un Etat à un autre. Dans certains Offices, l’enregistrement dure un à deux ans et se fait souvent plus rapidement que l’enregistrement d’un dépôt effectué par la voie nationale. Toutefois, le calendrier est plus chargé pour certaines désignations comme les USA ou l’UE. 
• Certains Offices ne sont pas couverts par le système. Vous pouvez trouver sur le site internet de l’OMPI une liste des pays membres du Système de Madrid.
• Dans certains pays, notamment sur le continent africain, les lois nationales n’ont toujours pas été actualisées afin de reconnaître le système d’enregistrement international, ce qui peut parfois poser certaines difficultés.

Le Système de Madrid est-il fait pour vous ?

Toute entreprise qui opère à l’échelle mondiale prêtera probablement attention sur les principaux territoires d’outre-mer tels que la Chine, l’Inde, le Japon et les Etats-Unis. Le système d’enregistrement international peut jouer un rôle-clé à cet égard, dans la mesure où il permet aux sociétés d’enregistrer de manière moins couteuse leurs marques dans les pays signataires du Protocole de Madrid. 

Toutefois, afin de vous assurer d’obtenir la protection nécessaire dans les pays désignés, voici quelques éléments à connaître avant de procéder au dépôt :

• Combien de pays faut-il désigner ? Autant que vous le souhaitez. En fonction des exigences propres à chaque Etat, faire un dépôt national  peut être moins onéreux ou plus facile, en particulier si votre société n’envisage qu’une ou deux désignations. Par ailleurs, pour certaines désignations, les conditions posées par le Protocole  peuvent s’avérer plus rigoureuses que les exigences nationales. 
• La marque internationale sera-elle utilisée de la même manière dans chaque pays ? Les différences d’usage de la marque selon les pays n’autorisent pas à modifier l’enregistrement international, mais il reste dans une certaine mesure possible de limiter les produits/services par pays. Cela est utile pour, par exemple, éviter une objection connue sur certains produits ou services.
• Quel pays sera désigné ? Malheureusement, devant certains Offices (notamment l’Office indien), une marque internationale est plus vulnérable qu’un titre de marque acquis au terme d’un enregistrement national. Pour cette raison, il est préférable de ne pas adopter une stratégie uniforme d’enregistrement. Ainsi, les entreprises doivent mettre en balance les avantages du Système de Madrid, dans l’optique toujours d’acquérir la plus large protection qui soit sur les marchés décisifs.
• Et le Brexit ? Veuillez noter qu’après le Brexit, le Royaume-Uni ne sera plus couvert par une désignation de l’UE dans le cadre d’un enregistrement international 

Enfin, de nombreuses spécificités méritent d’être soulignées dans certains territoires-clés :

Etats-Unis :

• Outre la date de renouvellement de la marque internationale, les Etats-Unis ont également une échéance comprise entre la 5ème et la 6ème année suivant l’enregistrement de la marque pour fournir une  déclaration d’usage et une échéance de 10 ans pour le renouvellement de la marque et une nouvelle déclaration d’usage. Ces dates ne sont pas toujours très claires au moment de l’inscription, d’où l’importance de rester en contact avec votre conseil pour que vous soient rappelées les échéances importantes.
• Les demandes internationales ne peuvent pas être inscrites au registre supplémentaire (intéressant pour les  marques faiblement distinctives)

Chine : 

• L’Office Chinois subdivise chaque classe désignée en un système atypique de sous-classes. Une marque enregistrée dans une sous-classe donnée couvrira tous les produits de cette sous-classe mais ne sera pas effective sur les produits des autres sous-classes, même si ceux-ci appartiennent à la même catégorie en vertu de l’enregistrement international (qui utilise le système de la Classification de Nice). 
• Même si la protection est accordée au terme de l’examen de la demande, les déposants ne reçoivent pas de certificat d’octroi de protection. Cela peut causer des problèmes en cas de contentieux, dans la mesure où les titulaires de la marque seraient alors contraints de demander un certificat additionnel, démarche qui engage des frais supplémentaires et peut prendre jusqu’à 6 mois. 

Japon/Cuba :

• Les taxes de désignation se divisent en deux parties, la seconde devenant exigible une fois le dépôt admis à l’enregistrement. Le manquement au paiement de la deuxième partie dans le délai imparti provoque l’annulation de la désignation.

Singapour :

• Chaque classe figurant dans le dépôt de Madrid se verra attribuer un numéro local séparé.     

Inde/Philippines :

• La demande d’enregistrement international ne peut être ajoutée à un enregistrement international existant que si elle a été déposée après l’adhésion de ces pays au Système de Madrid.

Tirer le meilleur parti du système 

Malgré ces quelques difficultés et incohérences, le processus d’enregistrement international demeure un système majeur, efficace et plébiscité par ceux qui cherchent à étendre la protection de leurs marques dans plusieurs Etats. S’inscrivant dans une solide stratégie d'enregistrement des marques, il permet aux propriétaires d'obtenir une protection rentable dans certains territoires, même s’il est parfois nécessaire de renforcer cette protection par des enregistrements nationaux.

Afin de déterminer si le Système de Madrid est fait pour vous, veuillez vous adresser à votre Conseil Novagraaf ou nous contacter ci-dessous.