Catfight met CAT

De beslissing van de Kamer van Beroep van het EU-merkenbureau EUIPO van 23 augustus jl. laat zien dat een woord voor bepaalde waren als niet of weinig onderscheidend kan worden gezien, terwijl hetzelfde woord voor andere waren wel een merkfunctie kan vervullen. In deze kwestie kwam aan de orde dat hoewel het woord ‘cat’ geen onderscheidend vermogen bezit voor speelgoed in de vorm van katten dan wel speelgoed gemaakt voor katten, dit woord wel onderscheidend vermogen kan hebben voor replica’s van o.a. voertuigen, machines, tractoren, vrachtwagens of aanhangwagens. 

Op 6 augustus 2020 werd het Unimerk FLOWERCAT aangevraagd bij EUIPO. Caterpillar Inc. stelde hiertegen oppositie in, aangezien het aangevraagde merkinbreuk zou maken op haar oudere rechten op zowel het beeld- als het woordmerk CAT.

Is er sprake van een verwarringsgevaar?

Indien er sprake is van verwarringsgevaar tussen een geregistreerd Uniemerk en een teken waarvoor een Uniemerkaanvraag wordt ingediend, is dat op basis van artikel 8 lid 1 onder b van de Uniemerkenverordening een grond om bezwaar te maken tegen de jongere aanvrage. Dit voorkomt dat een nieuw merk bijvoorbeeld ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit de reputatie van een al bestaand merk.

Of sprake is van gevaar voor verwarring, wordt bepaald aan de hand van een zorgvuldige beoordeling van de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de producten en diensten waarvoor dit merk en teken zijn gedeponeerd. 

Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met:

• het publiek voor wie de waren en diensten bestemd zijn;
• de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken;
• de aard, het doel en de wijze van gebruik van de aangeduide waren en diensten, en de vraag of zij met elkaar concurreren of elkaar aanvullen; en
• eventuele aanvullende factoren, zoals producenten, distributiekanalen en verkooppunten.

Verder moet het onderscheidend vermogen van het bestaande merk in aanmerking genomen worden en is het belangrijk dat een geringere mate van overeenstemming tussen de waren of diensten kan worden gecompenseerd door een grotere mate van overeenstemming tussen merk en teken en vice versa. In dergelijke gevallen is een algemene beoordeling nodig die rekening houdt met alle factoren die relevant zijn voor de omstandigheden van de zaak.

De strijd tussen CAT

FLOWERCAT was oorspronkelijk aangevraagd als merk voor de klassen 7, 9, 11 en 28, voor welke CAT destijds als beeld- dan wel woordmerk al geregistreerd was. Uiteindelijk is de oppositie van CAT tegen FLOWERCAT toegewezen voor alle klassen, behalve klasse 28. Deze klasse betreft o.a. speelgoed..

De reden die de oppositie-afdeling gaf ligt in het ontbreken van het hiervoor genoemde verwarringsgevaar, die meende dat speelgoed speciaal voor katten ontworpen kan zijn. Denk aan speelgoed in de vorm van katten of juist speelgoed ontworpen voor katten. In dat geval is het woord ‘cat’ te beschrijvend om te dienen als merk voor dergelijke producten. Iedereen moet immers de vrijheid hebben om beschrijvende  termen te gebruiken, om daarmee eigenschappen van hun producten aan te duiden – zoals bijvoorbeeld ‘cat ball’. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het in aanmerking komende publiek namelijk de Engelssprekende consumenten.

In deze zaak werd vastgesteld dat CAT wel onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot de waren in de andere klassen, hierbij had het merk een relatief grote beschermingsomvang wegens intensief gebruik en bekendheid van het merk. Dit maakt echter niet uit voor de merkbescherming gebaseerd op klasse 28, omdat de producten van de andere klassen, zoals machines en werktuigen, niet soortgelijk werden geacht aan speelgoed. 

Als gevolg van het ontbreken van onderscheidend vermogen, was er volgens de oppositie-afdeling, geen risico dat FLOWERCAT mee kon liften op het succes en/of de reputatie van CAT. Er was volgens de oppositie-afdeling dan ook geen sprake van verwarringsgevaar voor de waren in klasse 28.

CAT en het hoger beroep

Caterpillar Inc. heeft vervolgens beroep ingesteld bij de Kamer van Beroep van EUIPO. Volgens Caterpillar heeft ‘cat’ wel degelijk onderscheidend vermogen voor het overgrote deel van de waren van klasse 28 en dient EUIPO niet enkel naar kattenspeelgoed te kijken. Bij de inschrijving van het merk CAT voor klasse 28, heeft de merkhouder bovendien specifiek aangegeven dat het gaat om speelgoed in de vorm van replica’s van o.a. voertuigen, machines, tractoren, vrachtwagens of aanhangwagens. De oppositie-afdeling heeft dit, en het feit dat FLOWERCAT dezelfde beschrijving bij klasse 28 omtrent replica’s heeft, niet meegenomen in haar beslissing.  

Met de speelgoedreplica’s als basis voor de merkbescherming, heeft CAT wel een gemiddeld onderscheidend vermogen in klasse 28, waardoor wel sprake kan zijn van verwarringsgevaar in geval van de inschrijving van FLOWERCAT.

Aangezien de waren al tijdens de oppositie identiek bevonden waren, zijn de overwegingen over de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen CAT en FLOWERCAT het meest interessant in deze zaak. Hierover overweegt de Kamer van Beroep:

• Ondanks dat consumenten vaak meer aandacht besteden aan het begin van een woord of zin, is gebleken dat het woord ‘FLOWER’ minder kenmerkend is voor het merk dan het woord ‘CAT’. Engelssprekende consumenten interpreteren flower doorgaans als een eigenschap of een omschrijving van de kat. Men beeld zich bij de naam FLOWERCAT een kat in, net zoals bij de naam CAT. Dit duidt op een begripsmatige overeenstemming.
• De uitspraak van beide merken komen overeen, waardoor ook sprake is van auditieve overeenstemming.
• Er is ook visuele overeenstemming aangezien beide merken bestaan uit simpele letters zonder in het oog springende vormgeving die de impressie van het merk doen veranderen.
• Vanwege bovengenoemde argumenten zijnde merken dus overeenstemmend;
• De CAT merken bezitten ook voor speelgoed onderscheidend vermogen en de waren waarvoor bescherming is aangevraagd zijn identiek aan de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
• Dit zorgt ervoor dat er sprake is van verwarringsgevaar, temeer omdat het aangevraagde merk uitsluitend bestaat uit het oudere merk (CAT) met daarvoor een ander, minder onderscheidend woord (FLOWER).

Kortom, de Kamer van Beroep beslist dat ook voor de waren in klasse 28 sprake is van verwarringsgevaar. De Kamer van Beroep geeft aan dat de oppositie-afdeling verder had moeten onderzoeken of een verwarringsgevaar bestond voor de overige identieke of soortgelijke waren die in klasse 28 vallen. Daarmee slaagt het beroep van Caterpillar en wordt de eerdere beslissing van de oppositie-afdeling doorgehaald.

Wil je meer informatie over merkbescherming of advies met betrekking tot (het oppositie instellen tegen) nieuwe merkaanvragen die mogelijk verwarring wekken met jouw merk? Neem gerust contact op met onze consultants via de onderstaande button.

Dit artikel is geschreven door Noa Rubingh, zij werkt bij de afdeling Knowledge Management. Zij werkt op ons kantoor te Amsterdam.