Colin, Cuthbert of allebei?

Het Engelse warenhuis Marks & Spencer heeft het levensmiddelenconcern Aldi voor de rechter gedaagd wegens inbreuk op de merknaam en uitvoering van de verpakking van haar cake Colin the Caterpillar. Of deze actie ook succesvol zal zijn, is maar de vraag. Theo Visser belicht de kwestie.

Marks & Spencer

Colin the Caterpillar

Sinds een jaar of dertig verkoopt Marks & Spencer (M&S) een cake onder de naam Colin the Caterpillar. De rolcake is gevuld met botercrème, bedekt met een melkchocolade omhulsel en heeft gekleurde chocoladepastilles als decoratie. De cake heeft een decoratief gezicht en voeten gemaakt van witte chocolade. Sinds de introductie in 1990 zijn er zo’n 15 miljoen stuks van verkocht.

Aldi

Cuthbert the CaterpillarAldi gebruikt de naam Cuthbert the Caterpillar voor een cake die tot februari als seizoenproduct werd verkocht. Aldi brengt nu, ondanks de lopende rechtszaak, een gelimiteerde versie van de Cuthbert the Caterpillar cake opnieuw in de winkels. Het bedrijf heeft beloofd de winst te doneren aan de liefdadigheidsinstellingen Teenage Cancer Trust en Macmillan Cancer Support. Aldi is van mening dat het geld dat aan rechtszaken wordt gespendeerd beter aan liefdadigheidsinstellingen kan worden gedoneerd en roept M&S op dat ook te doen.

Kansen

Maakt M&S kans om de rechtszaak wegen merkinbreuk te winnen? Ondanks dat M&S een registratie heeft voor de opmaak van de verpakking is het nog geen gewonnen zaak. De rechter dient onder meer de auditieve en visuele overeenstemming tussen beide cakes te beoordelen.

Auditief

Het woord caterpillar, dat rups betekent, is beschrijvend voor cake in de vorm van een rups. De consument zal waarschijnlijk meer nadruk leggen op de namen, Colin en Cuthbert, die niet verwarringwekkend overeenstemmen.

Visueel

Visueel zijn er duidelijk verschillen tussen de verpakkingen van Colin en Cuthbert. Die van M&S is overwegend groen, terwijl die van Aldi meerkleurig is met een groene achtergrond. Het venster van Colin toont alleen de zijkant, terwijl dat van Cuthbert ook zijn gezicht laat zien.

Er is naast de Aldi nog een aantal andere concerns die Caterpillar cakes verkopen. Zo maakt Waitrose Cecil the Caterpillar, Tecso heeft Curly the Caterpillar, Asda gebruikt Clyde the Caterpillar en bij Sainsbury’s ligt Wiggels the Caterpillar in de schappen. Alle bedrijven gebruiken een gelijkende (groene) verpakking, zie hier.

Onrechtmatig

M&S vindt dat Aldi onrechtmatig handelt. Colin wordt al dertig jaar verkocht terwijl het product van de Aldi pas sinds 2019 op de markt is. M&S claimt dat het een enorme goodwill heeft. M&S meent dat er ook een sterke gelijkenis is in de uitvoering van het product. Zo hebben Colin en Cuthbert allebei een wit gezicht met bruine ogen.

De positie van M&S wordt verzwakt door het feit dat er meerdere concerns overeenstemmende merken gebruiken voor een gelijkende cake. Dat zou tegen M&S gebruikt kunnen worden. Het merkrecht kan hierdoor verwateren. Ook zijn de verkoopkanalen verschillend waardoor de klant die bij de Aldi koopt weet dat het een ander merkproduct is dan dat van M&S, mede gelet op de prijs die bij M&S £7 en bij Aldi £4.99 bedraagt.

Handhavingsstrategie

Het handhaven van uw merkrechten vereist een doordachte strategie. Door van het begin af aan op te treden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend merk kan verwatering van merkrechten worden voorkomen. Onze consultants adviseren u graag om - rekening houdend met uw budgettaire ruimte - een strategie te bepalen die recht doet aan de belangen van uw merk en de waarde daarvan.

Wij zijn benieuwd hoe deze kwestie gaat aflopen en wij houden u op de hoogte.

Laatste inzichten

Events en webinars

Gerecht voor het Eenheidsoctrooi - Alles wat je moet weten over opt-outs

Het Eenheidsoctrooi en het Gerecht voor het Eenheidsoctrooi (UPC) staan voor de deur! In de "sunrise"-periode van 3 maanden voordat het nieuwe systeem van start gaat, wat waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 is, kunnen aanvragers en octrooihouders hun van kracht zijnde en verlopen Europese octrooien, hun octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten uitsluiten van de jurisdictie van het UPC of "opt-out" toepassen.

Gerecht voor het Eenheidsoctrooi - Alles wat je moet weten over opt-outs
Nieuws en opinie

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle

De Space Needle in Seattle heeft een lokale koffieketen gedagvaard voor inbreuk op zijn merklogo in de reclame en merchandise van de koffieshop. De Space Needle is een toren in de stad Seattle in de Amerikaanse staat Washington. De toren is het symbool van Seattle. Hij is geplaatst ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1962, waarvan de eigenaar een particuliere onderneming is. Zij gebruiken een eigen logo die is geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau.

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle
Nieuws en opinie

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Thuisbezorgd, onderdeel van de Just Eat Takeaway group (hierna GRUBHUB) opereert wereldwijd onder verschillende merknamen. Zo is het bedrijf in Nederland actief onder de naam Thuisbezorgd, in Duitsland heet het Lieferando en in de Verenigde Staten GRUBHUB. GRUBHUB is in conflict geraakt met Kroger Inc. dat van mening is dat het beeldmerk met woordelementen HOME CHEF en GRUBHUB verwarring wekkend overeenstemmen.

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.