Denk anders: Denk aan bewijs van gebruik!

Op 8 juni jl. heeft het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen uitspraak gedaan in een geschil dat al meer dan vijf jaar aansleept tussen twee bekende ondernemingen: het Californische APPLE INC en de Zwitserse horlogemaker Swatch AG.

Voor de goede orde: in 1997 lanceerde Apple zijn emblematische THINK DIFFERENT reclamecampagne (gebruikt tot 2002) met in zwart-wit prominente persoonlijkheden uit het verleden of heden zoals: Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, John Lennon, Muhammad Ali, Maria Callas, Pablo Picasso, Mahatma Gandhi, en vele anderen (voor meer informatie: Think different - Wikipedia en voor de meer nieuwsgierige Apple - Think Different - Full Version - YouTube).

Deze slogan is het voorwerp geweest van drie merkinschrijvingen van de Europese Unie van klasse 9 in 1997 (nr. 671321), 1998 (nr. 845461) en 2005 (nr. 4415063).

In oktober 2016 heeft Swatch drie verzoeken tot vervallenverklaring van de genoemde merken ingediend.  

De twee partijen vechten om verschillende gebieden (Portugal, Tsjechië, Israël, Albanië, Moldavië, Zwitserland, IJsland, Roemenië), waarbij Swatch gebruik maakt van de reclamecampagne "Tick Different".

Merkrechten: Vaststelling van normaal gebruik

In zijn verweer heeft Apple verschillende bewijzen van gebruik ingediend, zoals:

• Een getuigenverklaring van haar General Counsel met een uiteenzetting van de voorgeschiedenis, de details van de lancering van de reclamecampagne, de voor de campagne ontvangen prijzen, de reclame-uitgaven, de verkoopcijfers van 1994 tot 2016. Deze verklaring ging vergezeld van ongedateerde foto's, etiketten op de verpakking van een IMAC
•  Een artikel van de website www.macrumors.com evenals diverse tijdschriftartikelen: Forbes 2012 2015, Telegraph (2012), Time (2015) met betrekking tot Apple
•  Diverse artikelen van 1998 tot 2011 over de marketingcampagne zelf (Wall street journal, Forbes, Advertising Age)
• Awards, foto's uit het boek THINK DIFFERENT uit 1998
• Andere talrijke artikelen gepubliceerd tussen 1997 en 2016 over de reclamecampagne, parodieën, de Broadway musical NERDS.
• Gedateerde jaarverslagen (2009 2010 2013 2015

In augustus 2018 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de 3 merken vervallen verklaard, en het door APPLE ingestelde beroep is in tweede aanleg verworpen. Apple waagde daarom opnieuw een poging bij het EU-Hof. Maar zonder succes.

De uitspraak van het Europese Hof: De kwestie van het bewijs

Het Hof verwerpt immers eerst het bewijs dat voor het eerst voor hem is aangevoerd, aangezien zijn rol erin bestaat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep te toetsen, en niet om nieuwe elementen te onderzoeken, zelfs indien deze worden aangevoerd met het oog op een nieuw onderzoek van de omstandigheden van de zaak (vgl. arrest van 27 februari 2018, GRABERG/EUIPO).

Vervolgens onderzoekt zij het verstrekte bewijsmateriaal opnieuw om zich ervan te vergewissen dat het correct is beoordeeld voor de periode waarop de intrekking betrekking heeft (cf. vijf jaar voorafgaand aan het verzoek om intrekking, d.w.z. van 14 oktober 2011 tot en met 13 oktober 2016).

De uitspraak van het Europese Hof: Beoordeling van het normaal gebruik

Hij herinnert eraan dat deze beoordeling van het daadwerkelijke gebruik moet plaatsvinden op basis van een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren van het geval. Het moet op concrete en objectieve wijze worden aangetoond.

Wat het aandachtsniveau van het betrokken publiek en de verstrekte foto's/etiketten betreft: hoewel wordt erkend dat het aandachtsniveau van de consumenten die met dit soort producten te maken hebben hoog is, werd het merk op de hier verstrekte etiketten slechts op één plaats afgebeeld, op een onbeduidende ruimte op de verpakking naast de streepjescode en na ellenlange technische specificaties. Maar zelfs dit type consument onderzoekt de verpakking niet in detail. Deze elementen konden geen ernstig nut bewijzen wegens hun omvang en ligging. Daarom heeft het Gerecht van Eerste Aanleg dit niet als merkgebruik aangemerkt.

Wat de verkoopcijfers van computers in de EU betreft: de verklaring van de juridisch directeur van Apple, die geen onafhankelijk persoon is, wordt logischerwijze als minder betrouwbaar beschouwd dan die van een derde of onafhankelijke persoon. Deze verklaring alleen is derhalve niet voldoende en moet worden gestaafd door ander bewijsmateriaal, hetgeen hier niet het geval is, aangezien de aangekondigde verkoopcijfers alleen informatie bevatten over de wereldwijde nettoverkoop van IMAC-computers zonder een uitsplitsing voor de EU.

Gebruik in combinatie met een ander MACINTOSH- of MAC-merk: hoewel dit soort gecombineerd gebruik in theorie kan worden aanvaard, wordt dit geval per geval beoordeeld, en op voorwaarde dat het gecombineerde merk nog steeds wordt opgevat als een aanduiding van de herkomst van het product. Hier verscheen THINK DIFFERENT in een kleiner formaat dan Macintosh in hetzelfde formaat.

Over de persartikelen waarin melding wordt gemaakt van het succes van de reclamecampagne ten tijde van de lancering ervan: deze elementen dateren van meer dan 10 jaar vóór de periode die in aanmerking moet worden genomen. Zij zijn dus ook niet voldoende.

Conclusie: "Men kan niet zijn en geweest zijn" (Nicolas de Chamfort).  De bekendheid van het verleden kan een merk dat niet meer wordt gebruikt, niet meer te hulp schieten. Het is aan elke merkhouder om het te exploiteren, maar ook om mettertijd, op regelmatige wijze, voldoende en aanvaardbare bewijzen van dit gebruik te vormen.

08/06/2022, Gevallen T-26/21 tot T-28/21, Apple /EUIPO - Swatch (THINK DIFFERENT). Lees het besluit hier.

Voor meer informatie over dit onderwerp in de context van jouw merkstrategie kan je contact opnemen met jouw gebruikelijke Novagraaf Cpnsultant of neem hieronder contact met ons op.

Carole Roger, merken- en modellengemachtigde, Novagraaf Frankrijk