Duitse rechter verrast door Ferrari's niet-geregistreerde model

In een persbericht uit 2014 presenteerde luxe-autofabrikant Ferrari voor het eerst haar nieuwe sportwagen FXX K aan het publiek. De strijd van Ferrari om een niet-geregistreerd modelrecht op basis van die bekendmaking af te dwingen, heeft haar via de Duitse rechter naar het HvJEU geleid, zoals Justine Salzenstein uitlegt.

Het persbericht waarmee Ferrari's nieuwe sportwagen FXX K werd gelanceerd, bevatte twee foto's waarop onder meer een vooraanzicht van het voertuig te zien was (foto rechtsonder). Deze bestond uit een motorkap in V-vorm en een bumper met een tweelaagse voorspoiler, die volgens de specifieke "gelaatstrekken" van het voertuig bepalen en ook zouden doen denken aan een vliegtuig of een Formule 1-auto.

Ontstaan van het geschil

Het Duitse bedrijf Mansory Design, dat gespecialiseerd is in het aanpassen van high-end auto's, produceert en verkoopt zogenoemde 'tuning kits' die bedoeld zijn om het uiterlijk van de Ferrari 488 GTB aan te passen.

In maart 2016 presenteerde Mansory Design op de Internationale Autosalon van Genève een voertuig dat een transformatie had ondergaan om het dichter bij dat van de nieuwe FXX K te brengen, onder de naam 'Mansory Siracusa 4XX' (foto linksonder).

Ferrari was van mening dat de verhandeling door Mansory Design van deze "tuning kits" een inbreuk vormde op haar rechten uit hoofde van een of meer van haar niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen, betreffende het voorste gedeelte van haar nieuwe model (FXX K). 

Vaststelling van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht

Voor het Landgericht Düsseldorf stelde Ferrari dat haar recht op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel met betrekking tot het voorste gedeelte is ontstaan bij de publicatie van het persbericht op 2 december 2014.

Niet alleen werd dit in eerste aanleg afgewezen, maar ook het hoger beroep dat Ferrari instelde werd door het Oberlandesgericht Düsseldorf afgewezen op grond van het feit dat het geclaimde gemeenschapsmodel (met betrekking tot het betwiste Ferrari FXX K auto-onderdeel) niet bestond omdat Ferrari niet had aangetoond dat aan het minimumvereiste van een zekere autonomie en volledigheid van vorm was voldaan. 

Ferrari stelde daarop een herzieningsberoep in bij het Bundesgerichtshof (Duitse Federale gerechtshof), dat oordeelde dat de uitkomst van het beroep afhing van de uitlegging van de modelverordening nr. 6/2002. Het ging erom te bepalen onder welke voorwaarden het uiterlijk van een onderdeel van een voortbrengsel (het onderdeel waarop Ferrari aanspraak maakte voor een onderdeel van het model FXX K) volgens deze verordening als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel kan worden beschermd.

De Duitse rechter legt het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) twee vragen voor: 

• Kan de openbaarmaking/openbaarmaking van de afbeelding van een voortbrengsel in zijn geheel aanleiding geven tot bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor onafhankelijk van elkaar genomen onderdelen van dat voortbrengsel?
• Zo ja, moet het uiterlijk van een deel van het voortbrengsel, om voor bescherming als gemeenschapsmodel in aanmerking te komen, een "zekere volledigheid" vertonen en "een zekere autonomie" bezitten ten opzichte van het algemene uiterlijk van het voortbrengsel?

Kan een afbeelding een niet-ingeschreven modelrecht vestigen?

In zijn arrest van 28 oktober 2021 heeft het HvJEU geoordeeld dat een deel van het voortbrengsel slechts als niet-ingeschreven model kan worden beschermd wanneer dat deel niet afzonderlijk aan het publiek wordt bekendgemaakt, maar als deel van het voortbrengsel kan worden bekendgemaakt indien het duidelijk identificeerbaar is.

Wat de tweede vraag betreft, heeft het Hof geoordeeld dat, afgezien van het feit dat het deel van het voortbrengsel moet voldoen aan de in verordening nr. 6/2002 gestelde voorwaarden voor bescherming, namelijk dat het moet worden bepaald door kenmerken zoals lijnen, omtrek, kleuren, vormen en textuur, er geen bijkomende specifieke kenmerken zijn die moeten worden toegepast om een deel van dat voortbrengsel te beschermen.  

Aangezien de zaak is terugverwezen naar de Duitse rechter, zal deze nu de eindbeslissing nemen.

Justine Salzenstein is een merken- en modellengemachtigde bij Novagraaf in Frankrijk.