Gewoon niet doen

Nike wint een oppositie tegen de merkaanvraag JUST BELIEVE IT van John Muntean op basis van haar merk JUST DO IT. Een mooi voorbeeld van een zaak waarin de bekendheid van het merk bijdraagt aan het behaalde resultaat, aldus Theo Visser.

JUST BELIEVE IT

John Muntean heeft in november 2018 een aanvraag ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) voor het woordmerk en woord/beeldmerk JUST BELIEVE IT voor zakelijke adviesdiensten om bedrijven, organisaties en particulieren te helpen bij de planning, het beheer en de uitvoering van fondsenwervingsactiviteiten via de verkoop van nieuwe en gerecycleerde producten (kleding, pennen, stickers, huisraad en andere fondsenwervingsartikelen).

In wezen is de aanvrager van plan om JUST BELIEVE IT te gebruiken voor de verkoop van merkartikelen aan bedrijven, organisaties en personen die de producten vervolgens zullen verkopen als onderdeel van hun inspanningen op het gebied van liefdadigheidsfondsenwerving.

JUST DO IT

Nike beschikt al sinds de jaren tachtig over merkregistraties voor kleding en schoenen. Bill Bowerman en Phil Knight richtten het bedrijf in 1964 onder de naam Blue Ribbon Sports (BRS) op, voerden het merk Nike vanaf 1972 en veranderden in 1978 de naam van het bedrijf in Nike, Inc. naar de Griekse godin van de overwinning Nikè.

Nike heeft wereldwijd veel registraties van het merk JUST DO IT, voor een grote diversiteit aan producten en diensten maar vooral kleding, schoenen, brillen en sportartikelen, alsmede retailservices. Het merk wordt al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gebruikt. JUST DO IT groeide uit tot één van de top 10 slogans van de 20e eeuw.

Oppositie

Tegen de aanvraag van het merk JUST BELIEVE IT werd door Nike oppositie ingediend op basis van een sterke overeenstemming met haar beroemde merk JUST DO IT.  De kans op verwarring bij de consument lijkt Nike erg groot.

Beroemd merk

Beroemde merken genieten een grote mate van rechtsbescherming. De bekendheid van een merk kan indirect worden gemeten aan de hand van onder meer de omvang van de verkoop en reclame-uitgaven van de onder het merk verkochte producten en geleverde diensten, marktaandeel, merkbekendheid, licentieactiviteiten en door de lange periode van gebruik, en de hoeveelheid diverse producten en diensten die het merk dragen.

Beoordeling

Volgens de Board of Appeal van het Amerikaanse merkenbureau is het merk van Nike, JUST DO IT, niet alleen beroemd. Er is ook een grote kans op verwarring en derhalve heeft JUST DO IT recht op het hoogste niveau van bescherming tegen deze verwarring.

Muntean stelde dat de producten en diensten van de partijen niet overeenstemmen. Hij biedt bedrijfsadviesdiensten aan op het gebied van fondsenwerving voor derden. Het merk van Nike is stevig gebaseerd op consumentenproducten, namelijk sneakers en kleding.  Dit argument is voor de Board of Appeal niet overtuigend. De vraag is niet of de producten en diensten hetzelfde zijn, het is de vraag of de producten en diensten die op de markt worden gebracht bij de consument het idee kunnen geven dat zij uit dezelfde bron komen.

Muntean verweerde zich ook met het feit dat er nog dertien andere registraties zijn die beginnen met JUST en eindigen op IT, maar de Board gaat daar niet in mee omdat er al zes van die dertien merken zijn vervallen en derhalve niet nader hoeven te worden beschouwd.

Verder betoogde Muntean dat het tweede woord in zijn merk BELIEVE is en dat van Nike DO, en dat deze woorden totaal verschillend zijn: DO bestaat uit één lettergreep en BELIEVE uit twee. Bovendien hebben BELIEVE en DO twee volledig verschillende connotaties, en hebben de woorden een andere uitstraling.

De Board of Appeal is het ook daarmee oneens. Zij vindt dat de merken overeenkomen in hun algemene connotatie en commerciële uitstraling. De beide merken JUST DO IT en JUST BELIEVE IT bestaan elk uit drie woorden, te beginnen met JUST en eindigend met IT. Zij bestaan uit slechts drie, respectievelijk vier lettergrepen. Ze hebben allebei de vorm van een dwingend commando. Uiteraard zijn DO en BELIEVE verschillende woorden met verschillende betekenissen, maar actie en geloof zijn verstrengelde concepten, met name in de sport en religie.

De Board komt tot de conclusie dat er grote mate van overeenstemming en kans op verwarring en verwatering is en dat de oppositie moet wordt toegewezen. Al met al een goed voorbeeld van een zaak waarin de bekendheid van het merk bijdraagt aan het behaalde resultaat.