GRUYÈRE geen merk in de Verenigde Staten

De rechtbank van het Eastern District of Virginia heeft geoordeeld dat GRUYÈRE  geen merk kan zijn in de Verenigde Staten voor kaas omdat het wordt gezien als een soortnaam voor een bepaalde soort kaas. Theo Visser laat zijn licht op de zaak schijnen.

Geschil

Tussen Europese en Amerikaanse kaasmakers bestaat een geschil over de vraag of de term GRUYERE als geografische oorsprongbenaming bescherming moet krijgen, zodat de term alleen mag worden gebruikt om kazen te identificeren die in bepaalde delen van Zwitserland en Frankrijk worden geproduceerd, dan wel dat de term GRUYERE door kopers van kaas in de Verenigde Staten wordt opgevat als een soortnaam in die zin dat het verwijst naar een type kaas zonder rekening te houden met de regio waar die kaas wordt geproduceerd. 

Interprofession du Gruyère SWITZERLAND en Syndicat Interprofessionnel du Gruyère FRANCE hebben een aanvraag ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) om de term GRUYERE als keurmerk in te schrijven. Tegen de aanvrage werd door diverse Amerikaanse kaasproducenten oppositie ingediend

De opposanten betoogden dat de term GRUYERE een soortnaam is. De zaak is behandeld door de oppositieafdeling van het Amerikaanse merkenbureau, dat bevestigde dat de term GRUYERE een soortnaam is voor een kaassoort, zonder rekening te houden met de geografische herkomst van de kaas en de oppositie tegen het merk werd toegewezen. 

Vervolgens, werd door de indieners van het merk een civiele vordering ingesteld tegen de beslissing bij de rechtbank in Virginia. 

GRUYÈRE

GRUYÈRE kaas wordt al sinds 1115 in Zwitserland gemaakt. De naam is afgeleid van het district Gruyère in het kanton Freiburg/Fribourg waar de kaas voor het eerst werd gemaakt. Ook in Frankrijk wordt al honderden jaren Gruyèrekaas gemaakt. Jaarlijks worden miljoenen kilo’s kaas uit Zwitserland in de Verenigde Staten ingevoerd en in de periode 2013-2017 werd zo'n 14.000 pond uit Frankrijk ingevoerd. De Zwitserse regering en de E.U. hebben de term GRUYÈRE erkend als een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en de Franse regering heeft de term goedgekeurd als een "beschermde geografische aanduiding" (BGA). De gezamenlijke aanvragers voeren de certificeringsregels uit voor de productie van Gruyèrekaas in respectievelijk Zwitserland en Frankrijk.    

Soortnaam of merk

Of een voorgesteld merk een soortnaam is, hangt af van de feitelijke omstandigheden. De rechter die de kwestie heeft behandeld heeft geoordeeld dat een betwisting van de soortgelijkheid van een term kan worden beslecht in kort geding wanneer het bewijs van de soortgelijkheid zo eenzijdig is dat er geen echte feitenkwestie zou bestaan. De centrale vraag in deze zaak is of de term GRUYERE-generiek is geworden voor een bepaalde kaassoort en niet langer wordt gezien als een verwijzing naar kaas die uitsluitend afkomstig is uit de Gruyère-regio in Zwitserland en Frankrijk.

Een term die vroeger geen soortnaam was en de kwaliteit of oorsprong van een product weergaf, kan na verloop van tijd een soortnaam worden. Dit proces treedt op wanneer een merk in de geest van het publiek niet langer de specifieke bron van een product of dienst identificeert, maar veeleer een klasse van producten of diensten, ongeacht de bron. Door de invoer, de productie en de verkoop van kaas met de benaming GRUYERE die buiten het Gruyère-gebied in Zwitserland en Frankrijk wordt geproduceerd, is de betekenis van die term uitgehold en is hij een soortnaam geworden. De term GRUYERE identificeert "bij het publiek niet langer de specifieke herkomst van" een bepaalde kaas "maar identificeert veeleer een klasse van producten of diensten, ongeacht de herkomst

Oordeel

Het dossier bevatte drie soorten bewijs: (1) bestaande Amerikaanse regelgeving die het gebruik van de term GRUYERE op kaas ongeacht de oorsprong ervan toestaat; (2) commerciële en overheidsgegevens die de wijdverspreide verkoop en import van GRUYERE kaas, geproduceerd buiten de Gruyère regio van Zwitserland en Frankrijk, aantonen; en (3) bewijs dat de term GRUYERE algemeen gebruikt wordt in woordenboeken, media communicatie, en evenementen en materiaal van de kaasindustrie om naar een type kaas te verwijzen zonder rekening te houden met de plaats waar de kaas geproduceerd is.

De rechtbank achtte het bewijs overtuigend dat, alhoewel de term GRUYERE ooit wellicht werd opgevat als een aanduiding van een gebied waar kaas werd geproduceerd, uit het feitenmateriaal overduidelijk blijkt dat de term GRUYERE mettertijd, een soortnaam is geworden voor kopers van kaas in de Verenigde Staten. 

Door de invoer, de productie en de verkoop van kaas met de benaming GRUYERE die buiten het Gruyère-gebied in Zwitserland en Frankrijk wordt geproduceerd, is de betekenis van die term uitgehold en is Gruyère een soortnaam geworden. De term GRUYERE identificeert "bij het publiek niet langer de specifieke herkomst van" een bepaalde kaas "maar identificeert veeleer een klasse van producten of diensten, ongeacht de herkomst.

De rechtbank bevestigde daarmee de uitspraak van de oppositieafdeling van het USPTO.

Voorkom als merkhouder dat uw merk een soortnaam wordt. Gebruik uw merk consequent als herkomstaanduiding en niet op een manier die als generieke aanduiding kan worden gezien. Treedt op tegen inbreuk. Novagraaf beschikt over efficiënte middelen om inbreuk te detecteren. Naast de bewakingservice die de jongere aanvrage van overeenstemmende merken signaleert is online brand protection een zeer geschikte aanvulling om inbreuk op te sporen en kosten efficiënt te bestrijden. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw consultant of via onderstaande link.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.