Handhaving van IE: Merknamen als 'zwaard' of 'schild'?

Een veel voorkomende misvatting is dat merkregistraties slechts een juridisch hulpmiddel zijn om anderen te beletten identieke of overeenstemmende  merken  te gebruiken. Merkregistraties kunnen als commercieel instrument in de omgang met partners en als een juridisch instrument in de omgang met niet-verbonden anderen als 'zwaard' of 'schild' fungeren. Deze verschillende functies moet je in gedachten houden wanneer je beslist over IE-handhaving en beschermingsstrategie, zegt Laura Morrish.

IE-rechten kunnen gebruikt worden als zwaard om rechten af te dwingen tegen derden, waardoor rechthebbenden aanspraak kunnen maken op hun investeringen en innovaties.

Het registreren van IE biedt eigenaren, waar mogelijk, opties en geeft hen de keuze of en hoe ze hun IE willen gebruiken. Laten we eens kijken naar de verschillende functies van IE en hoe die je bedrijf ten goede kunnen komen.

IE als 'zwaard'

Als 'zwaard' kan intellectueel eigendom worden gebruikt om derden, waaronder concurrenten aan te vallen, die jouw intellectuele eigendom proberen te exploiteren op een manier die al dan niet opzettelijk jouw rechten schendt, waardoor je schade lijdt.

Sommige eigenaren van intellectuele eigendom hanteren een strikte aanpak om hun rechten af te dwingen. Het doel van een strikte aanpak is vaak om verwatering van het merk te voorkomen en de waarde ervan te verhogen.

Voor een strikte aanpak kunnen merkeigenaren overwegen om merkbescherming te vragen voor een zo breed mogelijk scala aan goederen of diensten, zodat een brede handhaving mogelijk is binnen periode waarin een merk gebruiksplichtig is. De in wetgeving bepaalde gebruiksverplichting houdt in dat wanneer de houder van een merkregistratie zijn merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar (of drie jaar in sommige rechtsgebieden) zijn merk niet heeft gebruik hij in beginsel geen rechten meer kan ontlenen aan zijn registratie die dan voor doorhaling vatbaar is. IE-eigenaren zullen daarbij rekening moeten houden met de eis van een bonafide intentie om het merk te gebruiken, maar door dit te doen, verzekeren eigenaren zich van tijd om de reputatie van hun merk te vestigen, wat op zijn beurt ook een bredere IE-handhaving mogelijk maakt.

Als je bijvoorbeeld het merk gebruikt voor 'gin', kun je het merk registreren voor de brede term 'alcoholische dranken'. Als  vervolgens met het merk een reputatie is opgebouwd voor gin, kan de IE-eigenaar ook profiteren van een bredere bescherming en optreden tegen het gebruik van een overeenstemmend merk voor ongelijksoortige waren. Met andere woorden, het gebruik van de aanvankelijk ruime beschermingsomvang als "zwaard" in de overgangsperiode van vijf jaar kan helpen voorkomen dat de rechten verwateren, zelfs als het gebruik uiteindelijk beperkt blijft tot één specifieke categorie goederen of diensten 

IE als 'schild'

In sommige scenario's kan het registreren van een merk  een defensieve zet zijn. Wanneer een markt bijvoorbeeld overspoeld wordt door het gebruik van een beschrijvend merk, kan het bezit van een registratie van de beschrijvende benaming in gestileerde vorm een basis vormen om de uitvoeringswijze van het merk te beschermen. Hoewel de omvang van de bescherming van het merk beperkt is, en het moeilijk zou kunnen zijn het merk te handhaven tegen derden die dezelfde beschrijvende term gebruiken, zou het bezit van een registratie de eigenaar een basis geven om in bepaalde gevallen toch op te kunnen treden. Het is ook een nuttig instrument om de wereld te laten weten dat je de specifieke uitvoeringswijze van de beschrijvende term als merk gebruikt.

Wanneer merken als "schild" worden gebruikt, moeten eigenaars van IE-rechten rekening houden met de beperking bij handhaving, en moeten verwachtingen worden gemanaged rond de reikwijdte van de rechten die voortvloeien uit de registratie. Het enkele bezit van een merkregistratie voor een specifieke uitvoeringswijze van een beschrijvend merk garandeert geen monopolie op alle elementen van het merk, en wanneer beschrijvende merken in gestileerde vorm als "schild" worden beschermd, zal de toekomstige handhaving van IE tegen gebruik door derden waarschijnlijk beperkt zijn.

IE-rechten kunnen ook de rol van 'olijftak' spelen en worden gebruikt als onderhandelingsinstrument bij grotere commerciële conflicten. Het in licentie geven van een IE-recht tussen partijen kan in sommige gevallen een oplossing bieden voor een geschil.

Merkenstrategie

Het registreren van een merk is een goede manier om derden ervan te weerhouden hetzelfde of een overeenstemmend merk te gebruiken waarbij, zoals we hebben gezien, merkregistraties nuttig zijn als 'zwaard' of 'schild'. Niet elk merk rechtvaardigt echter de kosten van registratie. Het is belangrijk een juridische en commerciële analyse uit te voeren om vast te stellen of bescherming de moeite waard is, waarbij ook een plan dient te worden opgesteld hoe de registratie gebruikt zou kunnen worden. Onderdeel van deze beoordeling is ook het uitvoeren van onderzoeken naar de beschikbaarheid van merken. 

Naast het controleren of het gebruik van een voorgestelde merknaam geen inbreuk maakt op oudere rechten, is het van belang om te laten beoordelen of het nodig of zelfs mogelijk is om een merknaam te registreren. In sommige gevallen kunnen de resultaten van een onderzoek aanleiding zijn voor de conclusie dat het weliswaar mogelijk is een merknaam te registreren, maar dat de waarde daarvan zo beperkt is dat het vanuit commercieel oogpunt niet gerechtvaardigd is.

Bij de beoordeling van de merkenstrategie moet rekening worden gehouden met een aantal factoren, waaronder de aard van de markt, het product of de dienst, de aard van het merk en de elementen die voor bescherming in aanmerking komen, de levensduur van het merk en eventuele plannen om het merk in licentie te geven.

Een merkregistratie kan de functie als 'zwaard' of 'schild' hebben. Daarbij is het belangrijk om te begrijpen welke mogelijkheden de registratie de IE-eigenaar biedt. Proberen een registratie af te dwingen die bedoeld is als 'schild', kan de eigenaar kwetsbaar maken voor tegenaanvallen en uiteindelijk in een positie brengen waarin het 'schild' verloren gaat.

IE-rechten, of ze nu als juridisch of commercieel instrument of als zwaard of schild worden gebruikt, kunnen aanzienlijke waarde hebben en zijn een belangrijk mechanisme om investeringen en innovatie voor bedrijven te beschermen.

Voor meer informatie over bescherming van en advies over de handhaving van die rechten neem je contact op met je Novagraaf-consultant of via onderstaande button.

Laura Morrish is IE-consultant bij Novagraaf in het Verenigd Koninkrijk