Het merkenrecht in de wereld van horloges

Binnen de rijke geschiedenis van de horloge-industrie, hebben intellectuele eigendomsrechten een cruciale rol gespeeld. Octrooien hebben in de loop der jaren een sleutelrol gespeeld bij de bescherming van innovaties, zoals de tourbillon of het automatische uurwerk. Ook het merkenrecht is zeer belangrijk gebleken bij de bescherming tegen namaak en andere vormen van merkinbreuk. Michaël Sumer licht enkele interessante en merk gerelateerde casuïstiek binnen de wereld van horloges toe. 

Het oudste nog geregistreerde merk

Volgens WIPO, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, beschikt de Zwitserse horlogefabrikant Longines over het oudste, nog geldige merk dat bij WIPO staat ingeschreven. Het woordmerk LONGINES werd in 1880 in Zwitserland als merk geregistreerd. Het merk werd internationaal geregistreerd via WIPO in 1893. Het beeldmerk volgde in 1889. Sindsdien is het iconische beeldmerk, dat bestaat uit een gevleugelde zandloper, altijd in gebruik geweest en in de loop der tijd wat gemoderniseerd.

Het bedrijf Longines werd in 1832 opgericht en de horloges werden al gauw voorzien van het beeldmerk en een serienummer. Naarmate de horloges populairder werden, kreeg Longines ook te maken met namaak. Om op te kunnen treden tegen merkinbreuk, werden zowel de naam LONGINES als het logo als merk ingeschreven. De inschrijving gaf Longines het exclusieve recht om het woordmerk en het logo te gebruiken voor (zak)horloges. Longines zag al heel vroeg in dat het registeren van een merk belangrijk is om je rechten te beschermen en om daarmee een wapen te hebben tegen namaakproducten. 

(Nep) Rolex

Eén van de meest bekende horlogemerken ter wereld is Rolex. Mede vanwege die bekendheid heeft Rolex ook erg veel last van namaak. In 2010 bestelde een inwoner uit Denemarken een horloge via een Chinese internetsite, dat werd beschreven als zijnde van het merk Rolex. Het pakket werd tijdens een controle bij de douane onderschept met het vermoeden dat er sprake was van merkinbreuk. Rolex stelde vast dat het inderdaad om een namaakproduct ging en verzocht de douane om het horloge te vernietigen. Producten waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, kunnen worden vernietigd conform de douanewetgeving. Door ook uw merk aan te melden bij de douane, draagt u bij aan de actieve opsporing van namaakproducten, 

De Deense koper van het horloge verzette zich tegen de vernietiging met het argument dat hij het horloge op een legale manier had aangeschaft en dat hij geen inbreuk had gemaakt op de merkrechten van Rolex. Een rechtszaak volgde waar uiteindelijk het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) zich over moest buigen.

De Deen stelde dat hij het horloge voor persoonlijk gebruik had gekocht en zich daarom niet schuldig maakte aan merkinbreuk. Nu hij zich niet schuldig had gemaakt aan merkinbreuk, mocht het horloge volgens hem niet vernietigd worden. Vernietiging van de nep Rolex was immers alleen mogelijk als er wél sprake was van merkinbreuk. De vraag die centraal stond was dan ook of de Chinese website, als verkopende partij, naar Deens recht inbreuk maakte op de merkrechten van Rolex. 

Het HvJ oordeelde dat imitatieproducten afkomstig uit een derde land, inbreuk kunnen maken op een merkrecht dat geldig is in de Europese Unie. Wel moet bewezen worden dat die producten bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld. Aangezien vaststond dat de namaak Rolex voor de Deen bedoeld was en Rolex haar merk in Denemarken had beschermd, maakte de Chinese website inbreuk op de Deense merkrechten van Rolex. Omdat merkinbreuk werd bewezen, kon Rolex het namaakhorloge daarom toch laten vernietigen.

Vormmerken en Omega

Een bekend horlogemerk dat niet altijd succesvol is op merkengebied is Omega. In het jaar 1999 diende Omega SA bij het EUIPO twee aanvragen in om de vorm van hun polshorloge en de rand van de wijzerplaat (ook wel bezel genoemd) als merk te beschermen. De aanvragen werden beide geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen.

 De twee afgewezen vormmerken

Vormen kunnen via het merkrecht worden beschermd, maar om ingeschreven te worden moet de vorm  wel significant afwijken van wat gangbaar is in de markt. Consumenten zien de vorm van een product namelijk niet snel als merk. Het EUIPO was van mening dat de beide vormen zijn samengesteld uit een banale en gebruikelijke vorm van een polshorloge en wijzerplaat. Deze elementen zijn gangbare karakteristieken die bij veel horloges voorkomen, aldus het EUIPO. 

De vorm van het horloge en de rand van de wijzerplaat week daarmee volgens EUIPO niet significant af van andere polshorlogevormen. De gemiddelde consument zou de vorm daarom niet opvatten als een merk. 

Het modellenrecht biedt in sommige gevallen een uitkomst, wanneer een vorm nieuw is en een eigen karakter heeft. Deze twee specifieke vormen van de Omega horloges waren al jaren op de markt en daarom niet meer nieuw. Daardoor was het voor Omega ook niet meer mogelijk om een geldig modelrecht op de vormgeving te verkrijgen.

Hamilton vs. Hamilton

Horloges zijn ook geliefde producten als het gaat om merchandise. Formule 1 coureur Lewis Hamilton startte in 2017 een nietigheidsprocedure tegen het horlogemerk HAMILTON, dat eerder werd geregistreerd door de Zwitserse fabrikant Hamilton International  AG. 

Volgens de bekende coureur vroeg Hamilton International het merk HAMILTON in de Europese Unie te kwader trouw aan voor horloges in klasse 14. HAMILTON is een bekend Zwitsers horlogemerk en de merkhouder had eerder oppositie ingesteld tegen de aanvrage van het merk LEWIS HAMILTON, voor onder meer horloges in klasse 14. De nietigheidsprocedure was in feite een tegenactie die Lewis Hamilton was gestart, vanwege de ingestelde oppositie tegen zijn eigen merk.

Als een merkhouder nooit de intentie heeft gehad om het aangevraagde merk te gebruiken, maar de bedoeling heeft om een ander te weerhouden het merk te kunnen gebruiken, is dat aan te merken als depot te kwader trouw. De bewijslast voor kwader trouw is hoog en het is aan de eisende partij (in dit geval Lewis Hamilton) om kwader trouw aan de zijde van Hamilton International te bewijzen. Daartoe was Lewis Hamilton uiteindelijk niet in staat, zodat het verzoek tot nietigheid werd afgewezen. 

Lewis Hamilton liet het hier echter niet bij zitten en ging in hoger beroep tegen de beslissing van het EUIPO. Ook in hoger beroep was hij niet succesvol. In het beroepschrift erkende Lewis Hamilton namelijk ook nog eens dat Hamilton International al sinds 1892 horloges verkocht onder het merk HAMILTON, vele jaren vóór de geboorte van Lewis Hamilton. Daar kwam ook bij dat het aangevallen merk louter bestond uit het enkele woord HAMILTON en niet uit de woorden LEWIS HAMILTON. Volgens de beroepsafdeling van het EUIPO is dit een gangbare achternaam in Engelstalige landen. Het EUIPO vervolgde dat een persoon geen ‘natuurlijk recht’ heeft om zijn of haar naam als merk te laten registreren, wanneer dat inbreuk zou maken op de rechten van een ander.

Ook in hoger beroep werd kwader trouw door Hamilton International niet aangenomen. De kwestie bevestigde juist dat zij het merk al sinds 1892 significant in de markt gebruikte voor horloges.

Swiss Made

Bovengenoemde voorbeelden hebben allen betrekking op Zwitserse horloges. Zwitserland staat al eeuwenland bekend als voorloper als het gaat om kwalitatieve horloges en uurwerken. Om die reden besloot de Zwitserse regering in 1971 om hun kwaliteitsproducten met het Swiss Made label te beschermen tegen concurrentie. Aan het gebruik hiervan zijn strikte regels verbonden. Zwitserse merkenwetgeving bepaalt dat horloges de aanduiding Swiss Made alleen mogen voeren als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Het horloge heeft een Zwitsers uurwerk;
• Het uurwerk is in Zwitserland in de horlogekast bevestigd;
• Het uurwerk is volgens de verplichte technische Zwitserse controles gecontroleerd; 
• De eindcontrole van het horloge is in Zwitserland uitgevoerd;
• Het horloge is in Zwitserland samengesteld; 
• Minstens 60% van de totale waarde van het horloge is in Zwitserland geproduceerd. 

Het Swiss Made label mag op basis van de voorwaarden niet gebruikt worden wanneer onderdelen weliswaar uit Zwitserland komen, maar het horloge zelf in China wordt gemaakt.

Bovenstaande voorbeelden laten allemaal zien hoe belangrijk het is om al in een vroeg stadium een merk te registreren. Het laat tevens zien dat het verstandig is om bij een bepaalde vormgeving op tijd de juiste beschermingsmogelijkheden te laten onderzoeken. Ook laat het zien dat het handhaven van rechten werk is voor specialisten. Laat je in dergelijke situaties goed adviseren door een van onze experts.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze specialisten of via de button hier beneden.

Michaël Sumer werkt als IE-Consultant bij Novagraaf in Amsterdam