Lehman Brothers leeft voort

Barclays verweert zich met succes tegen het whisky merk Lehman Brothers van Tiger Lily Ventures.

Nadat Lehman Brothers in 2008 het faillissement aanvroeg waardoor een wereldwijde recessie ontstond werden verschillende activiteiten en activa voor ongeveer 1,5 miljard dollar aan Barclays bank verkocht. Daarbij werden alle merken van LEHMAN BROTHERS en de bijbehorende goodwill aan Barclays overgedragen. Barclays liet uiteindelijk al deze merken vervallen. 

In 2013 diende Tiger Lily een aanvraag tot registratie in bij het Amerikaanse merkenbureau  voor het merk LEHMAN BROTHERS voor bier en gedistilleerde dranken. In oktober 2013 diende Barclays een aanvraag tot registratie in voor het merk LEHMAN BROTHERS voor verschillende financiële diensten. Vervolgens  diende Tiger Lily in juni 2014 een aanvraag in voor registratie van LEHMAN BROTHERS voor bardiensten en restaurantdiensten. Drie aanvragen voor hetzelfde merk, waarbij de aanvrage van Barclays duidelijk tot doel had de aanvragen van Tiger Lily te opponeren.

Oppositie tegen Tiger Lily

Barclays diende in november 2014 oppositie in tegen de aanvrage van Tiger Lily wegens verwarringsgevaar en Tiger Lily diende minder dan een week later een cross oppositie in tegen de aanvrage van Barclays met het argument dat het Barclays ontbrak aan een bona fide bedoeling om het merk in de markt te gebruiken. Het Amerikaanse merkenbureau behandelde de drie opposities in één procedure.

De twee opposities van Barclays tegen de aanvragen van Tiger Lily werden door het Amerikaanse merkenbureau toegewezen en die van Tiger Lily tegen Barclays afgewezen. Tegen deze uitspraak ging Tiger Lily in beroep bij het U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. (CAFC)

Bij de behandeling van het beroep was het CAFC het eens met de oppositiebeoordelaar dat Barclays het merk LEHMAN BROTHERS niet had opgegeven. Doorslaggevend is  dat het merk LEHMAN BROTHERS voortdurend is gebruikt in het kader van de liquidatie van ten minste één aan Lehman Brothers gelieerde onderneming aldus de rechtbank.  Het doet er volgens de rechtbank niet toe dat Lehman Brothers zal ophouden te bestaan zodra het faillissement is beëindigd. Het faillissement is nog niet beëindigd, en er is onduidelijkheid over het tijdstip waarop een dergelijke beëindiging kan worden verwacht, voegde de rechtbank eraan toe.

Bovendien is Barclays het merk blijven gebruiken via haar LEHMAN BROTHERS website. De CAFC erkende dat dit gebruik niet grootschalig  was, maar concludeerde dat dit niet uitmaakte. Volgens de wet is het voortgezette gebruik van het merk door Barclays, ook al is het beperkt, voldoende om te oordelen dat het merk niet is opgegeven.  

Verwarringsgevaar met de merken

Wat het verwarringsgevaar tussen de merken betreft, oordeelde het CAFC dat de grote bekendheid van het merk LEHMAN BROTHERS  meewoog in het voordeel van Barclays bij de vaststelling van verwarringsgevaar, ondanks de argumenten van Tiger Lily dat er geen sprake was van daadwerkelijke verwarring omdat zij sinds 2016 zonder problemen whiskyproducten verkoopt en er nooit van enige verwarring sprake is geweest.

De goederen en diensten in Tiger Lily's aanvragen zijn bier, sterke drank, bardiensten en restaurantdiensten. De diensten van Barclays zijn diverse financiële en investering gerelateerde diensten. Hoewel de goederen en diensten van de partijen duidelijk verschillend zijn, hoeven bij een bekend merk goederen en diensten niet identiek of zelfs concurrerend van aard zijn om te kunnen spreken van verwarringsgevaar . Klanten die in aanraking komen met Tiger Lily's goederen en diensten onder het bekende merk LEHMAN BROTHERS zouden waarschijnlijk ten onrechte aannemen dat Tiger Lily's producten op een of andere manier verbonden zijn met Barclays.

Conclusie  

Gelet op deze bevindingen heeft het CAFC de opposities van Barclays tegen Tiger Lily op grond van verwarringsgevaar toegewezen, maar die van Tiger Lily tegen Barclays afgewezen. De CAFC verwierp Tiger Lily's oppositie in zijn geheel. De argumenten van Tiger Lily vindt de CAFC niet overtuigend. Bijgevolg bevestigt de CAFC, om de uiteengezette redenen, de beslissing van de kamer van beroep met betrekking tot alle aspecten van Tiger Lily’s beroep. De CAFC oordeelde dat de merken van Lehman Brothers niet waren vervallen omdat Barclays de merken van de voormalige bankgigant was blijven gebruiken en omdat het faillissement van Lehman Brothers nog niet was beëindigd.  

Theo Visser