Locust Lane: kan een straatnaam een merk zijn?

In Canada speelde een kwestie tussen twee wijngaarden die aan dezelfde straat, Locust Lane, gevestigd zijn en die beide deze naam als merk gebruiken. Theo Visser geeft een toelichting op zowel de uitspraak van de rechter als het registreren van een geografische aanduiding als merk.

Straatnaam

Locust Lane is een straat in Beamsville, een plaatsje met 12.000 inwoners in de provincie Lincoln, en is gelegen aan de zuidoever van het Ontariomeer, midden in het Canadese wijngebied. Aan deze straat liggen de Hidden Bench Vineyards & Winery Inc (hierna Hidden Bench of HB) en de Locust Lane Estate Winery Corp (LLEW).

Hidden Bench bestaat sinds 2003 en verkoopt sedert 2005 wijn onder de naam Hidden Bench en gebruikt daarbij als submerk Locust Lane. Het bedrijf heeft in januari 2020 een aanvraag voor het woordmerk LOCUST LANE ingediend en in maart 2021 voor het merk HIDDEN BENCH LOCUST LANE.

In 2019 werd Locust Lane Estate Winery opgericht. Deze onderneming brengt onder de gelijknamige merknaam Locust Lane Estate Winery wijn op de markt. HB maakte hiertegen bezwaar en stuurde een sommatie, maar kreeg daarop geen respons en stapte vervolgens naar de rechter.

Hidden Bench stelde dat zij eigenaar is van het later gedeponeerde handelsmerk LOCUST LANE en dat het gebruik door LLEW van de term Locust Lane verwarring veroorzaakt met de herkomst van de producten, diensten en activiteiten van Hidden Bench.

Merk

De belangrijkste vragen die in deze zaak aan de orde kwamen, zijn: had Hidden Bench een geldig en afdwingbaar handelsmerk voor de “geografische” naam Locust Lane en heeft LLEW daarop inbreuk gemaakt? Heeft HB voorts goodwill opgebouwd met het merk, is er sprake van misleiding van het publiek waardoor verwarring kan ontstaan en heeft HB schade geleden?

HB moet bewijzen dat zij een geldig merkrecht heeft. LLEW betoogt dat dit niet het geval is. Naar haar mening is het merk een geografische aanduiding die niet gemonopoliseerd kan worden en ook stelt zij dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft gekregen door langjarig gebruik.

Onderscheidend vermogen

Op dit punt merkt het Hof op dat het onderscheidend vermogen vooral van belang is voor de vaststelling van de graad van bescherming die aan het merk kan worden verleend. Om een geldig merk te zijn, hoeft het enkel te worden gebruikt om producten en diensten te onderscheiden van die van anderen (wat ook inhoudt dat moet worden aangetoond dat het merk "wordt gebruikt" in verband met de producten en diensten). Op basis van deze definitie oordeelde het Hof dat het merk van Hidden Bench aan dit vereiste voldeed.

Geografische aanduiding

Het Hof oordeelt echter dat straatnamen duidelijk beschrijvend kunnen zijn voor een plaats van herkomst. In overeenstemming met recente beslissingen van de Federal Court en de Federal Court of Appeal, die de bescherming van geografische beschrijvende merken hebben beperkt, oordeelde het Hof dat het irrelevant is dat de gemiddelde consument zich niet bewust is van de geografische betekenis indien de producten en diensten inderdaad afkomstig zijn van die plaats. Op die basis oordeelde het Hof dat de merken LOCUST LANE duidelijk beschrijvend zijn en geen onderscheidend vermogen hebben.

Ten aanzien van de vraag of Hidden Bench heeft aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, merkt het Hof op dat uit het bewijsmateriaal weliswaar blijkt dat Hidden Bench het merk LOCUST LANE heeft gebruikt sinds 2005, maar dat de omzet in die periode ‘slechts’ $184.000 per jaar bedroeg. Het Hof is van oordeel dat dit volume Hidden Bench niet significant hielp bij het aantonen van het verkrijgen van onderscheidend vermogen van het merk.

Goodwill

Het Hof merkt op dat bij de beoordeling van goodwill, de context waarin het merk wordt gebruikt moet worden onderzocht. In dit verband blijkt uit het bewijsmateriaal dat het merk LOCUST LANE steeds werd gebruikt in samenhang met het meer prominente en onderscheidende merk HIDDEN BENCH. Bovendien werd het LOCUST LANE-merk op een relatief onopvallende wijze afgebeeld, aangezien het steeds in de onderste helft van het etiket werd weergegeven, in een zwart lettertype en omgeven door andere informatie.

Het Hof geeft verder aan dat het een zware bewijslast is voor een eiser om aan te tonen dat een beschrijvend woord een secundaire betekenis heeft gekregen. Na afweging van alle door Hidden Bench overgelegde bewijzen oordeelde het Hof dat deze onvoldoende waren. Bijgevolg kon Hidden Bench niet de verkregen goodwill aantonen die noodzakelijk is om een vordering tot misbruik van een merk te doen slagen. De zaak werd daarom afgewezen.

Deze uitspraak past in de lijn met uitspraken over de hoge eisen die gelden voor het registreren van een geografische aanduiding als merk. Indien u voornemens bent om een geografische aanduiding als merk te registreren, neem dan contact op met onze consultants. Zij adviseren u graag over de mogelijkheden en bespreken de beperkingen die gelden voor de registratie van geografische aanduidingen.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.