Modellenrecht en kwade trouw: geen grond voor nietigverklaring

Het Gerecht van de Europese Unie heeft recent een uitspraak gewezen over een modelregistratie voor een bepaald type scooter. Het betrof een nietigheidsprocedure waarin werd aangevoerd dat de modelaanvraag indertijd te kwader trouw is ingediend. Koen de Winder bespreekt de kwestie en het fenomeen kwade trouw in het modellenrecht.

Inleiding

Een modelregistratie beschermt het uiterlijk van en voortbrengsel of een deel daarvan. Een model komt voor bescherming in aanmerking wanneer het eigen karakter heeft en nieuw is. Dat betekent dat het model niet identiek mag zijn aan een bestaand model en het moet een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekken dan reeds bestaande modellen.

Modelregistraties kunnen nietig verklaard worden. De nietigverklaring heeft terugwerkende kracht tot aan het moment van inschrijving. Dat betekent dat de modelregistratie wordt geacht nooit bestaan te hebben. De Europese modellenverordening bevat een aantal gronden waarop nietigheid van een model gebaseerd kan worden.

Feiten

Multimox Holding B.V. (hierna: Multimox) heeft in 2006 een gemeenschapsmodel ingeschreven bij het Europese merkenbureau (EUIPO).

Asian Gear B.V. is een Nederlandse scooterproducent, die inmiddels is uitgegroeid tot een grote speler op de Nederlandse scootermarkt. In 2016 heeft Asian Gear het EUIPO verzocht de door Multimox ingeschreven gemeenschapsmodelregistratie te vernietigen. Zij baseerde haar verzoek op een eerder geregistreerd Chinees modelrecht. Uiteindelijk is doorgeprocedeerd tot het Gerecht van de Europese Unie, dat op 22 september 2021 uitspraak heeft gedaan over de zaak.

Kwade trouw in het modellenrecht

Voor het Gerecht betoogt Asian Gear dat de Kamer van Beroep van het EUIPO geen rekening heeft gehouden met de kwade trouw van Multimox bij behandeling van het verzoek tot nietigverklaring.

Het begrip ‘kwade trouw’ is een autonoom begrip in de Europese Unie. Dat betekent dat dit begrip eenvormig moet worden uitgelegd binnen de gehele Europese Unie. Desondanks is het begrip ‘kwade trouw’ niet in de wetgeving gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven. Doorgaans veronderstelt kwade trouw de aanwezigheid van een oneerlijke gemoedstoestand of intentie.

In de hierboven genoemde zaak oordeelde het Gerecht dat het irrelevant is of de houder van een model zijn aanvraag te kwader trouw zou hebben ingediend. Dit is geen nieuwe visie. In vaste rechtspraak is reeds geoordeeld dat het kwade trouw-argument irrelevant is, aangezien niet de vraag aan de orde is of een van de betrokken modellen van het andere is gekopieerd, maar of deze modellen dezelfde algemene indruk wekken. In het kader van het onderzoek naar toepasselijke nietigheidsgronden moet dan ook worden geoordeeld dat een uitspraak over het gedrag van de houder van het betwiste model niet belangrijk is. Bovendien volgt uit vaste rechtspraak dat kwade trouw niet als rechtsgrond in een nietigheidsprocedure kan worden aangevoerd.

Het Gerecht concludeert dat het eventuele bestaan van kwade trouw bij Multimox niet tot een andere uitkomst kan leiden. In deze zaak gaat het niet over de gedraging van een houder, maar om de nieuwheid van het betwiste model. Daarnaast wordt het begrip 'kwade trouw' niet genoemd als nietigheidsgrond in de Europese modellenverordening.

Het Gerecht kan daarom niets anders dan de vordering tot nietigverklaring afwijzen.

Kwade trouw in het merkenrecht

Merkenrechtelijk wordt anders aangekeken tegen het begrip 'kwade trouw'. In het merkenrecht is sprake van kwade trouw wanneer blijkt dat de houder van een merkregistratie de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding. Waar kwade trouw in het modellenrecht geen grond voor nietigheid oplevert, kan een merkregistratie wel nietig worden verklaard op het moment dat de inschrijving van dit merk te kwade trouw is ingediend.

Conclusie

Kwade trouw is niet altijd gemakkelijk te bewijzen, aangezien de malafide intentie van de wederpartij moet worden aangetoond. Wat de slagingskansen zijn van een beroep op nietigverklaring en welke gronden in een procedure moeten worden aangevoerd, verschilt per individueel geval. Onze consultants adviseren u graag over de stappen die voor u passend zijn. Neem voor advies op maat contact op met onze consultants of via het contactformulier.

Koen de Winder werkt bij de Knowledge Management afdeling van Novagraaf in Amsterdam.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Het merkenrecht in de wereld van horloges

Binnen de rijke geschiedenis van de horloge-industrie, hebben intellectuele eigendomsrechten een cruciale rol gespeeld. Octrooien hebben in de loop der jaren een sleutelrol gespeeld bij de bescherming van innovaties, zoals de tourbillon of het automatische uurwerk. Ook het merkenrecht is zeer belangrijk gebleken bij de bescherming tegen namaak en andere vormen van merkinbreuk. Michaël Sumer licht enkele interessante en merk gerelateerde casuïstiek binnen de wereld van horloges toe. 

Door Michaël Sumer,
Het merkenrecht in de wereld van horloges
Nieuws en opinie

Catfight met CAT

De beslissing van de Kamer van Beroep van het EU-merkenbureau EUIPO van 23 augustus jl. laat zien dat een woord voor bepaalde waren als niet of weinig onderscheidend kan worden gezien, terwijl hetzelfde woord voor andere waren wel een merkfunctie kan vervullen. In deze kwestie kwam aan de orde dat hoewel het woord ‘cat’ geen onderscheidend vermogen bezit voor speelgoed in de vorm van katten dan wel speelgoed gemaakt voor katten, dit woord wel onderscheidend vermogen kan hebben voor replica’s van o.a. voertuigen, machines, tractoren, vrachtwagens of aanhangwagens. 

Catfight met CAT
Nieuws en opinie

Is het huidige octrooirechtsysteem achterhaald?

Het klinkt vanzelfsprekend dat een octrooi voor een uitvinding alleen kan worden aangevraagd door een persoon. Per slot van rekening zijn alleen mensen in staat om nieuwe innovatieve technologieën uit te vinden. Maar wat als  nieuwe technologie volledig wordt ontwikkeld door een zeer geavanceerde computer? Wie kan dan worden beschouwd als uitvinder? Deze vraag stond centraal in een aantal procedures die werden gevoerd bij octrooibureaus over de hele wereld, waaronder het Europees Octrooibureau (EOB).

Is het huidige octrooirechtsysteem achterhaald?

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.