Opt-out: afwijken van de bevoegdheid van het Gemeenschappelijk octrooigerecht

Met het Unitair Octrooi en het Unified Patent Court (UPC) in het verschiet, is een belangrijke vraag voor Europese octrooihouders of zij al dan niet, eventueel voordat het stelsel in werking treedt, een opt-out verklaring willen indienen voor het ‘Unified Patent Court’. Marie-Noëlle de la Fouchardière legt de voor- en nadelen uit en geeft advies. 

Het langverwachte Unitair Octrooi (UP) en het Unified Patent Court (UPC) zullen naar verwachting eind 2022 of begin 2023 het licht zien. Als houder van een Europees octrooi is het belangrijk te begrijpen wat dit betekent en te overwegen welke stappen moeten worden ondernomen.

Een van de eerste vragen voor Europese octrooihouders is of zij al dan niet van de bevoegdheid van de UPC willen afwijken door middel van een ‘opt-out’ voordat het Unitair Octrooi stelsel in werking treedt. Wij leggen hier uit waarom een octrooihouder deze afweging dient te maken en hoe een dergelijke opt-out werkt.

Wat is het Unitair Octrooi?

Het Unitair Octrooi is een Europees octrooi met eenheidswerking en biedt de mogelijkheid om met één enkel verleend octrooi bescherming te verkrijgen in de EU-landen die zich hebben aangesloten bij het Unitair Octrooi-systeem. Bij de start van het systeem zijn dit de volgende 17 EU-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden.

Het Unitair Octrooi komt (voorlopig) te bestaan naast het huidige Europees octrooi, wat in feite bestaat uit een bundel aan nationale octrooien en alleen bescherming geniet in de landen die zijn aangewezen. Dit gebeurt via het proces van Europese octrooivalidatie; meer hierover kunt u in onze flyer lezen. Bij een Europees octrooi gelden (bijvoorbeeld) diverse vertalingsvereisten en tevens verschillende validatiekosten. Verder dient het octrooi in ieder land afzonderlijk te worden gehandhaafd met gebruikmaking van de in de desbetreffende landen beschikbare inbreuk- en nietigheidsprocedures.

Het Unitair Octrooi zal daarentegen niet hoeven te worden gevalideerd in elke afzonderlijke lidstaat; in plaats daarvan zal het octrooi automatisch bescherming bieden in de, op het moment van verlening van het octrooi, deelnemende EU-lidstaten. Voor het Unitair Octrooi geldt bovendien één tarief. Tenslotte kunnen inbreuk- en nietigheidsprocedures gevoerd worden bij één instantie: het Unified Patent Court.

Wat is het Unified Patent Court?

Het UPC is een nieuw internationaal gerecht voor de landen die partij zijn bij het Unitair Octrooi. Het UPC zal rechtsmacht hebben over de nietigheid van en inbreuken op klassieke Europese octrooien, unitaire octrooien en daarvan afgeleide aanvullende beschermingscertificaten, met werking op het gehele grondgebied van die staten.

De bevoegdheid van het UPC zal voor houders van Unitaire Octrooien exclusief zijn, zonder enige mogelijke afwijking voor Unitaire Octrooien.

Voor Europese octrooiaanvragen, Europese octrooien zonder eenheidswerking en bijbehorende aanvullende beschermingscertificaten geldt daarentegen een overgangsperiode van 7 jaar, die tot 14 jaar kan worden verlengd, waarvoor geldt dat:

• de bevoegdheid van het UPC niet exclusief is en de nationale rechtbanken bevoegd blijven;
• de houder zal kunnen kiezen om af te wijken van de bevoegdheid van het UPC (opt-out-verklaring).

Waarom kiezen voor een opt-out?

Een procedure voor het UPC zal snel verlopen en gevolgen hebben voor alle landen die partij zijn bij het Unitair Octrooi-systeem. Het is dus een krachtig instrument om zowel octrooirechten te handhaven als de nietigheid van een octrooi op een gecentraliseerde wijze te doen vaststellen.

Vanaf de inwerkingtreding van het UPC vallen bestaande nationale geldigverklaringen van Europese octrooien in landen die het hebben geratificeerd, onder de bevoegdheid van zowel het UPC als de nationale rechtbanken, tenzij de houder van het octrooi er, middels een opt-out, proactief voor heeft gekozen af te zien van de bevoegdheid van het UPC.

Het grootste gevaar van het UPC-systeem voor de octrooihouder is dat een derde partij een gecentraliseerde vordering tot nietigverklaring van het octrooi bij het UPC zal instellen. Door de bevoegdheid van het UPC proactief op te heffen, kan dit risico worden vermeden.

De octrooihouder die gebruik heeft gemaakt van deze opt-out mogelijkheid, kan dit later weer opheffen, tenzij een beroep is ingesteld bij een nationale rechterlijke instantie. Door het instellen van een vordering bij een nationale rechterlijke instantie zal een derde dus in staat zijn een octrooi waarvoor een opt-out geldt, in het nationale rechtsstelsel te blokkeren. Door af te wijken, loopt de octrooihouder dus het risico dat hij voorgoed de mogelijkheid verliest om zijn rechten centraal voor het UPC uit te oefenen.

De octrooihouder zal dus de voor- en nadelen van de opt-out moeten afwegen, rekening houdend met het risico van een gecentraliseerde aanval en het belang voor hem om zijn rechten te kunnen uitoefenen voor het UPC. Om het risico te beheersen, kan hij ervoor kiezen octrooien die op dezelfde uitvinding betrekking hebben, over de twee systemen te verdelen.

Wanneer moet een opt-out worden ingediend?

Een opt-out verklaring voor een gepubliceerde aanvraag of een bestaand Europees octrooi kan ten vroegste vanaf 3 maanden voor de inwerkingtreding van de UPC overeenkomst (UPCO) worden ingediend. Ook op een later moment kan de opt-out verklaring worden ingediend: gedurende de gehele bovengenoemde overgangsperiode en zolang er geen procedure bij het UPC is ingesteld door een derde.

Een opt-out vóór de inwerkingtreding van de UPCO zal ervoor zorgen dat bij de inwerkingtreding van de UPCO geen centrale nietigheidsvordering door een derde partij kan worden ingesteld. De "sunrise"-periode van drie maanden gaat in de maand nadat Duitsland de UPCO heeft geratificeerd.

De opt-out blijft geldig voor de duur van het octrooi (zelfs na de overgangsperiode), maar de octrooihouder kan de opt-out op elk moment opheffen, op voorwaarde dat er geen vordering voor een nationale rechtbank is ingesteld. De opheffing is definitief: het is niet mogelijk een tweede keer een opt-out te doen. 

Opt-out: welke voorwaarden?

De opt-out verklaring wordt online ingediend in het UPC-register. De aanvraag kan worden ingediend door de octrooihouder of een gemachtigde. Er is geen officiële vergoeding verschuldigd. Het is mogelijk verschillende octrooien in dezelfde aangifte op te nemen.

In de verklaring moet(en) voor elk octrooi de naam (namen) worden vermeld van de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die het recht heeft (hebben) als houder in het Europees/nationaal register te worden ingeschreven, ongeacht of deze persoon (personen) al dan niet is (zijn) ingeschreven. Het is niet verplicht deze registers bij te werken vóór de indiening van de opt-out, maar het is van essentieel belang dat de in de opt-out vermelde namen correct zijn. In het stadium van de aangifte zullen geen controles worden verricht. In geval van een optreden voor het UPC en een niet-gecorrigeerde fout, heeft de opt-out geen effect.

Indien de octrooien waarop de verklaring betrekking heeft, meerdere houders heeft (gezamenlijke houders, verschillende houders in verschillende staten, of octrooien en aanvullende beschermingscertificaten in het bezit zijn van verschillende personen), moeten alle houders gezamenlijk optreden via een gemeenschappelijke gemachtigde.

De opt-out verklaringen zullen in real time worden gepubliceerd in het UPC-register en zullen online voor het publiek toegankelijk zijn.

Er is een procedure voor de correctie van onjuiste opt-out verklaringen en voor de schrapping van opt-out verklaringen die door een onbevoegde derde zijn gedaan.

Hoe kun je je voorbereiden?

Voor houders die overwegen geheel of gedeeltelijk af te zien van de bevoegdheid van het UPC, is het derhalve raadzaam zich nu reeds voor te bereiden, in het bijzonder door:

• Een strategie voor opt-out verklaringen te bepalen;
• De betrokken octrooien te identificeren;
• De identiteit van de personen, die gerechtigd zijn te worden ingeschreven in de Europese of nationale registers voor de betrokken octrooien, te controleren;
• Indien de rechthebbenden niet degenen zijn die in de registers zijn ingeschreven, de inschrijvingen te overwegen;
• De toestemming van alle andere houders te verkrijgen; en
• De vereiste opt-out-informatie in een enkel bestand te verzamelen om een ​​bulk opt-out-declaratie in te dienen.

Novagraaf kan bij al deze stappen helpen, in het bijzonder door je te adviseren over de te volgen opt-out strategie en door het indienen van een individuele of bulk opt-out declaratie. We kunnen je ook helpen bij het kiezen van de juiste indieningsroute om jouw toekomstige octrooien in Europa te beschermen (nationale octrooien, nationale validaties en/of Unitair Octrooi).

Als dochteronderneming van de Questel groep beschikt Novagraaf over exclusieve technologieën en de expertise om je te helpen bij het verifiëren van de gegevens van je Europese octrooiportefeuille, het indienen van opt-out verklaringen en het monitoren van de opt-out strategieën van jouw concurrenten.

Voor meer details over het Unitair Octrooi en het UPC kan je onze recente Engelstalige webinar over de opt-out bekijken of hieronder contact met ons opnemen.

Marie-Noëlle de la Fouchardière, managing director , Novagraaf Technologies Frankrijk