Puma maakt jacht op PUMA-SYSTEM

Sportartikelenbedrijf Puma diende oppositie in tegen de Europese merkaanvraag betreffende PUMA-SYSTEM. Puma beriep zich in deze kwestie op de bekendheid van haar merk. Koen de Winder bespreekt het verloop en de uitkomst van het geschil.

Achtergrond

Op 1 juni 2017 heeft CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH een aanvraag tot inschrijving van het teken PUMA-SYSTEM ingediend bij het Europese merkenbureau (EUIPO) voor producten en diensten in de klassen 7 (o.m. gereedschap en machines), 9 (o.m. computer software en hardware), 16 (o.m. catalogi en handleidingen) en 42 (o.m. automatiseringsdiensten).

Puma SE, wereldberoemd aanbieder van sportschoenen en sportkleding, heeft oppositie ingediend tegen deze aanvraag op basis van haar eerder ingeschreven beeldmerken in de klassen 18 (o.m. lederwaren), 25 (kleding en schoenen) en 28 (o.m. sportartikelen). Uiteindelijk is doorgeprocedeerd tot het Gerecht van de Europese Unie, dat de zaak heeft doorverwezen naar een andere Kamer van Beroep teneinde een nieuwe beslissing te nemen. Op 20 oktober jongstleden heeft deze Kamer van Beroep zich uitgesproken over de zaak.

Bekendheid

In de oppositieprocedure beriep Puma SE zich op de bekendheid van haar merk in de Europese Unie. Houders van bekende merken genieten een ruimere beschermingsomvang dan houders van merken die geen grote bekendheid hebben.

Merkhouders kunnen in beginsel alleen optreden tegen het gebruik en/of de registratie van overeenstemmende merken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. De houder van een bekend merk kan ook optreden tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat wordt gebruikt voor andere producten of diensten dan waarvoor het bekende merk is geregistreerd indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit het bekende merk, of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

Verloop

De oppositieafdeling van het EUIPO wees de oppositie in haar geheel af, wegens de onwaarschijnlijkheid dat het publiek een verband tussen beide merken zou leggen. Tegen deze beslissing heeft Puma SE beroep ingesteld bij de Kamer van Beroep.

De Kamer van Beroep sloot zich grotendeels aan bij de beslissing van de oppositieafdeling. De beslissing week af ten aanzien van de producten “koptelefoons, draagbare computers en computersoftware” uit klasse 9. De Kamer oordeelde dat dat deze goederen als typische uitbreiding van het assortiment van een bedrijf dat sportkleding vervaardigt kunnen worden gezien. Om die reden zijn deze producten nauw verwant aan de producten van Puma SE. Bovendien concludeerde de Kamer van Beroep dat PUMA-SYSTEM door voornoemde producten te gebruiken, het bedrijf ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van Puma SE.

Nog steeds niet tevreden met de uitspraak, stelde Puma SE beroep in bij het Gerecht.

Het Gerecht

Bij het Gerecht kreeg Puma SE grotendeels gelijk. Zo oordeelde het Gerecht dat de Kamer van Beroep ‘het verband’ tussen beide de merken onjuist heeft beoordeeld door zich te focussen op die producten en diensten die bestemd zijn voor beroepsbeoefenaars in de industrie, terwijl het aangevraagde merk van PUMA-SYSTEM, net als het merk van Puma SE, ook betrekking heeft op producten en diensten die bestemd zijn voor het grote algemene publiek. Doordat enige overlap bestaat tussen het relevante publiek bij bepaalde producten en diensten, heeft de Kamer van Beroep ten onrechte geoordeeld dat er geen verband gelegd zou worden tussen beide merken.

Het Gerecht vernietigt de eerdere beslissing van de Kamer van Beroep en verwijst de zaak, conform artikel 35 van de Uniemerkenverordening, door naar een andere Kamer van Beroep.

De Kamer van Beroep

Na de verwijzing behandelt de (nieuwe) Kamer van Beroep de zaak vervolgens conform de beslissing van het Gerecht. Hierbij is de Kamer van Beroep van mening dat - gelet op de globale overeenstemming tussen de merken, de grote bekendheid van Puma SE en het grote onderscheidend vermogen van Puma SE - in de gevallen waar de producten en diensten een overlappend publiek hebben, dit overlappende publiek een mentaal verband zal leggen tussen beide merken.

Concluderend vernietigt de Kamer van Beroep voorgaande beslissingen en wijst de aanvraag van het merk PUMA-SYSTEM af voor de volgende producten en diensten:

Klasse 7 - Elektrische schroevendraaiers;

Klasse 9 – Computer hardware, computers, gegevensverwerkende apparatuur en computers, randapparatuur voor computers, randapparatuur die is aangepast voor gebruik met computers, magnetische en optische gegevensdragers, printers voor computers, warmtedetectoren, meetinstrumenten;

Klasse 16 - Catalogi met betrekking tot computersoftware; handleidingen voor computersoftware; handleidingen voor computersoftware; instructiehandleidingen; instructiehandleidingen voor pc's, mobiele telefoons en palmtopcomputers; boeken;

Klasse 42 - Actualisering en onderhoud van computersoftware en -programma's; Configureren van computer hardware met behulp van software; Configureren van computernetwerken met behulp van software; Configureren van computersoftware; Computer hardware- en softwareconsultancy; Technische ondersteuningsdiensten voor computersoftware.

Het aangevraagde merk PUMA-SYSTEM blijft wel bestaan voor een aantal meer specifieke producten en diensten.

Conclusie

Voordat een merk wordt vastgelegd is het verstandig de beschikbaarheid van dit merk te onderzoeken. Onze consultants adviseren u graag over de beschikbaarheid van een merk en houden daarbij uiteraard rekening met de reikwijdte van de bescherming van bekende merken die ook een mogelijk bezwaar kunnen vormen. Neem voor advies op maat contact op met onze consultants of via het contactformulier.

Koen de Winder werkt bij de Knowledge Management afdeling van Novagraaf in Amsterdam.