In de aap gelogeerd: belang beschikbaarheidsonderzoek

Twee bierbrouwerijen in Texas gebruiken bijna overeenstemmende merknamen: Suds Monkey en Brew Monkey. De rechter zal moeten beslissen of er sprake is van merkinbreuk. Theo Visser wijst op het belang van beschikbaarheidsonderzoek.

Suds Monkey

Suds Monkey Brewing Company exploiteert naast een brouwerij een pizzarestaurant. De brouwerij produceert en verkoopt bier onder de merknaam Suds Monkey. Het bedrijf heeft sinds 2016 merkregistraties in de Verenigde Staten voor het woordmerk Suds Monkey.

Brew Monkey

Brew Monkey Beer Company heeft in juli 2017 een merkaanvraag bij het Amerikaanse merkenbureau USPTO ingediend voor het merk Brew Monkey. De aanvraag loopt nog aangezien de brouwer vanaf 2018 vijf keer een verzoek om uitstel voor het indienen van een ‘verklaring van gebruik’ vroeg, omdat het bier nog niet werd geïntroduceerd op de markt. Onlangs diende Brew Monkey Beer de gebruiksverklaring wel in waardoor de aanvraagprocedure kon worden voortgezet. Tegen de aanvraag is nog oppositie mogelijk.

Sommatie

Suds Monkey stuurde Brew Monkey Beer een sommatie, drie dagen voordat de brouwerij in San Antonio eind augustus werd geopend. Maar het bedrijf reageerde niet en is van mening dat de zaak minnelijk geregeld kan worden. Daar wil Suds Monkey niet op wachten en zij stapte naar de rechter wegens merkinbreuk en verwatering van het merk. Ook eist zij dat de rechtbank Suds Monkey het drievoudige toekent van de schade die het heeft geleden, samen met de winst die Brew Monkey Beer heeft gemaakt met zijn onrechtmatig gedrag.

Het onderscheidende deel van de merken betreft respectievelijk ‘Suds Monkey’ en ‘Monkey’. Beide partijen zijn in Texas gevestigd. Het kan zijn dat, omdat Brew Monkey Beer net geopend is, zij haar naam alsnog wijzigt om aan de claim van Suds Monkey te ontkomen. Het is waarschijnlijk dat als deze rechtszaak niet was ingediend, het USPTO de merkaanvraag van Brew Monkey Beer zou hebben geweigerd vanwege verwarringsgevaar op basis van de Suds Monkey-merken.

Merkbeschikbaarheidsonderzoek

Het is verstandig om voorafgaand aan de introductie van een merk een beschikbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Een dergelijk onderzoek geeft inzage in de risico’s die zijn verbonden aan de adoptie van een merk.