Collectieve merken en normaal gebruik: recente ontwikkelingen

Op 12 december 2019 heeft de hoogste rechterlijke instantie in de EU, het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot normaal gebruik van collectieve merken. De International Trademark Association (INTA) een vooraanstaande wereldwijde vereniging van beroepsbeoefenaars op het gebied van Intellectuele Eigendom, deelde op 1 december 2020, middels een zogeheten ‘amicus brief’, nuttige inzichten aangaande de uitspraak van het HvJEU. We lichten de uitspraak, de amicus brief en het belang daarvan voor houders van collectieve merken nader toe.

Amicus brief

Een ‘amicus brief’ kan worden ingediend door een zogenoemde ‘amicus curiae’, dat is volgens de letterlijke betekenis de Latijnse term voor ‘vriend van de rechtbank’. Dit kan een persoon of een organisatie zijn, die geen partij is in een zaak, maar wel een aanzienlijk belang bij de zaak heeft. Op grond van EU-wetgeving kunnen personen of organisaties interveniëren in beroepsprocedures van het Europese merkenbureau (EUIPO). Met dergelijke aanbevelingen oftewel ‘amicus briefs’ proberen belanghebbenden een rechter zo te informeren dat rekening wordt gehouden met hun standpunt, of willen ze belangrijke kwesties toelichten.

Collectieve merken

In de EU zijn collectieve merken eigendom van een vereniging en worden deze beschermd door de bepalingen van de Uniemerkenverordening (UMVo). Art. 74 lid 1 UMVo specificeert een collectief Uniemerk als een merk ‘dat bij de aanvraag als zodanig wordt aangewezen en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen.’

Naast de formele eisen die aan ieder geldig merk worden gesteld, met als belangrijkste de voorwaarde van onderscheidend vermogen, moet een collectief ook aan andere criteria voldoen. Om een beroep te kunnen doen op een merkregistratie moet worden aangetoond dat een merk voldoet aan het vereiste van normaal gebruik voor de producten en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het is echter gebleken dat het vaststellen van normaal gebruik van collectieve merken in sommige gevallen ingewikkeld is. In een recente zaak heeft het HvJEU het vereiste van normaal gebruik met betrekking tot collectieve merken verder uitgewerkt.

Der Grüne Punkt vs. EUIPO

In 1999 heeft Der Grüne Punkt (DGP) een beeldmerk laten registreren voor verscheidene producten en diensten. In lijn met de voorschriften die gelden voor het normaal gebruik van een collectief merk en die moeten worden bijgevoegd bij de aanvraag voor inschrijving, is volgens DGP het gedeponeerde collectieve merk gecreëerd om consumenten en handelaren in staat te stellen verpakkingen te herkennen die zijn opgenomen in het DGP-recyclingsysteem en om deze te kunnen onderscheiden van andere verpakkingen en goederen. Bovendien dient door de gebruiker van het merk een bijdrage te zijn geleverd aan de financiering van dit systeem.

In 2012 heeft een Slowaaks bedrijf een aanvraag voor gedeeltelijke vervallenverklaring van de merkregistratie ingediend, omdat het van mening was dat het beeldmerk voor de aangeduide producten en diensten niet normaal gebruikt werd. De Cancellation Divison van het EUIPO erkende  het normaal gebruik alleen voor verpakkingen en wees het verzoek daarom gedeeltelijk toe. DGP heeft beroep aangetekend tegen deze beslissing, maar dit werd afgewezen door de Kamer van Beroep. Vervolgens heeft het Gerecht van de EU (Gerecht) het hoger beroep van DGP tegen het bestreden besluit verworpen.

Voor het HvJEU verklaarde DGP dat het Gerecht zijn beoordeling van normaal gebruik onterecht had gebaseerd op zijn constatering dat het betreffende merk alleen bedoeld was voor de verpakking van producten en niet voor de producten zelf waarvoor het was geregistreerd. Volgens DGP stond buiten kijf dat de gebruikers van het betrokken merk producten op de markt brengen en geen distributeur of fabrikant van het verpakkingsmateriaal zijn. Het EUIPO was echter van mening dat het noodzakelijk is dat het merk wordt gebruikt in de hoedanigheid van een collectief merk om te kunnen spreken van normaal gebruik van de waren. Bovendien stelt het EUIPO dat het verband tussen de collectieve merken en de waren waarvoor het is ingeschreven objectief en voldoende specifiek moet zijn.

Het HvJEU is in zijn overwegingen verder ingegaan op het aspect van normaal gebruik met betrekking tot collectieve merken. Allereerst merkt het HvJEU op dat het rechtsbeginsel van normaal gebruik van een Uniemerk ook van toepassing is op een collectief merk. Dit betekent dat een afzetgebied moet worden gecreëerd en behouden voor de producten en diensten waarvoor het collectieve merk is ingeschreven en dat het collectieve merk moet worden gebruikt in overeenstemming met zijn essentiële functie. De producten en diensten die onder het collectieve merk vallen, moeten dus kunnen worden onderscheiden van de producten en diensten van andere partijen.

Bovendien had het Gerecht volgens het HvJEU het normale gebruik moeten vaststellen aan de hand van de beoordeling of een dergelijk gebruik gerechtvaardigd wordt geacht in de betrokken sector om een marktaandeel te creëren of behouden voor de producten of diensten die door het merk worden beschermd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aard van die waren en diensten, de kenmerken van de markt en de schaal en frequentie van het gebruik van het merk.

Het HvJEU concludeert dat ook sprake is van normaal gebruik van een collectief merk op het grondgebied van de EU, wanneer het collectieve merk wordt getoond op de verpakking van een product van partijen die zijn aangesloten bij de vereniging van het betreffende collectieve merk, maar het collectieve merk niet op het product zelf is aangebracht.

Amicus brief INTA

Naar aanleiding van bovenstaande uitspraak van het HvJEU heeft INTA een amicus brief ingediend om zijn opvattingen over normaal gebruik met betrekking tot collectieve merken uiteen te zetten. INTA werd hiertoe bewogen omdat het de zaak van belang achtte voor de ontwikkelingen op het gebied van het merkenrecht. INTA heeft zijn inzicht gegeven in drie kwesties die naar aanleiding van de uitspraak naar voren zijn gekomen en die naar de mening van INTA nadere toelichting behoeven:

• Allereerst stelt INTA dat het collectieve merk van DGP de keuze van de consument vergemakkelijkt en dus ook normaal kan worden gebruikt voor de verpakte producten en niet alleen voor de verpakking zelf. Door het collectieve merk van DGP kunnen consumenten kiezen tussen waren die zijn geproduceerd door een bedrijf dat is aangesloten bij de vereniging van het collectieve merk en waarvoor een systeem is voorzien voor het verwerken van de verpakking van de producten, en producten die niet voorzien zijn van een dergelijk systeem.
   
• Ten tweede kunnen volgens INTA de functies van collectieve en certificeringsmerken overlappen wanneer de gebruiksvoorschriften vereisen dat de aangeduide waren of diensten voldoen aan specifieke criteria zoals opgesteld door de vereniging die eigenaar is van het merk. Bijgevolg certificeert het merk vervolgens bepaalde specifieke kenmerken van de producten of diensten. Dit betekent dat collectieve en certificeringsmerken tegelijkertijd normaal kunnen worden gebruikt.
   
• Ten slotte merkt INTA op dat de standaard voor bewijs van normaal gebruik op een toereikende manier moet worden toegepast op merken die bedoeld kunnen zijn om te worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan producten of diensten, wat vaak het geval is bij collectieve en certificeringsmerken.

Conclusie

In Der Grüne Punkt tegen EUIPO heeft het HvJEU duidelijk gemaakt dat sprake is van normaal gebruik van een collectief Uniemerk, wanneer het wordt gebruikt om de aangeduide producten of diensten van partijen die zijn aangesloten bij de vereniging van het collectieve merk te onderscheiden van de producten of diensten van ondernemingen die geen deel uitmaken van de vereniging. Dit onderscheid wordt gemaakt met als doel om een afzetgebied te creëren en te behouden voor de aangeduide producten en diensten. Bij de beoordeling van normaal gebruik van een collectief merk merkte het HvJEU ook op dat rekening moet worden gehouden met de waarneming van consumenten. Daarmee is de beschermingsomvang van een collectief merk ruimer dan alleen voor verpakkingsmateriaal.

De inzichten die INTA heeft gegeven, zijn zeer nuttige aanvullingen op de uitspraak van het HvJEU op het gebied van normaal gebruik bij collectieve merken. Ondanks dat in deze zaak al heel wat duidelijker is geworden over de beschermingsomvang van een collectief merk, resteren er nog vragen  zoals de overlap van normaal gebruik van collectieve en certificeringsmerken. Verdere verduidelijking van deze kwestie door het HvJEU of andere EU-organisaties is daarom nodig. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.