Engels met een Spaans tintje: Quarry versus Pedrera

FN Cellars uit Oakville, Californië, wil het merk Quarry Vineyard in de Verenigde Staten registreren. Het merk wordt echter geweigerd door het Amerikaanse merkenbureau USPTO omdat het overeenstemt met de eerdere registratie van het merk Pedrera van Bodega Hijos de Juan Gil uit Spanje, waarvan de Engelse vertaling ‘quarry’ is.

Bij de publicatie van het merk PEDRERA staat: “Translations – The English translation of ‘PEDRERA’ in the mark is ‘quarry’". De Nederlandse vertaling van ‘quarry’ is steengroeve.

Overwegingen verwarringsgevaar

Bij elke beoordeling van het verwarringsgevaar tussen twee merken zijn twee belangrijke overwegingen van belang: de overeenstemming tussen de merken en de soortgelijkheid van de producten en diensten. Daarnaast wordt in de Verenigde Staten ook gekeken naar de handelskanalen waar de respectieve merken worden gebruikt.

In dit geval zijn de door de aanvrager en de door de merkhouder aangegeven producten, wijn(en), identiek. Bijgevolg neemt het USPTO aan dat de afzet zich richt op dezelfde soort klanten – gewone volwassen wijndrinkers en kopers – en via dezelfde handelskanalen, zoals slijterijen, bars en restaurants. Deze factoren wegen zwaar in de beoordeling van de kans op verwarring.

Verder beoordeelt het USPTO of er in zijn geheel overeenstemming van de merken van aanvrager en van de merkhouder is, rekening houdend met hun uiterlijk, geluid, connotatie en commerciële indruk. Gelijkenis in een van deze elementen kan voldoende zijn om tot de conclusie te komen dat de merken verwarringwekkend overeenstemmen. In dit geval is er volgens USPTO kans op verwarring.

FN Cellars ging tegen de weigering van het USPTO in beroep. Zij stelde dat de wijnindustrie vaak buitenlandse woorden gebruikt als merk voor wijn, en dat een gewone Amerikaanse consument er niet bij stil zal staan het woord/merk te vertalen.

Doctrine van buitenlandse equivalenten

De Raad van Beroep van het USPTO heeft herhaaldelijk vastgesteld dat Spaans een gewone, moderne taal is in de Verenigde Staten. Zij heeft routinematig de doctrine van vreemde equivalenten toegepast op de Spaanse woorden in deze zaak.

Deze doctrine wordt gehanteerd wanneer het waarschijnlijk is dat de gewone Amerikaanse consument het Engelse equivalent voor het woord zal zoeken. Tot de gewone Amerikaanse consument behoren ook "personen die een niet-Engelse taal beheersen en van wie normaliter wordt verwacht dat zij de woorden in het Engels vertalen". Het doel van de doctrine is de perceptie te beschermen van gewone Amerikaanse consumenten die meertalig zijn. Bovendien zijn de producten (wijn) identiek en zullen de producten via dezelfde handelskanalen aan de consument worden verkocht. De kans op verwarring is ook volgens de Raad van Beroep  groot.

De Raad van Beroep was het niet eens met het verweer van FN Cellars dat de consument de woorden niet zal vertalen. De Raad erkende dat relevante consumenten in sommige gevallen de merknaam niet vertalen (bijvoorbeeld TIA MARIA voor fruit en groenten in blik en de algemeen bekende Franse term CORDON BLEU). Er is echter geen bewijs dat PEDRERA zo algemeen gebruikt wordt door Engelstaligen, zoals bijvoorbeeld CORDON BLEU, dat vertaling overbodig wordt.

FN Cellars wees nog op de verschillen in uiterlijk en klank, maar de Raad van Beroep oordeelde dat "de gelijkende betekenis zwaarder weegt dan de verschillen in uiterlijk en klank van de merken". De Raad van Beroep achtte daarom verwarring waarschijnlijk en bevestigde de weigering tot inschrijving.

Voor eerdere artikelen over de doctrine van buitenlandse equivalenten zie hier (Le Creuset vs Crisible Cookware) en hier (Naboso vs Barefoot).

Aanvullende voorwaarden merkregistratie

Het komt voor dat in een land aanvullende voorwaarden gelden voor merkregistratie. Novagraaf beschikt over meer dan 130 jaar ervaring op het gebied van merkbescherming en een wereldwijd netwerk van specialisten die zo nodig worden geraadpleegd bij het verrichten van depot. Dit zorgt ervoor dat u steeds het juiste advies krijgt bij een aanvraag tot merkregistratie en niet voor verrassingen komt te staan.