[Blog] Voldoet Ferrari’s Testarossa merk aan de gebruiksplicht?

Wanneer de eigenaar van een merk dat is geregistreerd in het merkenregister zijn merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar of langer niet heeft gebruikt, kan de registratie worden doorgehaald vanwege de gebruiksplicht. Ferrari werd recent geconfronteerd met deze gebruiksplicht. 

Een EU-merk kan vervallen verklaard worden, wanneer de houder er voor een onafgebroken periode van vijf jaar, na de inschrijving, geen normaal gebruik van heeft gemaakt (tenzij het geldige redenen hiervoor kan aantonen). Eerder heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat het gebruik van een merk ook normaal gebruik is wanneer de merkhouder bijvoorbeeld zelf tweedehandsgoederen verkoopt. 

Beslissing Kamer van Beroep van EUIPO 29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA 

In 2015 diende een derde partij een vordering in tot nietigverklaring van Ferrari’s EU-merk "Testarossa", ingediend 17 oktober 2006 onder het Internationale merk. Ferrari gebruikt(e) het merk voor haar sportwagens uit de jaren 80 en 90. Eerder gebruikte Ferrari “TESTA ROSSA” al voor een reeks sportwagens in de jaren 50 en 60. De derde partij was echter van mening dat het merk in 2015 niet (meer) op een normale wijze gebruikt werd gedurende een periode van vijf jaar en vorderde de nietigverklaring. 

In de beslissing van 29 augustus 2023 heeft de kamer van beroep van het EUIPO geoordeeld dat, hoewel het voor een merkhouder mogelijk is om te voldoen aan de vereiste van normaal gebruik louter door merkgebruik bij tweedehandsverkopen, de loutere verwijzing naar het merk op tweedehandswagens niet voldoende is om als normaal gebruik aangezien te worden.  

De kamer van beroep was dus van oordeel dat Ferrari niet had aangetoond dat ze actief betrokken was bij het gebruik van het merk en dat zij de productie van die auto's meer dan twintig jaar geleden had gestaakt. Ferrari heeft ook niet aangetoond dat derden bij de verkoop van de wagens op de markt voor tweedehandsauto’s of reserve onderdelen uitdrukkelijke toestemming moesten vragen voor dit merkgebruik. Ondanks dat de benaming “Testarossa” legendarisch is voor Ferrari, was de loutere kennis van de verkoop tussen derden niet voldoende om normaal gebruik aan te tonen.  

Ferrari kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Behoudens beroep, zal op basis van deze beslissing Ferrari’s “Testarossa” merk doorgehaald worden. 

Meer weten over merkonderzoek, merkregistratie of gebruiksverificatie? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer nu op onze nieuwsbrief om op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen.

Dit artikel is geschreven door Aaron Pollet, hij werkt op ons kantoor in Gent en is merken- en modellengemachtigde.