FAQ Opposities: “Look before you leap”
Houders van merkregistraties kunnen optreden tegen de aanvraag van overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten door daartegen bezwaar te maken door middel van een oppositie procedure.
Waar moet je als merkhouder rekening mee houden als je een oppositie wil indienen en waar moet je als deposant op letten als er een oppositie tegen jouw nieuwe aanvraag is ingediend?
Onze FAQ-sectie wijst u de weg!
Wat is een oppositie procedure?
Een oppositie procedure is een juridisch administratieve procedure bij de merken instantie waar het jongere (mogelijk inbreuk makende) merk is gedeponeerd en die bij winst voor de opposant tot gevolg heeft dat de inschrijving van het jongere merk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.
Waar moet je op letten bij het indienen van oppositie?
Heeft de wederpartij, de deposant, wellicht oudere rechten? Een check naar oudere merkrechten van de deposant is noodzakelijk, anders bestaat het risico van een “boemerangeffect”. Let ook op eventuele oudere handelsnaamrechten, zeker als het gedeponeerde merk gelijk is aan de handelsnaam van de deposant. Voor bepaalde landen kunnen ook oudere gebruiksrechten een rol spelen.
Gebruik je zelf het merk in het gebied waarvoor het jongere merk is gedeponeerd. Voor veel gebieden geldt dat een merk binnen een bepaalde periode (doorgaans 5 jaar, in China bijvoorbeeld 3 jaar) na registratie ook daadwerkelijk in gebruik moet zijn genomen in het gebied waarvoor de registratie geldt, voor de producten en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Is het merk niet conform de gebruiksverplichting gebruikt, dan is de registratie voor doorhaling vatbaar. Zie ook onze sectie: FAQ Gebruiksbewijzen | Novagraaf. Bewijs moet soms worden overlegd in het kader van de oppositie procedure. Een andere mogelijkheid is dat de aangevallen deposant een doorhalingsactie wegens niet-gebruik start en als die wordt gewonnen valt de basis onder de oppositie weg.
Een oppositie moet binnen een bepaalde termijn na publicatie van de jongere aanvraag worden ingediend, zorg dat er voldoende tijd is voor de hierboven genoemde checks.
Wat is een “cooling off “ periode en waarom wordt hiervan gebruikgemaakt?
Voordat inhoudelijke argumenten worden uitgewisseld hebben partijen een wettelijk vastgestelde periode om tot een minnelijke regeling te komen, bijvoorbeeld door uit de nieuwe aanvraag bepaalde producten of diensten te schrappen. Niet alle landen kennen overigens deze mogelijkheid.
Gebruik van deze mogelijkheid kan, naast het maken van afspraken om de merken zonder verwarring naast elkaar te laten bestaan, een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor de opposant als partijen tot een regeling kunnen komen.
Wat als ik te laat ben om een oppositie in te dienen?
Veel landen kennen ook een doorhalingsprocedure bij de nationale- of regionale merkenautoriteiten. In grote lijnen is een dergelijke procedure vergelijkbaar met een oppositie procedure, de kosten zijn doorgaans wel wat hoger, maar zeker lager dan een procedure voor een rechtbank.
Als ik een oppositie tegen een jongere aanvraag heb gewonnen en de wederpartij niet in beroep gaat of ook het beroep verliest moet die partij dan stoppen met gebruik?
Nee. In de praktijk zal dit vaak wel gebeuren maar zoals hiervoor aangegeven is een oppositieprocedure een juridisch administratieve procedure tegen een merkaanvraag en niet een inbreukprocedure tegen feitelijk gebruik. Voor dat laatste is altijd een gang naar de rechter nodig.
Wat als een oppositie tegen mijn merk wordt ingediend?
Check of het merk van de opposant gebruiksplichtig is en stel het rechtinstandhoudend gebruik -als dit het geval is- altijd ter discussie. De bewijslast om gebruik aan te tonen is niet altijd eenvoudig en regelmatig wordt een oppositie verloren omdat het bewijs van gebruik niet voldoende wordt geacht of niet op een juiste wijze wordt aangeboden.
De opposant tegen mijn nieuwe aanvraag heeft niet gezien dat ik ook een oudere merkinschrijving heb van een gelijkend of identiek merk, win ik nu de oppositie?
Nee. De beoordeling is uitsluitend op basis van de ingeroepen registraties van de opposant tegen de aanvraag van de deposant. In dit geval is het starten van een doorhalingsactie tegen de registraties van de opposant nodig om de basis onder de oppositie te laten wegvallen.
Het voeren van oppositie procedures kent wat haken en ogen. Heeft u vragen? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer nu op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.
Dit artikel is geschreven door Franc Enghardt, BMM Erkend Merkengemachtigde en werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.