Van kleding tot cosmetica: Classificaties en soortgelijkheid in merkbescherming

Het uitgangspunt van merkbescherming is dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Bij het verrichten van depot dient te worden aangegeven voor welke waren en diensten bescherming wordt verlangd. Alle waren en diensten zijn ingedeeld in een internationaal erkende classificatie bestaande uit 34 warenklassen en 11 dienstenklassen. In de rechtspraak (IP Translator) is bepaald dat de waren en diensten voldoende duidelijk omschreven dienen te worden.  

Omdat de beschermingsomvang zich uitstrekt tot de mogelijkheid om op te kunnen treden tegen soortgelijke waren en/of diensten is de beschermingsomvang van een merk ruimer dan de specifiek genoemde waren en diensten. Uiteraard zijn er grenzen aan soortgelijkheid en daarmee aan de beschermingsomvang. Zo zijn zeep en chocolade niet soortgelijk en kan het merk DOVE voor chocolade daarom bestaan naast het merk DOVE voor ZEEP. 

De soortgelijkheid van waren en/of diensten wordt beoordeeld aan de hand van alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Zoals de aard, de bestemming en het gebruik. Maar ook het concurrerende of aanvullende karakter speelt een rol zoals werd bepaald in de zaak(Canon/Cannon). Daarnaast kunnen ook andere factoren van invloed zijn zoals, de distributiekanalen, relevante publiek of producent/provider. Deze lijst is niet uitputtend. 

Waar de grens ligt van soortgelijkheid wordt vooral in oppositiebeslissingen en in rechtspraak bepaald. Enkele opvallende zaken lichten wij hieronder toe. Het feit dat de waren of diensten in dezelfde of verschillende klassen staan betekent op zichzelf niet dat zij soortgelijk of juist verschillend zijn. Niet de klasse, maar de bewoordingen van de waren en diensten bepalen de reikwijdte van de bescherming van een merk. 

In de zaak (Scandic werden Bier (32) en restaurant diensten (43) soortgelijk geacht). Ter onderbouwing werd aangevoerd dat de producent/ provider en de distributiekanalen overlappen en dat bier en restaurant diensten complementair zijn. In een aantal zaken werd cosmetica (3) niet soortgelijk bevonden aan kleding (25). Echter, in de zaak (Derek Rose) werden ze wel soortgelijk bevonden met als argument ‘diversificatie van activiteiten’, namelijk dat ondernemingen onder hetzelfde (luxe) merk zowel kleding, tassen, sieraden als ook cosmetica en parfums aanbieden.  

In een andere kwestie (Hispano Suiza)  heeft het Europese merkenbureau EUIPO geoordeeld dat voertuigen (12) niet soortgelijk zijn aan uurwerken en tijdmeetinstrumenten(14) en kleding (25). De opposant was van mening dat het een gangbare handelspraktijk is van veel autofabrikanten van bekende merken dat hun merk ook wordt gebruikt voor kleding en horloges. Deze zaak werd voorgelegd aan het Gerecht en dat concludeert dat het bestaan van een bepaalde handelspraktijk een rol kan spelen in de beoordeling van de soortgelijkheid, maar dat de beslissing onvoldoende gemotiveerd werd.  

Bier (32) en wijn (33) worden doorgaans soortgelijke geacht. In de zaak Symphony werd Wijn (33) dan weer niet soortgelijke geacht aan gin (33) (Hiervoor werd aangevoerd dat beide dranken verschillen op grond van hun ingrediënten, productie methode, kleur, smaak en de manier waarop ze worden geconsumeerd.  

Dat fysieke en virtuele goederen niet automatisch soortgelijk worden geacht blijkt uit de zaak (vinicio) waarin werd bepaald dat de verkoop van virtuele parfum (35) niet soortgelijk is aan parfum (3). Als argument werd aangevoerd dat het niet waarschijnlijk is dat fysieke en virtuele goederen via dezelfde distributiekanalen en verkooppunten worden verkocht. De uitkomst van een discussie over soortgelijkheid kan worden beïnvloed door het aangeleverde bewijsmateriaal. In een geschil loont het in ieder geval een deskundige in te schakelen voor een goede onderbouwing. 

Voordat er ook maar sprake is van een geschil dient bij het verrichten van depot goed gekeken te worden naar de producten en diensten waarvoor u het merk gaat gebruiken. Het is het dagelijks werk van onze consultants om die waren en diensten nauwkeurig en passend binnen de classificatie te omschrijven. Deze dient ook toekomstbestendig te zijn, omdat de waren en dienstenomschrijving van een registratie niet kan worden uitgebreid. 

Het lijkt aantrekkelijk om de omschrijving zo ruim mogelijk te formuleren, maar dat is om een aantal redenen niet aantrekkelijk. Met een ruime formulering loopt u de kans een conflict uit te lokken met de houder van een eerder geregistreerd merk dat overeenstemt waardoor er onnodige kosten kunnen ontstaan. Een tweede reden is dat in de merkenwetgeving een bepaling is opgenomen op basis waarvan iedere belanghebbende de doorhaling kan vorderen wegens niet gebruik van het merk voor de waren en diensten waarvoor het werd geregistreerd. In de meeste landen is deze termijn vijf jaar. 

Het opstellen van een juiste classificatie is onderdeel van de depotstrategie. Meer weten? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hier contact met ons op. Abonneer op de nieuwsbrief Perspectives om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. 

Dit artikel is geschreven door Annette Lindeman, werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.