Braziliaans international Neymar scoort in merkconflict

Het Gerecht van de Europese Unie heeft zich uitgesproken over de registratie van het woordmerk NEYMAR, geregistreerd voor kleding, schoenen en hoofddeksels. Dit merk werd geregistreerd door de Portugese zakenman Carlos Moreira, waarna de voetballer van Paris Saint-Germain en Braziliaans international een vordering tot nietigverklaring indiende.

Het betwiste merk

Het conflict ving aan in 2012, het jaar dat Neymar als beste voetballer van Zuid-Amerika werd verkozen. In december van dat jaar heeft Carlos Moreira een aanvraag voor het EU-woordmerk NEYMAR ingediend bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Het EUIPO heeft het merk in april 2013 toegewezen voor de categorieën kleding, schoenen en hoofddeksels.

Te kwader trouw

Neymar heeft in 2016 een vordering tot nietigverklaring van het woordmerk ingediend. Een merk kan onder meer nietig verklaard worden wanneer de houder van het merk ten tijde van de aanvraag te kwader trouw handelde. Er bestaat voor het aantonen van kwade trouw geen simpele, doorslaggevende test;  kwade trouw zal moeten worden aangetoond aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Daarbij  is met name de timing van de aanvraag belangrijk en moeten de volgende drie relevante factoren worden meegenomen:

• Het gebruik maken van een identiek of overeenstemmend teken waardoor verwarringsgevaar ontstaat;
• Wetenschap hebben van het gebruik van het identieke of overeenstemmende teken;
• Het oogmerk van de merkhouder.

Beoordeling van de factoren

Het betwiste woordmerk, NEYMAR, is identiek aan de naam van de beroemde voetballer. Deze naam is bovendien niet gangbaar in de voetbalwereld, waardoor een associatie met de Braziliaan snel is gemaakt. Ten tijde van de aanvraag waren al verschillende artikelen over Neymar gepubliceerd en genoot hij reeds veel publieke aandacht binnen de Europese Unie.

Carlos Moreira kon niet uitleggen waarom hij juist deze (ongebruikelijke) naam als merk heeft gekozen, en niet bijvoorbeeld zijn eigen naam heeft gebruikt. De doorhalingsafdeling van het EUIPO gaat er dan ook van uit dat Carlos Moreira gebruik wilde maken van de naam om voordeel te trekken uit de bekendheid ervan. Zij oordeelt dat Carlos Moreira te kwader trouw heeft gehandeld ten tijde van de aanvraag en verklaart de registratie van het woordmerk nietig.

Argumenten in de beroepsprocedure

Carlos Moreira is het niet eens met het oordeel van de doorhalingsafdeling en gaat in beroep bij het Gerecht. Hij geeft toe dat hij, ten tijde van de aanvraag, op de hoogte was van het bestaan van de voetballer Neymar. Volgens Carlos Moreira was de voetballer echter nog niet bekend in Europa, alhoewel het een opkomende ster in de voetbalwereld was. In de beroepsprocedure ontkent Moreira het merk te hebben gedeponeerd met het doel voordeel te trekken uit de bekendheid van Neymar. Het merk zou puur zijn gekozen vanwege de klank van het woord. Deze woordkeuze was dan ook toeval en kwam niet voort uit het oogmerk voordeel te trekken uit de bekende naam.

De beslissing

Het Gerecht merkt op dat het aangedragen bewijs aantoont dat Neymar ten tijde van de aanvraag reeds bekendheid genoot in Europa. Zijn prestaties in het Braziliaanse nationale team zijn tussen 2009 en 2012 uitgebreid verslagen in artikelen, gepubliceerd in onder meer Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Neymar werd gezien als een zeer getalenteerde voetballer en verschillende van de beste Europese voetbalclubs volgden hem.

Het Gerecht verwerpt het argument van Carlos Moreira dat de merkaanvraag puur toeval was. De naam van de voetballer was al gevestigd in de voetbalwereld, een wereld waar Carlos Moreira bovengemiddelde kennis van had. Het feit dat Carlos Moreira op dezelfde dag ook een andere merkaanvraag heeft ingediend spreekt niet voor hem. Des te meer omdat dit een aanvraag voor het woordmerk IKER CASILLAS betrof, ‘toevalligerwijs’ een van ‘s werelds beste voetbalkeepers ten tijde van de aanvraag.

Op basis van het bovenstaande heeft het Gerecht geoordeeld dat Carlos Moreira te kwader trouw heeft gehandeld bij de aanvraag van het woordmerk NEYMAR. De beslissing van de doorhalingsafdeling wordt in stand gehouden, waardoor Neymar zich voortaan weer kan focussen op scoren op het voetbalveld, in plaats van in de rechtszaal.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Mocht u vragen hebben over dit artikel of meer willen weten over nietigheid en/of registratie van een merk, neem dan gerust contact met ons op.