Red Bull heeft zijn vleugels terug

Eerder oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat energiedrank van Red Bull en de alcoholhoudende versnapering Flügel van Asolo geen soortgelijke producten zijn. Vanwege deze uitspraak van het Gerecht EU lijken merkhouders van dranken te worden gelimiteerd in hun beschermingsomvang. Red Bull blijkt echter nog een mogelijkheid te hebben om zijn vleugels terug te krijgen.

Achtergrond van de zaak

In 2011 heeft Red Bull een vordering tot nietigverklaring van het EU-woordmerk FLÜGEL ingediend. Het betwiste woordmerk was geregistreerd door Asolo voor producten in klasse 33 (alcoholische dranken, behalve bieren) en producten in klasse 32 (bieren en non-alcoholische dranken). Red Bull heeft de vordering tot nietigverklaring ingediend op basis van zijn eerdere Oostenrijkse merkregistraties voor de merken: ‘… VERLEIHT FLÜGEL’ en ‘RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL’ (Red Bull geeft je vleugels).

Volgens de doorhalingsafdeling en de beroepsafdeling van het Europese merkenbureau EUIPO bestond er voldoende connectie tussen de merken van Red Bull en het betwiste merk FLÜGEL. Bovendien waren de producten waarvoor de respectieve merken waren ingeschreven deels identiek en deels soortgelijk, waardoor er naar de mening van EUIPO  kans op verwarring bestaat tussen de merken en de vordering tot nietigverklaring werd geaccepteerd.

Asolo heeft zich vervolgens tot het Gerecht EU (hierna: het Gerecht) gewend. In oktober 2018 oordeelde het Gerecht dat alcoholische dranken enerzijds en energiedranken anderzijds niet als soortgelijke producten kunnen worden aangemerkt. Nu volgens het Gerecht de producten uit klasse 32 en 33 niet soortgelijk zijn, kan van verwarringsgevaar geen sprake zijn. De registratie van het merk FLÜGEL is voor de producten uit klasse 32 (bieren en non-alcoholische dranken) door het Gerecht wel nietig verklaard, omdat deze identiek zijn aan de door Red Bull verkochte producten.

Ten aanzien van de producten uit klasse 33 kon de registratie van het merk FLÜGEL vooralsnog voortbestaan. (Meer informatie over deze uitspraak kunt u vinden in ons Engelstalige artikel ‘General Court does not give Red Bull wings’)

Terug naar de beroepsafdeling

Het Gerecht heeft de zaak vervolgens terugverwezen naar de beroepsafdeling van het EUIPO die de nodige maatregelen moest treffen om de uitspraak ten uitvoer te brengen. Omdat de uitspraak van het Gerecht geen mogelijkheid bood om de registratie van het merk FLÜGEL voor alcoholische dranken nietig te laten verklaren, beriep Red Bull zich voor de beroepsafdeling op een andere grond en stelde zij dat door gebruik van het merk FLÜGEL ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de merken ‘… VERLEIHT FLÜGEL’ en ‘RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL’.

Voor een geslaagd beroep op deze grond gelden, aldus EUIPO’s beroepsafdeling, vijf cumulatieve vereisten:

• Het oudere merk is ingeschreven;
• Het bestreden merk is identiek aan of stemt overeen met de eerdere inschrijving;
• Het oudere merk is bekend;
• Er bestaat een connectie tussen de merken, en;
• Het risico bestaat dat door het gebruik van het bestreden merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk.

De eerste twee vereisten zijn reeds in de eerdere procedures behandeld en de beroepsafdeling ziet geen reden om hiervan af te wijken.

De reputatie van Red Bull

Om aan dit vereiste te voldoen, moet Red Bull aantonen dat een significant gedeelte van het Oostenrijkse publiek bekend was met het merk ten tijde van de inschrijving van het merk FLÜGEL. Red Bull heeft verschillende marktonderzoeken ingediend waaruit de reputatie van zijn merken met indrukwekkende percentages wordt aangetoond. Volgens de rapporten is bijna de gehele Oostenrijkse bevolking bekend met het merk en een aanzienlijk deel hiervan associeert het woordmerk ‘… VERLEIHT FLÜGEL’ direct met Red Bull. Volgens de beroepsafdeling geniet Red Bull dan ook een grote mate van bekendheid onder het relevante publiek.

Connectie tussen de merken

Het bestaan van een connectie tussen de merken is een impliciet vereiste dat ten grondslag ligt aan het risico van ongerechtvaardigd voordeel trekken. Zoals eerder bij het Gerecht is gebleken, zijn de producten waarvoor de merken zijn ingeschreven niet soortgelijk. De producten worden echter wel via dezelfde kanalen zoals supermarkten verkocht en staan in de horeca op dezelfde drankenkaarten. Hierdoor bestaat er toch een zeker verband tussen de producten, ondanks dat deze niet soortgelijk zijn. Bovendien draagt het grote onderscheidend vermogen van Red Bull eraan bij dat het publiek sneller een connectie ziet tussen de merken.

Ongerechtvaardigd voordeel

Voor het vaststellen of er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken, ook wel ‘meeliften’ of ‘kielzogvaren’ genoemd, is het niet vereist dat Red Bull daadwerkelijk schade heeft geleden. Aan dit vereiste is voldaan wanneer aangetoond kan worden dat Asolo zonder geldige reden voordeel trekt uit het voeren van het oudere merk. De beroepsafdeling zal moeten beoordelen of Asolo heeft meegelift op de reputatie en het prestige van Red Bull’s merk.

Vanwege de hoge mate van bekendheid acht de beroepsafdeling het zeer waarschijnlijk dat gebruik van het merk FLÜGEL zal leiden tot het trekken van ongerechtvaardigd voordeel. Dit wordt tevens bevestigd door een van de aangevoerde marktonderzoeken, waaruit blijkt dat het consumentengedrag door gebruik van dit merk wordt beïnvloed.

Nu Asolo geen geldige reden heeft aangedragen ter rechtvaardiging van het merkgebruik, oordeelt de beroepsafdeling dat Asolo meelift op de reputatie van Red Bull en daardoor inbreuk maakt op het merkrecht. De EU-registratie van het woordmerk FLÜGEL wordt derhalve ook nietig verklaard voor de producten in klasse 33 (alcoholhoudende dranken).

Mocht u vragen hebben over dit artikel of meer willen weten over uw kans op succes bij het optreden tegen het gebruik en/of registratie van een merk dat overeenstemt met uw merk, neem dan gerust contact met ons op.