De puzzel is opgelost: vormmerk Rubiks kubus is ongeldig

Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in oktober jongstleden dat de vorm van de Rubiks kubus niet voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving als merk. We zetten uiteen welke overwegingen hierbij een rol spelen.

Merkenrechtelijke bescherming van vormen - wanneer wel en niet?

Zoals we eerder hebben geschreven, kan het voor ondernemers een uitdaging zijn om vormen (en andere kenmerken, zoals kleuren en klanken) als merk te registreren en te handhaven. Om terughoudend te zijn bij het monopoliseren van dergelijke kenmerken om daarmee de vrije markthandel niet al te zeer te beperken, biedt EU-wetgeving drie uitsluitingsgronden. Een kenmerk zoals een vorm is uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming indien het kenmerk wordt bepaald door de aard van de waar; de wezenlijke waarde aan de waar geeft; of indien het kenmerk noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 

Op grond van het laatste punt is de vormmerkregistratie voor de Rubiks kubus nietig verklaard.

Achtergrond van de uitspraak: Kamer van Beroep verklaart het merk nietig

De procedure over de vormmerkregistratie voor de Rubiks kubus is een veelbesproken en langslepende procedure. Op basis van de hierboven besproken technische uitsluitingsgrond werd in 2006 een verzoek tot nietigverklaring van de Rubiks kubusvorm ingediend. In de kern ging de daaropvolgende procedure om de vraag of het roterende vermogen van de kubus, dus het interne mechanisme, ook in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de vorm van de kubus noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

In november 2016 beantwoordde de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie EU, deze vraag bevestigend: niet-zichtbare elementen van een vorm moeten inderdaad in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Het Hof van Justitie verwees de zaak vervolgens terug voor het feitelijke oordeel, waarop in 2017 de beslissing van de Kamer van Beroep van het EU-merkenbureau volgde.

De Kamer van Beroep identificeerde in haar beslissing van juni 2017 drie essentiële kenmerken van het merk:

1. de algemene vorm van de kubus
2. de zwarte lijnen die vierkantjes tonen op elke zijde van de kubus
3. de verschillende kleuren op de zes zijden van de kubus

Of zoals de Kamer van Beroep meer specifiek omschrijft: rijen van kleinere kubussen van verschillende kleuren, die zowel axiaal en verticaal als horizontaal draaien, die deel uitmaken van een grotere kubus en die zo gedraaid kunnen worden dat de negen vierkanten van elk vlak van die kubus dezelfde kleur vertonen.

De Kamer van Beroep stelde vast dat ieder van deze essentiële kenmerken noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en verklaarde de merkregistratie nietig. De merkhouder ging tegen de beslissing in hoger beroep bij het Gerecht EU.

In hoger beroep: een driedimensionale puzzel met twee essentiële kenmerken

Het Gerecht EU was het bij de behandeling van het hoger beroep niet eens met de bevindingen van de Kamer van Beroep voor wat betreft de drie essentiële kenmerken van het betrokken merk. In het bijzonder is het Gerecht EU het er niet mee eens dat de kleurverschillen aan de zes zijden van de kubus een essentieel kenmerk van de Rubik's Cube merkinschrijving zijn. Zo bevatte de inschrijving een eenvoudige visuele analyse van de grafische voorstelling van het merk (afbeelding rechts), waarbij het niet mogelijk was om op de zes zijden van de kubus met voldoende nauwkeurigheid kleurverschillen te onderscheiden.

Bovendien bevatte de registratie geen beschrijving van de kleuren, noch had de merkhouder ooit beweerd dat de kleuren op elk van de zijden van de kubus een belangrijke rol speelden in het kader van de onderhavige merkregistratie. In het kader van de hoorzitting zijn partijen overeengekomen dat de kleurverschillen op de zes zijden van de kubus geen essentieel kenmerk van het bestreden merk vormen. Hierdoor blijven twee essentiële kenmerken in het geding: de algemene vorm van de kubus en de zwarte lijnen en vierkantjes op elke zijde van de kubus.

De beoogde technische uitkomst

Het Gerecht EU bevestigt het oordeel van de Kamer van Beroep over de beoogde technische uitkomst van de Rubiks kubus. Ook merkt het Gerecht EU op dat het algemeen wordt begrepen dat de Rubiks kubus een spel is dat tot doel heeft een 3D kubusvormige puzzel te voltooien door de rijen kleinere kubussen van verschillende kleuren, die deel uitmaken van een grotere kubus, axiaal, verticaal en horizontaal te roteren, totdat de negen vierkanten van elke zijde van de kubus dezelfde kleur hebben.

Het Gerecht EU was het ook eens met de analyse van de Kamer van Beroep dat de analyse van de functionaliteit van de essentiële kenmerken van het betrokken merk moet worden uitgevoerd in het licht van de betrokken waren en de beoogde technische uitkomst van die waren. 

Zwarte lijnen

Het Gerecht oordeelt verder, evenals de Kamer van Beroep, dat het essentiële kenmerk van de zwarte lijnen - die elkaar horizontaal en verticaal snijden op elk van de zijden van de kubus, waarbij elk van hen wordt verdeeld in negen kleine kubussen van gelijke grootte, verdeeld in rijen van 3x3 - noodzakelijk is om het beoogde technische resultaat te verkrijgen. Deze zwarte lijnen vormen een fysieke scheiding tussen de verschillende kleine blokjes, waardoor een speler elke rij van blokjes onafhankelijk van elkaar kan roteren om de kleine blokjes in het gewenste kleurenschema op de zes zijden van de kubus te verzamelen. Een dergelijke fysieke scheiding is dus nodig om de verschillende rijen kleine blokjes verticaal en horizontaal te roteren door middel van een mechanisme in het midden van de kubus. Zonder een dergelijke fysieke scheiding zou de kubus niet meer zijn dan een vast blok waarin geen van de afzonderlijke elementen onafhankelijk van de andere elementen kan bewegen.

Totale vorm van de kubus

Wat de algemene vorm van de kubus betreft, bevestigt het Gerecht EU dat de vorm van de kubus onlosmakelijk verbonden is met enerzijds de rasterstructuur, die bestaat uit de zwarte lijnen, en anderzijds met de functie van de betrokken waar zelf, namelijk het horizontaal en verticaal roteren van de rijen kleine kubussen. In het licht van deze factoren moet de vorm van het product in dit geval een kubus zijn; een regelmatige zeshoek.

Het Gerecht EU merkt op dat een 3D-puzzel met een roterend vermogen kan verschijnen in andere vormen dan die van een kubus; het achtte het echter, op basis van eerdere jurisprudentie, irrelevant of er andere vormen zijn die hetzelfde technische resultaat zouden kunnen bereiken.

In dat verband wijst het Gerecht EU erop dat de inschrijving van een vorm als merk de houder van dat merk dus waarschijnlijk in staat zal stellen andere ondernemingen te beletten om niet alleen dezelfde vorm te gebruiken, maar ook soortgelijke vormen te gebruiken. Een aanzienlijk aantal alternatieve vormen kan dus onbruikbaar worden voor de concurrenten van die merkhouder.

Op grond van bovenstaande overwegingen komt het Gerecht EU tot de slotsom dat het Rubiks kubus-vormmerk door de Kamer van Beroep terecht nietig is verklaard en verwerpt het hoger beroep van de merkhouder.

Meer informatie?

Binnen de eisen en beperkingen die door wetgeving aan de bescherming van vormen en andere kenmerken worden gesteld, is het van grote toegevoegde waarde om uw merken zo goed mogelijk te beschermen. Uw merken vertegenwoordigen immers een zeer aanzienlijke waarde. Voor meer informatie of advies over het beschermen van vormen en andere kenmerken van uw producten, kunt u contact opnemen met uw Novagraaf consultant of middels onderstaande button.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.