Appels met appels vergelijken

De Amerikaanse onderneming The Happy Apple Company heeft in een procedure voor de rechtbank in Seattle een verbod gevraagd op het gebruik van de merknaam HAPPY APPLE voor een cannabis-appeldrank door Tarukino Holdings Inc. De kans op verwarring tussen de producten van beide ondernemingen is echter, mede gelet op de afzetkanalen, naar mening van de rechter gering. Novagraaf’s Theo Visser belicht deze kwestie.

Achtergrond

Lochirco Fruit and Produce Company Inc. uit Union, Dakota gebruikt sinds 1970 de naam Happy Apples voor appels en appelproducten (zie afbeelding hieronder). Sinds 1989 mag The Happy Apple Company de merknaam gebruiken voor de verkoop van appels en appelproducten, waaronder ciderdrank, aan de westkust van de Verenigde Staten.

Tarukino Inc. uit de staat Washington gebruikt de merknaam HAPPY APPLE sinds juni 2017 voor een op marihuana gebaseerde appeldrank (zie ook afbeelding hieronder), die zij levert aan - door de staat Washington erkende - cannabiswinkels.

De kwestie

Begin 2018 zond The Happy Apple Company een sommatie aan Tarukino om het gebruik van de merknaam HAPPY APPLE met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

In februari 2018 diende Tarukino een verzoek tot registratie van het merk HAPPY APPLE in voor ‘light dranken’. Nadat Tarukino een registratie van het merk in de staat Washington had verkregen, maakte The Happy Apple Company bezwaar wegens merkinbreuk, misleiding en oneerlijke concurrentie. Zij vroeg de rechter in Seattle om een voorlopige voorziening.

Een voorlopige voorziening is een bijzonder middel dat alleen wordt toegekend indien de rechter van mening is dat de eiser op grond van zijn argumenten een goede kans maakt de kwestie in een bodemprocedure te winnen, er zonder de voorlopige voorziening onherstelbare schade voor de eiser zal zijn en of de redelijkheid en billijkheid en het algemeen belang een voorlopige voorziening eisen.

The Happy Apple Company betoogt dat zij weliswaar geen merkregistratie heeft, maar de naam al heel lang gebruikt (in de Verenigde Staten ontstaan ook merkrechten door gebruik). Verder stelt zij dat HAPPY APPLE een beschrijvende naam is, die een dubbele betekenis heeft gekregen bij de consument. Bovendien stelt zij dat HAPPY APPLE een merk is met landelijke bekendheid en HAPPY APPLE onderscheidend vermogen heeft gekregen door het lange, substantiële en exclusieve gebruik. Het bedrijf beweert onherstelbare schade te lijden door de inbreuk.

Tarukino meent dat The Happy Apple Company geen gebruik kan aantonen in de staat Washington, maar volgens de eiser verkoopt zij wel degelijk in deze staat via onder meer Wal-Mart en Kroger.

Oordeel rechter

De rechtbank erkende dat beide producten uit of met appel zijn vervaardigd. Maar daar blijft het dan ook bij. Om te bepalen of er gevaar voor verwarring is, hanteert de rechtbank de volgende criteria:

• hoe sterk zijn de merken;
• hoe sterk stemmen de merken overeen;
• is er bewijs van daadwerkelijke verwarring aanwezig;
• wat zijn de verkoopkanalen, de productsoorten en mogelijke uitbreiding van productlijnen; en
• wat is de bedoeling van de vermeende inbreukmaker met de keuze van het merk.

Bovendien kijkt de rechtbank naar alle verpakkingen waarop de in het geding zijnde merken voorkomen, het daarop gebruikte lettertype, de ontwerpelementen, de aanwezigheid van merk-of bedrijfsnamen alsmede andere informatie op de verpakking. De toetsing van deze criteria bleek in deze zaak van belang voor de beslissing van de rechter.

Hoewel beide producten voorzien zijn van de merknaam HAPPY APPLE, zien naar het oordeel van de rechter de respectieve merken er totaal anders uit. De verpakking van The Happy Apple Company heeft een ander lettertype en bevat een karikaturale afbeelding van een karamelappel:

Het product dat door Tarukino wordt verkocht, omvat een afbeelding met twee pijlen, een appel en de woorden "cannabis infused" die samen een wapenschild vormen:

De rechtbank had ook veel vertrouwen in de belangrijke regulering van cannabisproducten volgens de wet van de staat Washington: cannabis-houdende dranken kunnen alleen verkocht worden door winkels die een vergunning hebben en worden gecontroleerd door de Washington State Liquor and Cannabis Board. Deze winkels verkopen alleen marihuana, marihuanaconcentraten, marihuanaproducten en marihuana gerelateerde parafernalia.

De producten van Tarukino en de producten van The Happy Apple Company zullen waarschijnlijk nooit in dezelfde winkels worden verkocht en het is onwaarschijnlijk dat een koper per vergissing een winkel zou binnengaan die marihuana of met marihuana verwante producten verkoopt en een cannabis-houdende appeldrank zou verwarren met de verse appels, appelcider of karamelappelen verkocht door The Happy Apple Company. The Happy Apple Company zal naar de mening van de rechter  geen onherstelbare schade lijden.

Het verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen. Wij zijn benieuwd wat de rechter in de bodemzaak gaat beslissen en houden u op de hoogte.