BELANGRIJK! Wijzigingen in het Benelux merkenrecht in 2018 en 2019

In 2018 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden in het Benelux merkenrecht. Begin 2019 verandert er nog meer. Deze wijzigingen zijn voor de dagelijkse praktijk van groot belang en daarom praten wij u graag bij. Tevens adviseren wij u om, indien voor u relevant, vóór 1 januari 2019 actie te ondernemen in verband met het gewijzigde taksesysteem.

Samengevat - de belangrijkste wijzigingen in 2019:

• Gewijzigd taksesysteem per 1 januari 2019, met ingang van deze datum ook taksen voor de tweede en derde klasse bij depot én vernieuwing;
• Een ‘grafische voorstelling’ is straks niet langer een vereiste om een merk te kunnen deponeren;
• Vormuitsluitingsgronden worden uitgebreid naar kenmerkuitsluitingsgronden;
• Er komt een onderscheid tussen certificeringsmerken (keurmerken) en collectieve merken (verenigingsmerken).

Samengevat - de wijzigingen in 2018:

• Houders van bekende merken hebben een sterkere positie in opposities gekregen;
• Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft een doorhalingsprocedure geïntroduceerd; en
• Het Benelux-Gerechtshof is, in plaats van de nationale rechter, de instantie om in beroep te gaan tegen eindbeslissingen van BOIP.

Wat dient u als merkhouder nu te doen?

De recente en op komst zijnde veranderingen in de Benelux merkenwetgeving (zie hieronder een uitgebreide uiteenzetting van de wijzigingen in 2018 en 2019) brengen nieuwe mogelijkheden voor Benelux merkhouders met zich mee, maar vereisen ook aandacht voor bestaande registraties. Zo is het aan te bevelen om na te gaan of u thans tekens gebruikt die, na implementatie van de nieuwe Merkenrichtlijn in eerste kwartaal 2019, door het vervallen van de eis van grafische weergave als merk zouden kunnen dienen, bijvoorbeeld onderscheidende multimediale tekens.

Onmiddellijke actie kan nodig zijn in verband met de wijziging van het taksesysteem per 1 januari 2019. Overweegt u een nieuw depot van een merk in meer dan één klasse? Dan adviseren wij u een dergelijk depot te laten verrichten vóór 1 januari 2019.

Het ‘één takse per klasse’-systeem komt per 1 januari 2019 eveneens te gelden voor vernieuwingen van Benelux merkregistraties. Beneluxregistraties die vernieuwd kunnen worden vóór die datum vallen nog onder het oude ‘drie klassen voor de prijs van één’-systeem.

Beneluxregistraties waarvan de registratietermijn afloopt op of ná 1 januari 2019 vallen in beginsel onder het nieuwe ‘één takse per klasse’-systeem. Houders van merken geregistreerd in twee of meer klassen die in de eerste helft van 2019 vernieuwd dienen te worden en die wensen te vernieuwen in twee of meer klassen wordt aanbevolen om te vernieuwen vóór 1 januari 2019 want dan geldt ook voor die registraties het huidige, goedkopere, taksesysteem.

Kortom: wij adviseren u om uw merkportfolio tijdig te (laten) analyseren en, waar wenselijk, actie te (laten) ondernemen.

In het navolgende kunt u meer lezen over de wijzigingen die in 2018 hebben plaatsgevonden en in 2019 zullen plaatsvinden, uiteengezet per onderwerp.

Uiteenzetting wijzigingen in 2018

Per 1 juni 2018 hebben zich in de Benelux de volgende belangrijke wijzigingen voorgedaan:

• Het belang van bekendheid: nieuwe grond toegevoegd aan oppositieprocedure

Sinds 1 juni 2018 is een nieuwe grond toegevoegd op basis waarvan oppositie tegen een aangevraagd teken ingediend kan worden.

Op basis van deze ‘sub c’-grond is het voor houders van bekende merken mogelijk geworden om oppositie in te dienen tegen een Benelux merkaanvraag indien het aangevraagde teken gelijk is aan of overeenstemt met het oudere bekende merk en er met het gebruik van het teken, ongeacht of het teken voor soortgelijke of niet-soortgelijke waren en diensten is gedeponeerd, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Voorheen was een merkhouder in een dergelijk geval genoodzaakt een procedure bij de civiele rechter te starten. De toevoeging van deze grond biedt een verbreding van de oppositieprocedure en is een belangrijke aanvulling op de bezwaarmogelijkheden voor houders van bekende merken.

• Invoering van de administratieve doorhalingsprocedure bij BOIP

In veel EU-lidstaten geldt momenteel dat indien merkhouders (of andere belanghebbenden geen gebruik hebben gemaakt van een oppositiemogelijkheid en toch de doorhaling van een merk willen vorderen, dit niet mogelijk is bij het nationale merkenbureau. In die gevallen is men genoodzaakt om naar de rechter te stappen.

Dit gold ook voor de Benelux, maar sinds 1 juni jongstleden is dit veranderd door de introductie van de administratieve doorhalingsprocedure bij BOIP. Sindsdien kan bij BOIP de nietigheid of het verval worden verzocht door merkhouders of andere belanghebbenden, hetgeen een snel en goedkoper alternatief biedt ten opzichte van procedures bij de civiele rechter. Dit is naar onze mening goed nieuws voor Benelux merkhouders!

• Nieuwe rol voor het Benelux-Gerechtshof

Vóór 1 juni 2018 moest een hoger beroep tegen een eindbeslissing van het BOIP aanhangig worden gemaakt bij één van de hoven van beroep te Brussel, Den Haag of Luxemburg, terwijl het Benelux-Gerechtshof enkel fungeerde als de hoger beroepsinstantie voor vragen inzake uitlegging van de wet. Vanwege de verschillen in beslissingen tussen de drie hoven van beroep ontstond behoefte aan meer harmonisatie in beslissingen in de Benelux.

Sinds 1 juni 2018 worden beroepen tegen eindbeslissingen van het BOIP (weigerings-, doorhalings- of oppositiebeslissingen) ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof, meer specifiek: de nieuw geïntroduceerde ‘tweede kamer’ van het Benelux-Gerechtshof die fungeert als de feitelijke (‘de facto’) kamer. Deze tweede kamer is vergelijkbaar met het Gerecht EU op EU-niveau, terwijl de eerste kamer van het Benelux-Gerechtshof vergelijkbaar is met het Hof van Justitie EU als zijnde de hoger beroepsinstantie die uitleg geeft aan het merkenrecht.

De beroepstermijn bij beide kamers betreft twee maanden. De gespecialiseerde rechters zijn intussen ingezworen. Overigens is er geen verplichting vertegenwoordigd te worden door een bij de balie in een van de Benelux-landen ingeschreven advocaat. Dit houdt in dat u zelf de beroepsprocedure kunt voeren dan wel u zich in beroep kunt laten vertegenwoordigen door een merkengemachtigde.

Op komst zijnde veranderingen per begin 2019

De nieuwe Merkenrichtlijn moet uiterlijk in 2019 geïmplementeerd zijn in de nationale merkenwetgeving van lidstaten, in de Benelux het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Na implementatie van de Merkenrichtlijn in nationale merkenwetgeving zal het merkenrecht in de Europese Unie meer geharmoniseerd zijn.

• Gewijzigd taksesysteem per 1 januari 2019

Allereerst zal per 1 januari 2019 een gewijzigd taksesysteem komen te gelden. Thans geldt dat voor een depot in één tot drie klasse(n) dezelfde takse gerekend wordt (‘drie klassen voor de prijs van één’), hetgeen heeft geresulteerd in een merkenregister dat vol zit met merken die niet noodzakelijkerwijs gebruikt worden voor alle klassen waarvoor het merk geregistreerd is. Dit heeft implicaties voor de beschikbaarheid van merken en de betrouwbaarheid van het merkenregister.

Om te bevorderen dat een bewuste keuze wordt gemaakt ten aanzien van de klassen waarvoor merken worden gedeponeerd en vernieuwd, biedt de nieuwe Merkenrichtlijn de lidstaten de mogelijkheid om een takse te gaan rekenen per klasse, dat wil zeggen dus ook voor de tweede en derde klasse. Voor EU-merken (Uniemerken) geldt dit systeem sinds eind maart 2016.

Verschillende EU-lidstaten, waaronder de Benelux, maken van deze mogelijkheid gebruik en introduceren een ‘één takse per klasse’-systeem in de nationale merkenwetgeving. Dit betekent dat per 1 januari 2019 de kosten voor een registratie of vernieuwing in twee of meer klassen duurder wordt.

Overige wijzigingen per implementatiedatum Merkenrichtlijn in BVIE
Verwacht wordt dat de Benelux-wetgever het overige uit de Merkenrichtlijn binnen enkele maanden (eerste kwartaal 2019) zal implementeren, inhoudende dat per de implementatiedatum de volgende veranderingen plaatsvinden in Benelux-wetgeving:

• Van het vereiste van grafische voorstelling naar het vereiste van duidelijke en nauwkeurige weergave

In de nieuwe Merkenrichtlijn is het vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ komen te vervallen. Dit maakt het mogelijk om een niet-zichtbaar teken of een teken dat lastig in een 2D afbeelding is te vervatten - zoals een multimediaal teken, een hologram of een klank - te registeren, mits het teken omschreven kan worden op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze (en het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd).

• Uitbreiding vormuitsluitingsgronden

Thans gelden in de Benelux drie merkenrechtelijke uitsluitingsgronden inzake vormmerken (3D merken) die niet gelden ten aanzien van ‘traditionele’ merken zoals woordmerken en beeldmerken.

Nadat de Merkenrichtlijn is geïmplementeerd in het BVIE, zullen de uitsluitingsgronden niet alleen voor vormen gelden, maar ook voor andere kenmerken zoals kleuren, geuren en klanken.

De vorm of een ander kenmerk is dan uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming indien de vorm/het kenmerk:

• wordt bepaald door de aard van de waar;
• de wezenlijke waarde aan de waar geeft;
• noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Alleen vormen of andere kenmerken die niet onder deze uitzonderingen vallen, kunnen merkenrechtelijk worden beschermd, mits ook wordt voldaan aan het vereiste van onderscheidend vermogen.

• Onderscheid tussen collectieve merken en certificeringsmerken

In de Benelux dekt de term ‘collectief merk’ thans zowel verenigingsmerken als keurmerken. Door de Merkenrichtlijn wordt een splitsing geïntroduceerd in ‘certificeringsmerken’; zogenaamde keurmerken en ‘collectieve merken’; vanaf dan uitsluitend zogenaamde verenigingsmerken. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de implicaties van deze verandering zodra hier meer over bekend is.

Wil je jouw merknaam laten registreren? Neem dan contact op met een van onze specialisten.