Beyoncé en Jay-Z vechten om behoud Blue Ivy Carter merk

Beyoncé Giselle Knowles-Carter en haar man Shawn Corey Carter, beter bekend onder de naam Jay-Z, zijn verwikkeld in een langdurige strijd om het behoud van het merk BLUE IVY CARTER, genoemd naar hun oudste dochter. De kwestie draait om de vraag of ze wel of niet het voornemen hebben om het merk te gaan gebruiken, de zogeheten intent to use. Theo Visser belicht deze kwestie.

Achtergrond

Beyoncé en Jay-Z hebben na de geboorte van hun dochter in januari 2012 de naam BLUE IVY CARTER als merk op basis van intent to use geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) voor producten en diensten in veertien klassen.

Veronica Morales uit Glendale, Californië, heeft in 2009 - drie jaar voor het depot van het merk - een bedrijf met de naam Blue Ivy opgericht. Morales is weddingplanner en heeft de merknaam BLUE IVY in oktober 2012 eveneens geregistreerd bij het USPTO voor diensten van een weddingplanner en voor evenementenorganisatie.

Intent to use

De Amerikaanse merkenwet kent de bepaling dat een intent to use verklaring alleen mag worden ingediend indien de aanvrager een bona fide voornemen heeft om het merk te gaan gebruiken in het handelsverkeer. Een intent to use verklaring moet voordat de publicatie van het merk in het merkenblad plaatsvindt (gemiddeld 6 maanden na het depot) worden ingediend bij het USPTO. Lukt dat niet, dan kan men maximaal 5 termijnen van 6 maanden uitstel krijgen. Dus in totaal zo’n 3 jaar.

Beyoncé en Jay-Z hebben telkens uitstel gevraagd voor het indienen van een gebruiksverklaring. In februari 2016 stelde het USPTO dat Beyoncé en Jay-Z er niet in waren geslaagd om gebruik van het merk voor producten en diensten in alle veertien betrokken klassen aan te tonen. De registratie van het merk werd vervolgens vervallen verklaard.

Oppositie

Een maand eerder, in januari 2016, hebben Beyoncé en Jay-Z een nieuwe aanvraag voor het merk BLUE IVY CARTER ingediend voor dezelfde veertien producten- en dienstenklassen als de eerste aanvraag uit 2012 en wederom op basis van intent to use.

Vervolgens heeft Morales oppositie ingediend tegen de tweede merkaanvraag van Beyoncé en Jay-Z. Morales meent dat Beyoncé en Jay-Z niet van plan zijn het merk te gaan gebruiken in het handelsverkeer en volgens haar is de intent to use verklaring niet geldig. De oppositie is gebaseerd op Morales’ merk uit 2012 en zij meent dat er sprake is van kans op verwarring vanwege de sterke overeenkomst van de merken en de soortgelijkheid van de producten en diensten. Ook draagt zij een interview in het blad Vanity Fair uit 2013 aan, waarin Jay-Z stelt dat hij en Beyoncé de naam van hun dochter vooral hebben geregistreerd om te voorkomen dat derden die naam zouden gaan gebruiken om mee te liften op de bekendheid van hun dochter.

De laatste ontwikkelingen in de zaak zijn dat Morales geëist heeft dat Beyonce en Jay-Z bewijs van gebruik van het merk BLUE IVY CARTER aandragen.

De vraag is of het verstandig was van Beyoncé en Jay-Z om de tweede aanvraag precies hetzelfde in te dienen als de eerste aanvraag. Wellicht was het beter om enige aanpassingen in de producten- en dienstenomschrijving te doen om te laten zien dat het om een nieuwe oorspronkelijke aanvraag gaat. Ook de opmerking van Jay-Z in het Vanity Fair interview is niet handig, daaruit blijkt immers niet van een intentie om het merk te gaan gebruiken.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Veel landen kennen specifieke bepalingen in de uitvoeringsreglementen van merkenwetgeving. Bij het verrichten van een nationale aanvraag in een land is het zaak om op de hoogte te zijn van de ter plekke geldende regelgeving. Onze consultants zijn van de nationaal geldende regelgeving op de hoogte of kunnen in voorkomend geval een beroep doen op de kennis van onze partners in alle landen ter wereld.