BOSLEWAN-uitspraak benadrukt juiste timing van een merkinschrijving

In dit artikel geven we een toelichting op de recente uitspraak van het Hof van Justitie EU omtrent het geneesmiddel BOSWELAN. Waar in de farmaceutische industrie vaak de octrooirechtelijke positie aan de orde is, speelt in de onderhavige uitspraak het merkenrecht de hoofdrol, en dan met name het merkgebruik en de timing van de merkinschrijving.

De ontwikkeling van geneesmiddelen is een tijdrovend en kostbaar proces. De periode vanaf het eerste onderzoek tot het op de markt brengen kan gemakkelijk een decennium beslaan, waarvan een aanzienlijk deel van de tijd aan klinisch onderzoek wordt besteed. Om intellectuele eigendomsrechten te verwerven, dient in een zo vroeg mogelijk stadium actie te worden ondernomen. Zo kent octrooiwetgeving de eis van absolute nieuwheid en bepaalt de datum van een merkdepot de rangorde in het merkenregister en daarmee de aanspraak op merkbescherming.

Normaal gebruik in het merkenrecht

In het merkenrecht geldt, om aanspraak te kunnen maken op merkbescherming, het vereiste van ‘normaal gebruik’. Deze gebruiksverplichting houdt in dat de merkhouder binnen een periode van vijf jaren – gerekend vanaf de datum van inschrijving – (normaal) gebruik van het merk moet gaan maken. Derde partijen kunnen een vordering tot vervallenverklaring indienen als zij menen dat er geen sprake is van normaal gebruik, waarna de merkhouder het gebruik zal moeten aantonen of een geldige reden voor het ongebruikt laten van zal merk zal moeten geven. Wanneer de houder hierin faalt, wordt het merk vervallen verklaard voor de producten en diensten waarvoor het niet is gebruikt.

Eerdere artikelen duiden reeds het belang van de kwaliteit van het bewijs in zaken omtrent het normaal gebruik. In de onderhavige zaak is aan de orde of het gebruik van het medicijn in de ontwikkelfase – meer specifiek tijdens het klinisch onderzoek – als normaal gebruik in de merkenrechtelijke zin kan worden aangemerkt.

Achtergrond van het conflict

De rechtsvoorganger van Viridis Pharmarceutical heeft tijdens de ontwikkelfase het woordmerk BOSWELAN aangevraagd voor farmaceutische- en gezondheidsproducten. De naam is in 2007 ingeschreven als Uniemerk. In 2013 heeft het Duitse Hecht-Pharma een vordering tot vervallenverklaring ingediend bij het Europese merkenbureau EUIPO, op grond van het ontbreken van normaal gebruik van het merk.

De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft de vordering toegekend, waarna het merk vervallen werd verklaard voor alle producten waarvoor het ingeschreven was. Viridis is hiertegen in beroep gegaan bij de Kamer van Beroep van het EUIPO, die het beroep afwees, en heeft zich daarna – wederom zonder succes – tot het Gerecht EU gewend. Als laatste mogelijkheid heeft Viridis hoger beroep ingesteld bij het hoogste rechtsprekende orgaan van de EU, het Hof van Justitie.

Oordeel Hof van Justitie

Het normaal gebruik van een merk veronderstelt dat het wordt gebruikt op de markt van de producten waarvoor bescherming is verkregen. Gebruik enkel binnen de eigen onderneming van de merkhouder is niet voldoende.

Onder relevante geneesmiddelenwetgeving is het verboden reclame te maken voor een middel wanneer er nog geen vergunning voor het in de handel brengen van dat middel is verleend. Nu Viridis nog niet over een dergelijke vergunning beschikte, mocht het product niet in de handel gebracht worden of middels reclame reeds in de markt gepositioneerd worden. Het is derhalve voor Viridis onmogelijk om in dit stadium het merk op de betrokken markt te gebruiken.

Wanneer het ongebruikt laten van een merk wordt gerechtvaardigd door een geldige reden, kan het merk ingeschreven blijven. Volgens vaste rechtspraak dient een dergelijke reden zich buiten de wil van de merkhouder te bevinden.

Viridis heeft als reden aangevoerd dat het betrokken product zich in de klinische testfase bevond en derhalve niet verhandeld kon worden. Nu het merk reeds was aangevraagd voordat de klinische testfase begon en de duur van de testfase binnen de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Viridis valt, kan er volgens het Hof van Justitie niet gesproken worden van een reden buiten de wil van de merkhouder.

Timing merkinschrijving

De uitspraak van het Hof van Justitie toont het belang van de juiste timing van een merkinschrijving. Het is doorgaans van belang om zo spoedig mogelijk een merk te registreren. Zijn er echter omstandigheden waardoor u het merk nog niet kunt introduceren op de markt, overleg dan met onze consultants over de timing van depot en mogelijkheden om doorhaling van uw merkregistratie wegens niet gebruik te voorkomen.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.