De aap is uit de mouw: Merkregistraties Banksy kunstwerken geen kwade trouw!

In het voorjaar van 2021 verklaarde de Nietigheidsafdeling van EUIPO de merkregistratie van Banksy’s Monkey-afbeelding ongeldig op grond van kwade trouw. Na beroep, werd deze beslissing op 25 oktober 2022 vernietigd. Het beroep tot doorhaling werd  afgewezen, waarbij werd beslist op de afwezigheid van kwade trouw, maar ook over onderscheidend vermogen, waarmee de Nietigheidsafdeling geen rekening had gehouden.

Anoniem, Brits, Streetart. Dat kan over niemand anders gaan dan Banksy. Deze invloedrijke, activistische artiest stelt zijn kunstwerken onder meer online beschikbaar en staat uitdrukkelijk toe dat zij gratis kunnen worden gedownload, met één expliciete uitzondering voor commerciële doeleinden.  De identiteit van Banksy is vooralsnog onbekend, wat problemen kan veroorzaken bij het optreden tegen ongeoorloofd gebruik op basis van auteursrechten. Maakt dit Banksy en zijn kunstwerken een gemakkelijk doelwit? Het Britse bedrijf Full Color Black Limited dacht van wel, maar bleek achteraf in de aap gelogeerd.

“Copyright is for losers”

Full Color Black Limited is  een in Londen gevestigd bedrijf voor ‘streetart’ wenskaarten en heeft groot belang bij het gratis in handen krijgen van kunstwerken die vervolgens gebruikt kunnen worden op de kaarten. Toen de entiteit Pest Control Office Limited vijftien Europese merkaanvragen (EUTM’s) voor bepaalde Banksy kunstwerken verrichtte, zag Full Color haar kansen schoon. Tegen maar liefst zeven van de registraties werd een verzoek tot nietigverklaring ingediend. Buiten één geschorste zaak, werden de overige zes registraties  door de nietigheidsafdeling vernietigd. Pest Control besloot in één zaak beroep aan te tekenen, met succes.

De Nietigheidsafdeling was van mening dat Banksy nooit de bedoeling had het teken daadwerkelijk als merk te gebruiken. Het doel van de registratie zou in plaats daarvan gericht zijn op het voorkomen dat anderen het teken zouden gebruiken. Het merk zou enkel zijn ingediend om de beperkingen van het auteursrecht te omzeilen.

Zo werd de opening van ‘Gross Domestic Product’, een showroom met Banksy-merchandise, in 2019 opgevat als een erkenning dat de kunstenaar niet daadwerkelijk van plan was het kunstwerk te gebruiken als  herkomstaanduiding. Daarbij zou Banksy’s uitspraak ‘Copyright is for losers’ kunnen suggereren dat alles wat in het openbaar wordt afgebeeld door iedereen vrij en zonder toestemming kan worden gebruikt. Tot slot verklaarde Full Color dat Banksy kunstwerken reeds op grote schaal commercieel werden gebruikt en dat Banksy niets had gedaan om dit te voorkomen.

Kwade trouw

Na het Lindt & Sprüngli/Hauswirth-arrest heeft het Hof van Justitie EU het begrip kwade trouw nadere invulling gegeven in zowel het Koton- als het Sky/Skykick-arrest. Het Hof oordeelde in het Koton-arrest dat sprake is van een depot te kwader trouw wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager het depot niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging. In plaats daarvan bestaat het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk (in het bijzonder de herkomstaanduiding).  

In het Sky/Skykick-arrest overwoog het Hof van Justitie EU, in lijn met het Koton-arrest, dat sprake is van een handeling te kwader trouw indien de aanvrager de bedoeling had afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken. Het gaat hierbij om een merkaanvraag zonder enig voornemen om het merk daadwerkelijk te gebruiken voor de aangegeven waren of diensten. Hiervan is tevens sprake in het geval de aanvrager de bedoeling had om, zelfs zonder een specifieke derde op het oog te hebben, een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan de doeleinden die vallen onder de functies van een merk. De enkele vaststelling dat de aanvrager op het moment van indiening geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in de aanvraag aangeduide waren en diensten is op zichzelf echter onvoldoende om kwade trouw vast te stellen. Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die specifieke waren of diensten een depot te kwader trouw op.

Voorkomen dat anderen jouw teken gebruiken – kwade trouw of een normaal doel van merkregistratie?

De Kamer van Beroep van het EUIPO had een andere kijk op deze situatie. De Kamer is van oordeel dat er in beginsel geen bezwaar bestaat om eenzelfde teken zowel via auteursrecht als merkenrecht te beschermen. Het enkele feit dat auteursrechtelijke bescherming moeilijkheden oplevert en in de tijd is beperkt, betekent niet dat er bij het aanvragen van merkbescherming automatisch sprake is van misbruik. Het is goed mogelijk dat merken geregistreerd zijn om te voorkomen dat anderen de tekens gebruiken. Dat is het normale doel van een merkregistratie en levert op zichzelf niet direct kwade trouw op, mits de aanvrager de rechtmatige eigenaar is.

Bij de beoordeling of het gebruik van het merk als zodanig bedoeld was, benadrukte de Kamer dat een merkhouder vrij is in de keuze wanneer hij een nieuw geregistreerd merk gaat gebruiken. Gezien de omstandigheden in deze zaak kon niet worden aangenomen dat het nooit de bedoeling zou zijn geweest om de merken te gebruiken of derden toe te staan deze als licentiehouder te gebruiken.

Tot slot beschouwde de Kamer het massale commerciële gebruik van Banksy-kunst door derden niet als bewezen. Daarbij zegt dit eventuele gebruik meer over onderscheidend vermogen dan over kwade trouw.

Eind goed al goed?

Het is nog afwachten of Full Color deze zaak voor het Hof van Justitie EU gaat brengen, maar vooralsnog is het depot te kwader trouw een broodje aap!

Dit artikel is geschreven door Noa Rubingh, zij werkt bij de afdeling Knowledge Management. Zij werkt op ons kantoor te Amsterdam.