De complexiteit van online merkbescherming: De overgang van fysieke naar online marktplaatsen

De meeste IE-wetgeving is ontworpen om de bescherming van handelsmerken op fysieke markten te ondersteunen. De toepassing van dezelfde wetten vormt soms een uitdaging voor merkeigenaren die geconfronteerd worden met inbreuk op handelsmerken op e-commercekanalen, zoals online marktplaatsen. Megan Taylor bespreekt strategieën voor online merkbescherming naar aanleiding van uitspraken van rechtbanken in de EU.

Strategieën voor online merkbescherming zijn steeds belangrijker geworden in onze e-commerce gedreven wereld. Maar om merkeigenaren in staat te stellen namaak en andere vormen van merkinbreuk online te identificeren en er snel tegen op te treden, zijn de juiste hulpmiddelen nodig. 

Voor IE-bescherming op digitale markten, is de focus verschoven hoe relevante wettelijke bepalingen moeten worden geïnterpreteerd voor dit nieuwe domein. Steeds vaker worden rechtbanken gevraagd om bestaande wetgeving, die werd opgesteld toen de fysieke markt het meest relevant was, toe te passen op e-commerce kanalen. Bijvoorbeeld de prejudiciële beslissing van de EU-rechtbanken in het geschil tussen Christian Louboutin en Amazon.

Online merkbescherming: Een kwestie van aansprakelijkheid in de EU

De vraag of online marktplaatsen aansprakelijk zijn voor merkinbreuk op hun platform is bijzonder relevant in deze commerciële omgeving. Daarom kan de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) in de zaak Louboutin tegen Amazon serieuze gevolgen hebben voor de activiteiten en strategieën van zowel platformexploitanten als merkeigenaren.

Louboutin claimde dat Amazon aansprakelijk was voor het schenden van handelsmerken door het weergeven van lijsten en het verzenden van namaakgoederen. Deze claim zou online marktplaatsen, zoals Amazon.com, twee keer moeten doen nadenken wanneer ze producten van derden promoten via hun platform. Ook zou toewijzing van de claim het eenvoudiger moeten maken voor merkeigenaren om online merkinbreukclaims direct in te dienen tegen online platformbeheerders, in plaats van individuele vervalsers te moeten vervolgen zoals nu het geval is. 

Lees voor meer informatie ons artikel 'Amazon schuldig aan handel in namaak Louboutins suggereert HvJEU'.

Online merkbescherming: Het risico van 'ongerechtvaardigde bedreigingen' in het Verenigd Koninkrijk

Toch moeten merkeigenaren in bepaalde rechtsgebieden voorzichtig zijn wanneer ze actie ondernemen tegen vermeende merkinbreuk. In het Verenigd Koninkrijk is er bijvoorbeeld specifieke wetgeving die merkeigenaren verbiedt om te dreigen met een rechtszaak wegens inbreuk als er geen inbreuk heeft plaatsgevonden of als het recht waarop men zich beroept ongeldig is (UK Trade Marks Act, sectie 21). Dit is ter bescherming tegen het misbruik van recht door anderen op oneerlijke wijze te intimideren en onherroepelijke schade toe te brengen aan de commerciële activiteiten van mogelijk onschuldige partijen. 

Om vast te stellen of een bedreiging 'ongerechtvaardigd' is, wordt objectief beoordeeld of een redelijk persoon (i) zou geloven dat er een geregistreerd recht bestaat op naam van de persoon die de bedreiging uit, en (ii) of hij zou merken dat de persoon die de bedreiging uit, van plan is om een procedure tegen hem te beginnen. 

De toepassing van deze bepalingen is onlangs uitgebreid naar de takedown tools die worden aangeboden door online marktplaatsen. Tot voor kort was het niet duidelijk of het gebruik van dergelijke tools neerkwam op een ongerechtvaardigde bedreiging, maar het Britse Hooggerechtshof bevestigde vorig jaar in de zaak Carku tegen Noko dat dit mogelijk is.

Takedownstrategieën na Carku tegen Noko

De vraag of het gebruik van de takedown-procedures van een platform neerkomt op een dreiging met gerechtelijke stappen is ook opgeworpen in de context van het VeRO-programma (Verified Rights Owner) van eBay. De beslissing uit 2022 Carku tegen NOCO had specifiek betrekking op Amazon's Intellectual Property Rights (IPR) procedure. 

Als achtergrond biedt Amazon een Brand Registry-systeem aan, waarbij bedrijven hun IE-rechten registreren door bewijsmateriaal, zoals een certificaat van registratie, in te dienen en daarmee te bevestigen dat ze een legitiem recht hebben op merk(en), octrooi(en) en/of auteursrecht. Merkeigenaren kunnen hun merkregistratie gebruiken om Amazon te waarschuwen voor ongepaste vermeldingen door gebruik te maken van het inbreukmeldingsformulier. 

NOCO, een batterijfabrikant, had met succes gebruik gemaakt van Amazon's IPR-klachtenprocedure om advertenties van Shenzhen Carku Technology, een autobedrijf, ongedaan te maken op basis van het feit dat deze advertenties inbreuk maakten op haar octrooirechten.

In reactie hierop diende Carku een vordering in bij de Britse rechter en beriep zich op  (i) herroeping van het octrooi en (ii) bewering dat verklaringen van NOCO aan Amazon bedreigingen waren van octrooi-inbreuk, omdat deze verklaringen ertoe leidden dat Amazon haar producten van de lijst schrapte. NOCO voerde aan dat haar klachten geen "bedreigingen" waren en dat de IPR-procedure die Amazon hanteert een alternatief is voor een rechtszaak, maar de rechtbank was het daar niet mee eens. 

De rechtbank vond dat, om dit het geval te laten zijn, Amazon een geautomatiseerd takedown beleid zou moeten hebben als reactie op de klacht, maar dat is niet het geval. Het feit dat Amazon zelf de klacht beoordeelt en soms zelfs toestaat dat vervalsingen op zijn platform blijven, geeft aan dat het een afweging maakt op basis van het risico dat de klacht met zich meebrengt versus zijn wens om zoveel mogelijk producten te verkopen. 

In dit geval laat het feit dat Amazon de aanbieding verwijderde zien dat Amazon het risico van de verkoop van deze artikelen te groot achtte en dat het de aankondiging van de verwijdering zag als een bedreiging voor zowel zichzelf als de verkoper, Carku. Het werd irrelevant geacht dat NOCO niet daadwerkelijk actie zou ondernemen tegen Amazon omdat het niet kon weten dat dit niet zeker zou gebeuren.

Omdat de klachten als "bedreigingen" werden beschouwd, werden ze vervolgens onterecht bevonden omdat de patenten van NOCO ongeldig werden verklaard. 

Strategisch omgaan met online merkbescherming: Kies je partner verstandig

Hoewel technologie, waaronder geautomatiseerde takedown-procedures, een belangrijke rol kunnen spelen bij het online beschermen van IE-rechten, kun je dergelijke systemen het beste gebruiken onder begeleiding van gekwalificeerde professionals.

Als er ongerechtvaardigde bedreigingen worden geuit, kun je jezelf blootstellen aan verbodsacties, kostenveroordelingen en schadevergoedingen die moeten worden betaald. Door samen te werken met een specialist kan een eerste inschatting worden gemaakt of de activiteiten van derden inbreuk maken en of de actie die je wil ondernemen als een bedreiging kan worden beschouwd. 

Als je geïnteresseerd bent in online merkbescherming, dan helpt ons gespecialiseerde team van Novagraaf adviseurs je graag verder. Spreek met je Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.