De Erven Prince weer in actie
De Erven van de overleden popartiest Prince hebben met succes oppositie ingediend tegen de aanvrage in de Verenigde Staten van het merk Purple Rain voor energiedrankjes.
Beroemd merk
JHO Intellectual Property Holdings heeft in juni 2020 een aanvrage ingediend voor het woordmerk Purple Rain voor haar energydrankje Bang. De Erven van Prince dienden oppositie in tegen de aanvrage. Volgens de oppositie afdeling hebben de erven Prince overvloedig bewijs van de bekendheid van Prince bij het grote publiek en zijn unieke associatie met de woorden PURPLE RAIN overlegd.
De oppositie afdeling is het met de Erven Prince eens dat, omdat kopers gewend zijn aan licenties van beroemdheden, zij een verband met een beroemdheid mogen veronderstellen, ook al houden de waren geen verband met de reden voor de bekendheid van de beroemdheid. Volgens de Amerikaanse merkenwet is het verboden merken te registreren die ten onrechte de indruk kunnen wekken verband te houden met levende of overleden personen, instellingen, overtuigingen of nationale symbolen.
Verband
In deze zaak diende de Erven Prince aan te tonen dat het merk van JHO-gelijk is aan of een sterke gelijkenis vormt met de naam of de identiteit van Prince (1). Het merk als zodanig zou worden herkend, in die zin dat het op unieke en onmiskenbare wijze naar Prince verwijst (2) en dat PURPLE RAIN voldoende bekend of beroemd is dat, wanneer JHO’s merk wordt gebruikt in verband met haar waren, een verband met Prince zou worden vermoed. (3)
Wat het eerste element betreft, omvatte het bewijs van het gebruik van de term PURPLE RAIN door Prince onder meer zijn album, een film en de verkoop van aanverwante merchandise met gebruikmaking van de term, alsmede enquêteresultaten waaruit blijkt dat het publiek de term PURPLE RAIN gewoonlijk associeert met Prince. De oppositie afdeling stelde daarom vast dat PURPLE RAIN algemeen wordt erkend als synoniem met Prince.
Wat het tweede element betreft, was er "overvloedig bewijs van de bekendheid van het beroemde liedje PURPLE RAIN en de film met de titel PURPLE RAIN van Prince," en ook bewijs van aanzienlijke merchandisinginspanningen "die het liedje en de film en de connectie met Prince in elkaar doen overlopen". Uit de enquêteresultaten van de Erven Prince blijkt dat een aanzienlijk percentage van het grote publiek (66,3%) PURPLE RAIN herkent als een verwijzing naar Prince. En dus vond de oppositie afdeling dat PURPLE RAIN op een unieke en onmiskenbare manier naar Prince verwijst.
Wat het derde element betreft, merkte de oppositie afdeling op dat het geen voorwaarde is dat een instelling of persoon de waren daadwerkelijk levert om te kunnen vaststellen er een verband tussen de waren van JHO en Prince wordt vermoed. Als de goederen van de JHO van een dergelijke aard zijn dat consumenten ze op een of andere manier zouden associëren met een beroemde persoon of instelling, dan kan men hieruit afleiden dat kopers van die goederen of diensten zouden worden misleid door een onjuist verband te leggen met de genoemde partij.
De Erven Prince toonden aan dat zij PURPLE RAIN gebruiken en in licentie geven voor een grote verscheidenheid aan consumentenproducten. De oppositie afdeling was van oordeel dat consumenten die in contact komen met het merk Purple Rain, wanneer dit wordt gebruikt in relatie met de Prince merchandising, een verband zullen vermoeden tussen PURPLE RAIN drinks en Prince.
Concluderend heeft de oppositie afdeling de Erven Prince in het gelijk gesteld door de oppositie toe te wijzen en het merk van JHO te weigeren. Deze zaak toont aan dat het verzamelen van bewijs en het op orde hebben van dat bewijs bepalend is voor de uitkomst van een zaak. Wij adviseren om een plan te maken welk bewijs van gebruik nodig is en dit door de jaren heen systematisch te verzamelen. Op het moment dat er oppositie moet worden ingediend of een inbreukzaak gaat spelen heeft u de stukken op orde en kan snel en doeltreffend worden opgetreden. Neem gerust contact op met uw consultant om te overleggen met welke documenten het gebruik van uw merk het beste kan worden aangetoond.
Bron: USPTO/TTAB
