De uitdaging om kleuren en kleurencombinaties merkrechtelijk te beschermen

Een kleur of kleurencombinatie komt minder snel voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking dan bijvoorbeeld een woord- of beeldmerk. De hoogste EU-rechter heeft in een aantal uitspraken beslist dat moet worden voorkomen dat bepaalde kleuren door ondernemingen middels een merkrecht worden gemonopoliseerd, omdat dit niet wenselijk is in het licht van het algemeen belang en de vrije mededinging. Een kleur of kleurencombinatie kan echter wel als merk worden geregistreerd indien de kleur of kleurcombinatie ‘onderscheidend vermogen’ heeft verkregen. Aan de hand van een recent arrest van de hoogste EU-rechter zal de functie van kleuren in het merkenrecht, en de mogelijkheid om kleuren en kleurencombinaties als merk te registreren, worden besproken.

Inburgering

Uit de praktijk blijkt dat een kleur alleen als merk kan worden geregistreerd wanneer die is ‘ingeburgerd’. Onder inburgering wordt verstaan dat het relevante publiek het betreffende merk door langdurig en/of intensief gebruik is gaan herkennen voor bepaalde waren of diensten afkomstig van een onderneming. Anders gezegd: de waren of diensten waarvoor het merk (in dit geval een kleur of kleurencombinatie) is aangevraagd, kunnen door het relevante publiek worden onderscheiden van de waren of diensten van andere ondernemingen, doordat langdurig of intensief gebruik is gemaakt van de betreffende kleur of kleurencombinatie.

Enkele kleur

De hoogste EU-rechter, het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU), heeft wat betreft een enkele kleur in het standaardarrest Libertel geoordeeld dat een enkele kleur een merk kan zijn, op voorwaarde dat die (kort gezegd) duidelijk en nauwkeurig grafisch kan worden weergegeven. Aan deze laatste voorwaarde wordt niet voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven. Door het tevens vermelden van de internationaal erkende kleurcode in combinatie met een kleurmonster wordt wel aan het vereiste voldaan.

Het vereiste van de grafische voorstelling geldt vanaf 1 oktober 2017 niet meer in de Europese Unie en per eerste kwartaal 2019 ook niet meer in de Benelux (ook van belang in het kader van dit onderwerp is de uitbreiding van de vormuitsluitingsgronden naar ‘kenmerkuitsluitingsgronden’, lees daar eveneens meer over in deze update). Voor de registratie van kleurmerken is het vervallen van het vereiste van grafische voorstelling overigens niet van belang. Kleurmerkaanvragen zullen immers moeten voldoen aan het nieuwe vereiste van ‘duidelijke en nauwkeurige weergave’. Aanvragen voor kleurmerken dienen daarom ook op grond van nieuwe regelgeving de kleurcode en/of een kleurmonster te bevatten om als merk te kunnen worden geregistreerd, ook dient inburgering te worden aangetoond.

Bekende merkregistraties die bestaan uit een enkele kleur zijn onder andere ‘magenta’ van T-mobile, Zwitsal-geel en paars voor de chocolade van Milka.

Kleurencombinatie

Behalve een enkele kleur kan ook een kleurencombinatie als merk worden geregistreerd. Ook in dat geval gelden specifieke voorwaarden.

Het HvJ EU heeft in het verleden beslist dat een kleurencombinatie alleen als merk kan worden geregistreerd als de inschrijvingsaanvraag ‘een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt’. Met andere woorden: als in de aanvraag bij de beschrijving van een merk wordt aangegeven dat dit slechts bestaat uit een vlak met twee kleuren, dat in allerlei denkbare vormen kan worden gebruikt, dan zal de aanvraag worden geweigerd. Er moet duidelijk worden beschreven hoe de kleurencombinatie in de praktijk zal worden gebruikt op de betrokken waren of voor de betrokken diensten. Deze overweging heeft ervoor gezorgd dat veel bestaande registraties voor (bekende) kleurencombinaties niet meer als geldig merk worden gezien. Zo werd in 2015 de volgende kleurencombinatie van merkhouder Red Bull GmbH door het EU merkenbureau nietig verklaard, hetgeen later door het Gerecht EU werd bevestigd:

Arrest van 25 oktober 2018 betreffende een kleurencombinatie

Het HvJ EU heeft op 25 oktober 2018 een arrest gewezen dat in lijn is met de door Red Bull verloren zaak. In dit arrest gaat het om de vraag of een teken dat bestaat uit ‘meerdere groene kleuren’, aangevraagd door Enercon voor windenergieomzetters en onderdelen daarvoor, als merk kan worden geregistreerd.

Enercon had een aanvraag tot registratie als kleurmerk van dit teken ingediend bij het bureau voor intellectuele eigendom van de EU. Bij de aanvraag was tevens een kleurcode ingediend, waaruit blijkt dat Enercon de intentie had om het teken als kleurmerk te registreren. Een derde partij diende echter een vordering tot nietigverklaring in, die werd toegewezen door het bureau voor intellectuele eigendom van de EU. Het bureau stelde dat het merk de manier definieert waarop de geregistreerde kleuren op een windturbinetoren konden worden toegepast, en dat het merk voor de categorie kleurmerk geen onderscheidend vermogen heeft.

Enercon verweerde zich in beroep met de stelling dat bovengenoemd merk niet als kleurmerk had moeten worden geregistreerd, maar als beeldmerk. Mogelijk kon Enercon de inburgering als merk van de kleurencombinatie niet aantonen. De kamer van beroep van het bureau voor intellectuele eigendom van de EU honoreerde dit verweer. Echter, in hoger beroep stelde zowel het Gerecht EU als het HvJ EU dat hier weldegelijk sprake was van een kleur dat elk onderscheidend vermogen mist en daarom niet als merk kon dienen.

Conclusie

Kleuren en kleurencombinaties worden door veel ondernemingen gebruikt als teken om hun waren of diensten te onderscheiden. Voor het verwerven van een merkregistratie voor een kleur of kleurencombinatie gelden strikte voorwaarden. Het aantonen van inburgering is vrijwel altijd vereist, terwijl de betreffende kleur of kleurencombinatie ook voldoende duidelijk en nauwkeurig moet worden omschreven.

Het recente arrest van het HvJ EU benadrukt nog maar eens dat kleurmerken niet snel aan het vereiste van onderscheidend vermogen voldoen en dat een weloverwogen strategie moet worden gehanteerd om de kleur te laten inburgeren voor de waren en diensten waarvoor de kleur wordt gebruikt.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.