De waarde van onderscheidend vermogen in het kader van het merkenrecht

Het kan voorkomen dat u een merk bedenkt dat perfect aansluit bij wat u aanbiedt, maar dat juridisch niet in aanmerking komt voor merkbescherming. Hierdoor kunt u andere partijen niet tegenhouden om hetzelfde merk te gebruiken. Dit heeft alles te maken met de juridische toets van onderscheidend vermogen. Maar wat houdt dit precies in?

Omdat door middel van een merkregistratie in potentie een eeuwigdurend monopolie kan worden gevestigd op een teken, is het van belang dat beschrijvende en generieke aanduidingen niet kunnen worden geregistreerd als merk voor de producten of diensten waarvoor zij beschrijvend zijn. Dit is de zogeheten vrijhoudingsbehoefte, die ervoor moet zorgen dat beschrijvende aanduidingen, generieke taal, symbolen of andere tekens die geen onderscheidend vermogen hebben niet kunnen worden gemonopoliseerd waardoor iedereen die tekens kan gebruiken.   

De rode draad door het merkenrecht is om de voorgaande reden de toets van het “onderscheidend vermogen” van tekens, waarbij wordt getoetst of een teken de waren en diensten van een onderneming kan onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen. Alleen dan komt een teken in aanmerking voor merkbescherming. Tekens die beschrijvend kunnen zijn of generiek zijn voor de kenmerken van de gerelateerde waren en diensten, worden geweigerd door de merkenautoriteiten op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen en verkrijgen geen merkbescherming.  

Een minimale drempel van onderscheidend vermogen moet worden behaald ten tijde van de merkaanvrage om voor registratie en daarmee merkbescherming in aanmerking te komen. Indien een teken niet (voldoende) onderscheidend is, kan het teken door intensief of langdurig gebruik een grote bekendheid verwerven bij het relevante publiek en dan tóch worden geregistreerd als merk (“inburgering”).  

De beoordeling van het onderscheidend vermogen verschilt echter ten aanzien van waren en diensten, maar voornamelijk tussen typen merken.  

Verschil in beoordeling onderscheidend vermogen tussen waren en diensten  

Het onderscheidend vermogen van tekens wordt altijd getoetst in relatie tot de betrokken waren en diensten. Zo is het teken VLINDER onderscheidend voor horecadiensten, maar niet voor de verkoop van vlinderplanten. Om iedere twijfel weg te nemen over het onderscheidend vermogen van uw merk, kunt u het beste fantasiebenamingen gebruiken. Deze tekens zullen vaak ongeacht de gerelateerde waren en diensten over onderscheidend vermogen beschikken. 

Verschil in beoordeling onderscheidend vermogen tussen typen merken 

In het merkenrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen typen merken, voornamelijk tussen woordmerken, beeldmerken, gecombineerde woord-/beeldmerken, vormmerken, kleurmerken en slagzinnen.  

Woordmerken  

Voor woordmerken wordt vooral gekeken naar de betekenis van de woordelementen (los en gecombineerd) in relatie tot de aangevraagde waren en diensten. Ofwel een los woordelement moet onderscheidend vermogen hebben, ofwel de combinatie van de woordelementen. De combinatie dient echter meer te zijn dan enkel de som der delen.  

Een weigering op grond van een gebrek onderscheidend vermogen bij een puur beschrijvend of generiek woordelement kan eventueel worden ondervangen door dit woordelement te stileren (gestileerd woordmerk) of een onderscheidend beeldelement toe te voegen (gecombineerd woord-/beeldmerk). In dit geval ontvangt u echter merkbescherming voor die specifieke uitvoeringswijze en niet op het woordelement. 

Beeldmerken 

Ook beeldelementen kunnen beschrijvend of generiek zijn met betrekking tot waren en diensten. Zo kan een afbeelding van een vis beschrijvend zijn voor de verkoop van visproducten en wordt een gestileerd groen blaadje doorgaans niet-onderscheidend geacht voor de aanduiding van duurzame/groene waren en diensten. 

Een weigering op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen kan ook in dit geval worden ondervangen door de toevoeging van een onderscheidend woordelement (gecombineerd woord-/beeldmerk). In dit laatste geval verkrijgt u dan wederom merkbescherming voor die specifieke uitvoeringswijze. 

Gecombineerde woord-/beeldmerken 

Bij gecombineerde woord-/beeldmerken wordt er ook gekeken of de losse elementen ofwel de combinatie van elementen onderscheidend vermogen heeft in relatie tot de aan te vragen waren en diensten. In dit geval is er echter meer “speelruimte”, omdat slechts één van de elementen over onderscheidend vermogen hoeft te beschikken. Let wel: hoe minder onderscheidende elementen, des te kleiner de beschermingsomvang en vice versa. 

Vormmerken 

Bij vormmerken wordt er anders gekeken naar onderscheidend vermogen. Omdat er vanuit wordt gegaan dat de consument vormen meestal niet herkent als merk, moet een vorm significant afwijken van de norm in de warencategorie waarvoor het vormmerk wordt aangevraagd. Daarnaast zijn er specifieke uitzonderingsgronden voor vormen binnen het merkenrecht. Een vorm kan worden geregistreerd als merk indien het (1) significant afwijkt van de norm, (2) geen wezenlijke waarde geeft aan de waar, (3) niet noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en (4) niet uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Zoals u begrijpt uit het voorgaande zal het in slechts bijzondere gevallen mogelijk zijn om een vorm te kunnen beschermen als merk.  

Kleurmerken 

Omdat er slechts een beperkt spectrum van kleuren beschikbaar is en het publiek niet snel weet welk product of welke dienst bij een kleur hoort, worden kleuren meestal niet onderscheidend geacht, waardoor een kleur moeilijk kan worden beschermd als merk. Door het aantonen van inburgering kan een kleur soms wel worden geregistreerd als merk. Zelfs voor zeer bekende merken blijkt dit soms echter ook een moeilijke exercitie. 

Slagzinnen 

Ook slagzinnen worden meestal niet onderscheidend geacht omdat dezen vaak bestaan uit gewone zinnen, die moeten worden vrijgehouden voor gebruik en niet gemonopoliseerd moeten kunnen worden. Bovendien wordt in dit geval ervan uitgegaan dat de consument een gewone zin niet snel zal opvatten als merk. Daarentegen zullen slagzinnen in bepaalde gevallen wél onderscheidend vermogen hebben, vooral wanneer de slagzin (1) een kwinkslag heeft, (2) bondig is en (3) het (onderscheidende) hoofdmerk erin verwerkt is.  

Groene/duurzame claims  

Uit recente beslissingen van de autoriteiten in de Europese Unie blijkt dat de Europese consument tegenwoordig steeds milieubewuster is en dat daardoor het gebruik van groene kleuren of duurzame termen zoals “GREEN”, “ECO” of een groen blaadje niet snel als merk maar als beschrijving zal waarnemen. Deze tekens zullen daarom steeds vaker generiek/beschrijvend worden geacht en daarmee niet-onderscheidend. 

Uit het voorgaande blijkt dat ieder type merk anders beoordeeld wordt op onderscheidend vermogen. Dit heeft invloed op uw beschermingsmogelijkheden en de uiteindelijke beschermingsomvang. Daarnaast worden de merkenautoriteiten strenger in hun beoordeling van onderscheidend vermogen. Om voorgaande redenen is het van belang u in een zo vroeg mogelijk stadium van de creatie van uw merk te laten adviseren door een deskundige. Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op voor meer informatie over het beschermen van uw merk. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.   

Dit artikel is geschreven door Noé Himmelreich, IE-consultant op ons kantoor in Amsterdam.