Dom Pérignon: merkenrecht versus de artistieke vrijheid

De recente uitspraak in een zaak tussen een Belgische kunstenaar en de houder van het champagnemerk DOM PÉRIGNON is een goede reden om stil te staan bij de beschermingsomvang van een merk in het algemeen en de mogelijkheid om op te treden tegen het gebruik van een merk buiten het economisch verkeer. Frouke Hekker licht deze zaak en de doctrine toe.

Wanneer een merk beschikbaar is en het voldoet aan de in de wet gestelde vereisten - waaronder het vereiste van onderscheidend vermogen - kan het geregistreerd worden. Een merkregistratie verschaft de houder een exclusief recht om het geregistreerde merk te gebruiken en te exploiteren. Zo kan de merkhouder licenties verlenen aan derden waarbij zij (in de regel tegen betaling) het merk kunnen gebruiken. Daarnaast kan een merkhouder op basis van de registratie optreden tegen inbreuk op zijn merk door een derde.

De beschermingsomvang van een merk

In het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom staan in artikel 2.20 lid 2 vier gronden op basis waarvan een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk door een derde. Dit zijn:

1. a) Indien sprake is van gebruik van een identiek teken dat wordt gebruikt voor identieke producten of diensten.

Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de gevallen van namaak (of in het Engels: counterfeit), waarbij het merk wordt aangebracht op producten die niet afkomstig zijn van de merkhouder. Denk bijvoorbeeld aan T-shirts waarop het Nike beeldmerk (de swoosh) is aangebracht, terwijl deze niet afkomstig zijn van Nike.

1. b) Indien sprake is van het gebruik van een identiek of een overeenstemmend teken dat wordt gebruikt voor identieke of soortgelijke producten of diensten waardoor verwarringsgevaar bestaat bij het relevante publiek.

In dit geval gaat het om de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van producten of diensten. Van soortgelijkheid is sprake als er een verband kan worden gelegd tussen de producten en of diensten waarbij verwantschap voor de hand ligt. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij galajurken waar de Nike swoosh in spiegelbeeld op is afgebeeld, worden aangeboden.

1. c) Indien sprake is van het zonder geldige reden gebruiken van een identiek of overeenstemmend teken, wanneer het geregistreerde merk bekendheid geniet in de Benelux en door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het bekende merk, ongeacht voor welke producten of diensten het teken gebruikt wordt.

Op basis van deze grond is de beschermingsomvang van bekende merken ruimer dan van niet-bekende merken. De merkhouder van een bekend merk kan namelijk ook optreden tegen een derde die het merk gebruikt op een wijze waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit  of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongeacht voor welke producten of diensten het teken gebruikt wordt. Voor een Benelux-merk geldt dat bekendheid kan worden aangenomen indien het merk door en substantieel gedeelte van het in aanmerking komend publiek in de gehele Benelux spontaan in verband wordt gebracht met de merkhouder.

Deze drie gronden komen ook voor in de Uniemerkenverordening en de nationale merkenwetten binnen de Europese Unie.

De vierde grond - de mogelijkheid om op te  kunnen treden tegen ander gebruik dan ter onderscheiding van producten of diensten - is echter alleen in de Benelux van toepassing.

Optreden tegen ander gebruik van een merk

1. d) Indien sprake is van het zonder geldige reden gebruiken van een identiek of overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van producten of diensten indien door het gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het geregistreerde merk.

Op basis van deze ‘sub d’-grond kan de houder van een Benelux-merkregistratie zich in sommige gevallen verzetten tegen gebruik van het merk anders dan ter onderscheiding van producten of diensten. Het teken wordt dan door de derde dus niet gebruikt als merk. Gedacht kan worden aan gebruik van het merk als handelsnaam of domeinnaam of gebruik van het merk in zoekmachine-advertenties (zoals Google AdWords), in een kunstwerk of een kritische uiting. Voor een succesvol beroep op deze grond moet wederom sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk. Optreden is enkel mogelijk wanneer de derde geen geldige reden heeft om het merk te gebruiken.

Arrest m.b.t. merk DOM PÉRIGNON en de geldige reden

In de rechtszaak tussen de Belgische kunstenaar Cédric Peers en de houder van het merk DOM PÉRIGNON ging het om de vraag of de merkhouder kan optreden tegen het gebruik van het merk DOM PÉRIGNON, althans ‘speelse variaties’ daarop, in de soms spottende en/of erotische werken van de kunstenaar.

In het arrest van het Benelux-Gerechtshof wordt de prejudiciële vraag beantwoord die in het geschil is gesteld door de Belgische rechter. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht (bijvoorbeeld een vraag van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof van Justitie EU), betreffende de uitleg van een rechtsregel. In dit geval heeft de Belgische rechter de prejudiciële vraag gesteld of (kort gezegd) de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, een geldige reden kan opleveren voor het gebruik van het merk.

Het Benelux-Gerechtshof beantwoordt deze vraag positief en overweegt:

• Dat het begrip ‘geldige reden’ het doel heeft om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de merkhouder en een derde die het teken gebruikt;
• Dat de artistieke vrijheid, als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting zoals geregeld in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, een geldige reden kan opleveren om een merk in een artistieke uiting te gebruiken;
• Zo lang de artistieke uiting er niet op gericht is om het merk of de merkhouder schade te berokkenen;
• De rechter die over de feitelijke beoordeling van een kwestie oordeelt, dient deze afweging van belangen te maken.

Oftewel: dit arrest maakt duidelijk dat de artistieke vrijheid in bepaalde gevallen een ‘geldige reden’ kan opleveren om een merk te gebruiken in een kunstuiting zonder dat de houder van dat merk zich daartegen succesvol kan verzetten.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de beschermingsomvang van uw merk, kunt u contact opnemen met uw Novagraaf-consultant of middels onderstaande button.

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.