ELGA-oppositie benadrukt belang zorgvuldigheid bij gebruiksbewijzen

Het indienen van een oppositie dient zorgvuldig te gebeuren. Indien de eerdere merkregistratie waarop de oppositie is gebaseerd ouder is dan vijf jaar en daarmee onderworpen is aan de gebruiksverplichting, dient er bewijs van gebruik van het merk te worden overlegd. Als het bewijs van gebruik onvoldoende is, dan kan de oppositie worden afgewezen. Dit overkwam het bedrijf VWS uit het Verenigd Koninkrijk. Theo Visser geeft aan welke lering er uit deze kwestie kan worden getrokken.

Achtergrond

Techneco Beheer B.V., gevestigd  in Den Haag, heeft op 31 januari 2018 een aanvraag ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) voor het merk ELGA voor producten in de klassen 9 en 11.

VWS (UK) LTD uit High Wycombe in Engeland (hierna: VWS) is houder van twee Uniemerkregistraties voor het merk ELGA voor onder meer producten in de klassen 9 en 11. VWS dient oppositie in tegen de jongere aanvraag op grond van haar oudere rechten en de vrees voor verwarringsgevaar vanwege de overeenstemming van de betrokken merken en de (soort)gelijkheid van de producten in kwestie.                     

Argumentatie VWS

De merken zijn volgens VWS auditief en visueel identiek. Bovendien meent zij dat het woordmerk ELGA een zeer korte, krachtige en originele term met een sterk onderscheidend vermogen is.

De producten op het gebied van verwarming en koeling in klasse 11, waarvoor het jongere merk werd gedeponeerd, zijn volgens VWS identiek dan wel soortgelijk of complementair aan de producten en diensten waarvoor het oudere merk werd geregistreerd, die voor een groot deel verband houden met de behandeling en zuivering van water. VWS stelt dat het bij verwarming en koeling ook gaat om behandeling van water, en bij het zuiveren van water spelen verwarming en koeling ook een rol. Hetzelfde geldt voor een aantal producten in klasse 9, waarbij het in aanmerking komende publiek zou kunnen denken dat deze bestemd zijn voor apparaten voor de behandeling en filtering van water.

VWS voert verder aan dat haar merk een zeer bekend merk is voor waterbehandelings- en waterzuiveringsapparatuur alsmede voor diensten met betrekking tot onderhoud, installatie en bouw daarvan. Het merk wordt sinds 1937 wereldwijd gebruikt en VWS is actief met kantoren en distributeurs in meer dan 60 landen. Gelet op deze reputatie meent VWS dat gebruik van het betwiste merk afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Ter ondersteuning van de stelling van bekendheid van haar merken voegt VWS een aantal stukken toe.

Verweer Techneco

Techneco vindt dat de merken wel identiek zijn maar de producten niet soortgelijk. De oppositie moet volgens haar om die reden worden afgewezen. Daarnaast hebben de door VWS ingediende stukken volgens Techneco enkel betrekking op waterzuiveringssystemen die zijn geplaatst in laboratoria en cleanrooms. Bovendien is het overgrote deel van het bewijsmateriaal uitsluitend beschikbaar in het Nederlands, dat in de Europese Unie slechts een officiële taal in Nederland en Vlaanderen is. Hoewel het een specialistische sector betreft, bevinden laboratoria en cleanrooms zich volgens Techneco onder meer in ziekenhuizen, onderzoekscentra en fabrieken in ieder EU-land. Techneco concludeert dan ook dat het gebruik van de ingeroepen rechten in de EU onvoldoende is aangetoond en dat de oppositie derhalve gebaseerd is op rechten die niet geldig zijn, zodat de oppositie in haar geheel dient te worden afgewezen.

Besluit

Het grote probleem voor VWS is dat uit de gebruiksbewijzen moet blijken dat het merk gedurende de afgelopen vijf jaar normaal is gebruikt. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerk ligt in de regel hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux-) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeel te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom oordeelt dat uit de door VWS ingediende stukken blijkt dat zij uitsluitend betrekking hebben op een waterzuiveringsapparaat voor gebruik in laboratoria en cleanrooms, zoals terecht door Techneco opgemerkt. Voor de overige producten en diensten waarvoor de ingeroepen rechten zijn ingeschreven, is het normaal gebruik derhalve bij voorbaat niet aangetoond.

Uit de overlegde gebruiksbewijzen blijkt dat één gespecialiseerd bedrijf in Nederland en één gespecialiseerde coöperatie in België gebruik maken van een waterzuiveringsapparaat van VWS voor laboratoria en cleanrooms. Dat is ontoereikend om het normaal gebruik van de ingeroepen rechten binnen de Europese Unie aan te tonen. Met Techneco heeft het Bureau kunnen vaststellen dat het in casu weliswaar om zeer gespecialiseerde apparaten gaat, maar het is geenszins aannemelijk dat de markt daarvoor in de Europese Unie zich beperkt tot twee ondernemingen, of anderszins territoriaal beperkt is. VWS heeft geen enkel stuk ingediend waaruit conclusies kunnen worden getrokken over afzetgebied, verkoopcijfers, publiciteit, marktaandeel of afnemers. Het gebruik van de ingeroepen rechten in de Europese Unie is daarmee niet aangetoond, zodat aan een beoordeling van het verwarringsgevaar niet meer wordt toegekomen. De oppositie wordt afgewezen.

De les die uit deze uitspraak kan worden getrokken, is dat men bewijzen van gebruik zorgvuldig moet bewaren. Belangrijk zijn gegevens over het afzetgebied, verkoopcijfers, publiciteit, marktaandeel of afnemers. Daarnaast is het zinvol om bij een van onze specialisten na te gaan of oppositie indienen wel zinvol is.