Flying Blue – Air France KLM succesvol in merkenrechtelijke zaak

Air France KLM is recent door de Kamer van Beroep van EUIPO in het gelijk gesteld in een oppositieprocedure op basis van het Uniemerk FLYING BLUE en de domeinnaam flyingblue.com voor het ‘frequent flyer-programma’ van de luchtvaartmaatschappij. 

De vergelijking van merken en het verwarringsgevaar

Indien sprake is van verwarringsgevaar tussen een geregistreerd Uniemerk en een teken waarvoor een Uniemerkaanvraag wordt ingediend, is dat op basis van artikel 8 lid 1 onder b van de Uniemerkenverordening (‘UMV’) een grond om de merkaanvraag te weigeren. In deze zaak werd ook een beroep gedaan op artikel 8 lid 4 UMV.

Of sprake is van gevaar voor verwarring, wordt bepaald aan de hand van een zorgvuldige beoordeling van de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de waren en diensten waarvoor dit merk en teken zijn gedeponeerd. Bij de beoordeling moet rekening moet worden gehouden met:

• het publiek voor wie de waren en diensten bestemd zijn;
• de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken;
• de aard, het doel en de wijze van gebruik van de aangeduide waren en diensten, en de vraag of zij met elkaar concurreren of complementair zijn (elkaar aanvullen); en
• eventuele aanvullende factoren, zoals producenten, distributiekanalen en verkooppunten.

Verder moet in aanmerking genomen worden dat, in lijn met een aantal kernarresten van de hoogste EU instantie "een geringere mate van overeenstemming tussen de producten of diensten kan worden gecompenseerd door een grotere mate van overeenstemming tussen merk en teken en vice versa". In dergelijke gevallen is een algemene beoordeling nodig die rekening houdt met alle factoren die relevant zijn voor de omstandigheden van de zaak.

Achtergrond van de zaak

In juni 2020 werd door een Roemeense partij het merk aangevraagd:

voor waren en diensten in klassen 9, 35, 39 en 43 waaronder mobiele apps, applicatiesoftware, elektronische publicaties, reclame en marketing, transportdiensten en horecadiensten. In de omschrijving werd  steeds  de specificatie “met uitsluiting van waren/diensten in relatie tot klantloyaliteitsprogramma’s” vermeld. 

Air France KLM diende oppositie in op basis van het sinds 2009 geregistreerde Uniemerk FLYING BLUE en de domeinnaam flyingblue.com. Het merk is geregistreerd voor verschillende waren en diensten in klassen 9, 35, 36, 38 en 39. 

Gedurende de procedure diende de aanvrager een verzoek in tot bewijs van gebruik, in reactie waarop Air France KLM tal van bewijsstukken overlegden zoals magnetische kaarten, advertenties, nieuwsbrieven en screenshots van websites waarop het merk prominent getoond werd en waarmee het normaal gebruik van het merk FLYING BLUE succesvol werd aangetoond. 

De oppositieafdeling oordeelde dat de oppositie ten aanzien van klasse 35 gegrond was, maar was van mening dat voor de overige waren en diensten (klasse 9, 39 en 43) geen sprake was van verwarringwekkende overeenstemming. Air France KLM ging hiertegen in beroep.

Uitspraak van de Kamer van Beroep

In de uitvoerige beslissing van de Kamer van Beroep van EUIPO van februari 2023 kwam de Kamer van Beroep tot een gunstiger oordeel voor Air France KLM. Waar de oppositieafdeling de soortgelijkheid tussen de betrokken waren en diensten onvoldoende achtte ten aanzien van de waren en diensten in klasse 9, 39 en 43, oordeelde de Kamer van Beroep anders:

• De Kamer van Beroep gaat uit van de gemiddelde consument die geen hoog aandachtsniveau heeft als het gaat om het percipiëren van merken. De oppositieafdeling had eerder geoordeeld dat uitgegaan moest worden van zakelijke klanten met specifieke vakkennis of deskundigheid, maar hierover zegt de Kamer van Beroep “Het mogelijke doel van een reis naargelang het geval - zakelijk of recreatief – is niet relevant voor het bepalen van het relevante publiek, aangezien dat publiek wordt gedefinieerd door rekening te houden met de aard en het doel van de dienst zelf, en niet van de subjectieve beweegredenen van de consumenten om van die dienst gebruik te maken.”
• De Kamer van Beroep oordeelt dat het merk en het aangevraagde teken visueel, auditief en conceptueel in (tenminste) gemiddelde mate overeenstemmen.

• Over de betrokken waren en diensten zegt de Kamer van Beroep “(…) het is algemeen bekend dat het frequent flyer-programma van opposanten een door een luchtvaartmaatschappij aangeboden loyaliteitsprogramma is dat erop gericht is om klanten die in het programma zijn ingeschreven aan te moedigen om "punten" te verzamelen (door te vliegen met een bepaalde luchtvaartmaatschappij te vliegen, geld uit te geven bij aangesloten winkels, autoverhuurbedrijven, hotels (…) die vervolgens kunnen worden ingewisseld voor vliegreizen. (…) Deze diensten worden verleend door middel van magnetische kaarten (…) of door middel van mobiele apps.”
• En dan de kernoverweging: “Derhalve kunnen de waren en diensten als complementair worden beschouwd indien zij in de ogen van het relevante publiek tot één waren- of dienstenfamilie behoren en gemakkelijk kunnen worden beschouwd als bestanddelen van een algemeen assortiment van waren of diensten die een gemeenschappelijke commerciële oorsprong kunnen. Gezien de aard van de diensten van het oudere merk enerzijds en de litigieuze waren en diensten anderzijds, is dit hier het geval.”

Kortom, de Kamer van Beroep beschouwt het merk en het aangevraagde teken als overeenstemmend en acht de waren en diensten, ook die van klasse 9, 39 en 43, in dit geval soortgelijk omdat de waren en diensten als complementair worden gezien. Hierdoor zou de relevante consument kunnen menen dat het aangevraagde teken onderdeel is van Air France KLM. Conclusie: de oppositie wordt in het geheel toegewezen waarmee de merkaanvraag voor flyblueair.com wordt geweigerd. 

Wilt u meer informatie over merkbescherming en merkbewaking of advies met betrekking tot (het oppositie instellen tegen) nieuwe merkaanvragen die mogelijk verwarring wekken met uw merk? Neem gerust contact op met onze consultants via de onderstaande button.

Frouke Hekker is manager Learning & Development bij Novagraaf en Questel en is werkzaam vanuit ons kantoor te Amsterdam.