Gedogen van merken: Belangrijk verschil tussen Britse en EU-jurisprudentie

Na het aflopen van de Brexit-overgangsperiode, waarin nieuwe jurisprudentie van de EU-rechtbanken niet langer bindend was voor Britse rechtbanken, was het slechts een kwestie van tijd voordat er uiteenlopende uitspraken zouden volgen. Luke Portnow bespreekt in dit artikel een recente uitspraak met betrekking tot het gedogen van merken en de implicaties daarvan voor handhavingsstrategieën.  

Een belangrijke uitspraak van het Britse Hof van Beroep in november 2023 geeft aan dat de rechterlijke macht bereid is om af te wijken van de bestaande EU-jurisprudentie. 

De Brexit-overgangsperiode - een herinnering  

Aan het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) trad de Britse Retained EU Law Bill in werking om juridische continuïteit en zekerheid te bieden. Dit betekende ook dat het beginsel van de suprematie van het EU-recht van toepassing was op de interpretatie van het behouden EU-recht.  

De Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 kreeg koninklijke goedkeuring in juni 2023. Hierdoor kon de regering van het VK behouden EU-wetgeving intrekken of wijzigen (die nu volgens de wetgeving van het VK moet worden geïnterpreteerd), waardoor eind 2023 ongeveer 600 van de EU afgeleide wetten werden ingetrokken (en bijna 3 000 nog steeds worden herzien).    

Tegelijkertijd (vanaf 1 januari 2024) eindigde het principe van suprematie van EU-wetgeving in de Britse wetgeving. 

Afwijkingen van EU-jurisprudentie  

Het merkenrecht van de EU (en het Verenigd Koninkrijk) bepaalt dat een merkhouder het recht kan verliezen om bezwaar te maken tegen het gebruik van een merk dat later is geregistreerd als hij het gebruik van dat merk vijf jaar lang willens en wetens heeft gedoogd.   

Als achtergrond van deze beslissing kan worden vermeld dat de eiser zich in juli 2014 bewust was geworden van het logo van de verweerders, maar pas in 2019 een vordering wegens inbreuk heeft ingesteld. Met toepassing van de beginselen van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) in de zaak Budvar, oordeelde de rechter in eerste aanleg dat de brief van 2019 was verzonden vóór het verstrijken van de periode van vijf jaar die vereist is voor (wettelijke) merkverwerving, en dat het verweer daarom faalde.  

Dit werd vervolgens aangevochten op twee punten:  

• De vraag werd gesteld of de eiser op de hoogte moet zijn van zowel het gebruik als de inschrijving van het latere merk om de wettelijke gedoogperiode te laten beginnen; en  
• Of EU-aanwijzingen bij internationale registraties, de periode van merkverwerving liep vanaf de datum dat de merken van verweerders werden geregistreerd bij WIPO (juni 2015), of vanaf de datum van verlening van bescherming bij het EUIPO (25 mei 2016 en 15 juni 2016).  

In afwijking van de Budvar-beslissing oordeelde Lord Justice Arnold in het Court of Appeal dat kennis van het gebruik van het jongere merk voldoende was om de termijn van vijf jaar te laten ingaan, mits het jongere merk vijf jaar was ingeschreven. 

Het beroep werd afgewezen omdat het antwoord op de tweede vraag was dat de datum voor de berekening van gedogen de datum was waarop de internationale EU-inschrijvingen werden aanvaard door het EUIPO (of vanaf de tweede her-publicatiedatum door het EUIPO) en niet de WIPO-registratiedatum. Dit betekende dat de vordering werd ingesteld binnen (onder) een wettelijke termijn van vijf jaar.  

Dit is de eerste keer dat een hooggeplaatste Britse rechtbank afwijkt van de bestaande EU-rechtspraak en, wat nog belangrijker is, een nieuwe test nalaat voor gedogen in het Verenigd Koninkrijk. 

Wat u moet weten: gedogen merken in het Verenigd Koninkrijk   

Op grond van deze uitspraak gaat de vijfjarige termijn van rechtsverwerking lopen op het moment dat de houder van het eerder ingeschreven merk op de hoogte is van het gebruik van het merk. De belangrijkste conclusies zijn tweeledig:   

• Wees voorzichtig en plan elke benadering van een derde partij waarvan u denkt dat deze inbreuk maakt op uw rechten, denk aan de toekomst en houd rekening met eventuele aanvragen of registraties die zij in hun bezit hebben (en de relevante data hiervan).   
• Misschien wel het meest tastbaar, gekoppeld aan de dagelijkse praktijk, is dat een geautomatiseerde sommatie brief gemakkelijk bewijs van kennis van gebruik kan worden en als zodanig de klok kan laten tikken (dus een brief versturen en deze niet opvolgen met enige formele actie kan heel goed leiden tot gedogen). 

Handhaving in het Verenigd Koninkrijk, vooral met wettelijke bepalingen over ongerechtvaardigde bedreigingen, vereist specialistische kennis. Het is zaak om er goed op te letten dat brieven die naar derden worden gestuurd, niet verhinderen dat IE-eigenaren later actie ondernemen. Bijzondere zorg moet ook worden besteed aan het type en de bewoording van sommatiebrieven  

Spreek voor meer informatie en ondersteuning op maat met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.  Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen.  

Luke Portnow is een Chartered UK Trademark Attorney bij Novagraaf in Londen.