Geen perfecte merken voor ‘perfecte’ energiereep

Op 8 november jongstleden besliste het Gerecht EU dat de aanvragen tot Uniemerkregistratie van twee varianten van het teken ‘PERFECT BAR’ door het EU-merkenbureau terecht zijn geweigerd. De aangevraagde tekens moeten, aldus het Gerecht EU, worden beschouwd als beschrijvend en onvoldoende onderscheidend, waardoor de tekens als geheel niet voldoen aan het voor inschrijving als merk geldende vereiste dat merken over onderscheidend vermogen dienen te beschikken.

Merkenrechtelijke vereisten

Voor merkenrechtelijke bescherming is, onder meer in de Benelux en de Europese Unie, vereist dat een teken onderscheidend vermogen bezit en het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kan worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de relevante autoriteit geweigerd worden of kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van dat merk worden ingeroepen. Het vereiste van onderscheidend vermogen houdt in dat het teken in staat moet zijn om de waar of dienst “als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.

Uitzondering: inburgering

Indien een teken aanvankelijk ongeschikt is als merk, kan het alsnog voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen wanneer het ingeburgerd raakt bij het relevante publiek. Onder inburgering wordt verstaan dat het merk door langdurig en/of intensief gebruik een grote bekendheid is gaan genieten, waardoor het teken alsnog als onderscheidingsteken, en dus als merk, kan fungeren. Dit is echter niet gemakkelijk om aan te tonen.

PERFECT BAR

In de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie (“Gerecht EU”) van 8 november jongstleden gaat het om de merkaanvragen die in april 2016 door de Amerikaanse onderneming Perfect Bar LLC werden ingediend voor het woordteken ‘PERFECT BAR’ en het gecombineerde woord-/beeldteken:

Perfect Bar LLC verzocht bescherming voor waren in klasse 5, namelijk voor verschillende nutritionele voedingswaren zoals energierepen en voedingssupplementen.  

De onderzoeker van het EU-merkenbureau weigerde de aanvragen vanwege het beschrijvende karakter en onvoldoende onderscheidend vermogen. In beroep oordeelde de Kamer van Beroep van diezelfde instantie hetzelfde. Hierop ging Perfect Bar LLC in hoger beroep bij het Gerecht EU, maar ook daar ving Perfect Bar LLC bot.

Het Gerecht EU bestempelt de tekens eveneens als beschrijvend en onvoldoende onderscheidend voor het relevante publiek (in het onderhavige geval de Engelstalige consument) en beargumenteert dat er geen enkele cognitieve inspanning wordt gevergd van het relevante publiek om de betekenis van de betrokken tekens te begrijpen. Ten aanzien van het woord-/beeldteken 'PERFECT BAR' (zie hierboven weergegeven) overweegt het Gerecht EU dat het bestaat uit standaard grafische elementen die door het publiek puur als decoratief worden opgevat. Bovendien onderstreept de vorm van het teken de betekenis van het woordelement ‘bar’.

De argumenten van Perfect Bar LLC, namelijk dat ‘bar’, naast ‘reep’, meerdere betekenissen kent en ‘perfect’ niet noodzakelijkerwijs beschrijvend is voor de betrokken waren, worden verworpen omdat  reeds in eerdere uitspraken door de hoogste EU-rechter is beslist dat wanneer een teken in één van de mogelijke betekenissen beschrijvend is, dit met zich meebrengt dat niet wordt voldaan aan het vereiste van onderscheidend vermogen.

Een nutritionele troost?

De enige klacht van Perfect Bar LLC die wel door het Gerecht EU wordt gehonoreerd is dat de tekens ‘PERFECT BAR’ voor proteïne-, dieet- en nutritionele supplementen over voldoende onderscheidend vermogen beschikken om als merk te dienen, omdat de tekens ‘PERFECT BAR’ voor die specifieke producten niet beschrijvend zijn. Derhalve worden de merkaanvragen ten aanzien van die specifieke producten wel geaccepteerd en is Perfect Bar LLC daarom thans houder van twee Uniemerken ‘PERFECT BAR’ voor (enkel) proteïne-, dieet- en nutritionele supplementen.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.