‘Halloumi’ versus ‘BBQloumi’: verwarringsgevaar bij collectief Uniemerk

De houder van het collectieve Uniemerk HALLOUMI diende oppositie in tegen de Uniemerkaanvraag BBQLOUMI. Het Gerecht EU heeft geoordeeld dat ‘Halloumi‘ een beschrijvende aanduiding is wat resulteerde in de beslissing dat géén sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Het Hof van Justitie EU oordeelde deze maand echter anders.

Introductie

De Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi is houder van een collectief Uniemerk Halloumi en heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag van het woord-/beeldmerk BBQloumi (zie afbeelding hiernaast). Het merk Halloumi is ingeschreven voor ‘kaas’ en het teken BBQloumi is gedeponeerd voor onder meer kaas en zuivel. Halloumi is een traditionele, ongerijpte Cypriotische geitenkaas. De benaming Halloumi wordt wereldwijd gebruikt om grillkaas aan te duiden.

Achtergrond leerstuk

De volgende begrippen zijn bij de bespreking van dit arrest relevant:

• Collectief Uniemerk
  Een collectief Uniemerk is een specifiek type Uniemerk dat de leden van een vereniging mogen gebruiken om aan te tonen dat zij zijn aangesloten bij de vereniging.
   
• Beschrijvend karakter en onderscheidend vermogen
  Een teken moet onderscheidend vermogen hebben om als merk te kunnen worden geregistreerd. Dit betekent dat het teken de consument in staat moet stellen om de producten en/of diensten van die onderneming van de producten en/of diensten van andere ondernemingen te kunnen onderscheiden. Als een teken in belangrijke mate een kenmerk van de producten of diensten van een onderneming bevat, is er sprake van een beschrijvend teken dat onderscheidend vermogen mist en derhalve niet geschikt is als merk.
   
• Verwarringsgevaar
  Van verwarringsgevaar is sprake als derden een met een merk gelijk of overeenstemmend teken willen registreren voor dezelfde of overeenstemmende producten of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

Achtergrond van de zaak

De houder van het Uniemerk Halloumi maakte op basis van oudere rechten bezwaar en diende oppositie in tegen het aangevraagde merk BBQloumi. Het Europese merkenbureau EUIPO heeft de ingestelde oppositie van Halloumi tegen BBQloumi afgewezen. Halloumi ging hiertegen in beroep. Het beroep werd door EUIPO’s Kamer van Beroep verworpen.

De Kamer van Beroep stelde dat een collectief Uniemerk in het kader van een oppositieprocedure op dezelfde wijze als individuele merken moet worden beoordeeld. De Kamer van Beroep was van mening dat Halloumi een zwak onderscheidend vermogen heeft nu deze term louter wordt gebruikt voor het duiden van een productsoort.

Hieruit concludeerde de Kamer van Beroep dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar, onder meer vanwege een geringe visuele overeenstemming tussen Halloumi en BBQloumi. Tevens ontbrak op fonetisch en begripsmatig vlak overeenstemming, aldus de Kamer van Beroep.

Ook tegen deze beslissing ging Halloumi in beroep en bracht de zaak voor het Gerecht EU.

Gerecht EU

Het Gerecht EU oordeelde vervolgens ook dat bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar kan bestaan. Er werd beargumenteerd dat, ondanks dat er wel sprake is van een geringe mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming, alsnog geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat Halloumi een beschrijvende betekenis en dus een zwak onderscheidend vermogen heeft. 

Hof van Justitie EU

De hoogste rechter in de EU, het Hof van Justitie EU oordeelt anders en stelt dat het Gerecht EU had moeten onderzoeken of de geringe mate van overeenstemming tussen het merk Halloumi en het aangevraagde teken BBQloumi kan worden gecompenseerd door de hogere mate van soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren.

Het Hof van Justitie stelt dat door het Gerecht EU geen globale beoordeling heeft plaatsgevonden. Bij deze globale beoordeling moet rekening worden gehouden met de onderlinge samenhang van de relevante factoren die in aanmerking moeten worden genomen, met name tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de producten of diensten waarop zij betrekking hebben. Het moet gaan om een totaalindruk die door deze merken bij het relevante publiek wordt opgeroepen.

Nu dit niet zorgvuldig genoeg is gedaan, heeft het Hof van Justitie EU het bestreden arrest vernietigd en weer terugverwezen naar het Gerecht EU om de feitelijke beoordeling opnieuw te doen en daarbij wel de hoge mate van soortgelijkheid tussen de betrokken producten te betrekken.

Meer informatie over dit onderwerp?

Bij het indienen van oppositie dienen de juiste argumenten naar voren worden gebracht en is kennis van wet, begrippen en jurisprudentie essentieel. De consultants van Novagraaf hebben een gedegen kennis en kunnen u uitstekend vertegenwoordigen. U kunt contact met ons opnemen middels onderstaande button, of uiteraard uw eigen consultant benaderen.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten.