Het belang van IE-strategie in het merkontwikkelingsproces

IE-rechten zijn van groot belang om de unieke identiteit van een merk te beschermen. Daarom is het identificeren van handelsmerken en het proactief onderhouden van die rechten cruciaal voor het merkontwikkelingsproces. merkengemachtige Laura Morrish licht dit toe. 

Onlangs bespraken we het belang van het bijhouden en vastleggen van beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe merken alsmede het belang van onderzoek naar de beschikbaarheid van merken dat van vitaal belang is voor de bescherming en handhaving van die merken. 

De volgende belangrijke stappen in het merkontwikkelingsproces zijn het opstellen van een IE depotstrategie en een handhavingsstrategie die merken veilig stelt in de door u gekozen markten.

Het ontwerpen van uw depotstrategie voor het merkontwikkelingsproces

Bij het opstellen van uw strategie voor het deponeren van een handelsmerk voor nieuwe merken zoals een woordmerk en logo, moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder: 

• de aard van de markt 
• het product of de dienst
• de uitvoeringswijze van het merk en de elementen die voor bescherming in aanmerking komen; 
• de levensduur van het merk 
• eventuele plannen om het merk in licentie te geven; en  
• de soortgelijkheid van de waren en diensten

Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerkrechten 

Hoewel het over het algemeen raadzaam is om een merk te registreren, rechtvaardigt niet elk merk de kosten van registratie. Tijdens het merkontwikkelingsproces is het belangrijk om een juridische en commerciële analyse uit te voeren om te bepalen of bescherming de moeite waard is.     

Naast het controleren of het gebruik van een voorgesteld merk geen inbreuk maakt op oudere rechten, is een onderzoek naar het onderscheidend vermogen van een merk een waardevol hulpmiddel om te beoordelen of het nodig of zelfs mogelijk is om het merk te registreren. In sommige gevallen kan blijken dat het weliswaar mogelijk is om een handelsmerk te registreren, maar dat de waarde daarvan zo beperkt is dat dit vanuit commercieel oogpunt niet te rechtvaardigen is.

Geografische dekking

Het is ook noodzakelijk om na te gaan in welke gebieden bescherming nodig is.   

U dient registraties aan te vragen in alle landen waar u van plan bent uw merk te gebruiken, en de aanvragen moeten betrekking hebben op de juiste waren en diensten ('gerangschikt in klassen'). Afhankelijk van uw geplande activiteiten kan dit betekenen dat u aanvragen moet indienen bij verschillende nationale merkenbureaus of via een regionaal systeem, zoals het Europese merkensysteem (EUTM), dat wordt beheerd door EUIPO of het internationale systeem via WIPO. Afhankelijk van uw strategie en budget kunnen merken in meerdere landen tegelijk worden gedeponeerd of kan voor een gespreide aanpak worden gekozen.

Specificaties van producten en diensten

Wanneer u een aanvraag indient om uw merken te registreren, moet u de waren of diensten specificeren waarvoor u bescherming zoekt. Deze lijst moet niet alleen goederen/diensten bevatten waarvoor uw merk momenteel of binnenkort in gebruik is, maar ook goederen/diensten die in de toekomst interessant kunnen zijn. Het in een vroeg stadium opnemen van waren waarvoor het merk in de toekomst gebruikt gaat worden kan ervoor zorgen dat u, wanneer u klaar bent om uw product of dienst te lanceren, een bepaalde mate van zekerheid heeft dat de markt vrij is voor de introductie van uw merk.   

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat er in bepaalde rechtsgebieden (waaronder het Verenigd Koninkrijk) een oprechte intentie moet zijn om het merk te gebruiken voor de aangevraagde waren/diensten. Bovendien kan een te vroege deponering leiden tot annulering van de registratie op grond van niet-gebruik als het merk niet in gebruik wordt genomen binnen de relevante periode na registratie (over het algemeen vijf jaar). Dit zou het voordeel van een vroege aanvraag tenietdoen. 

De beste strategie voor het beschermen van uw merk hangt af van bovenstaande factoren en andere relevante commerciële factoren.

Onderhoud en bescherming na registratie

Bewaking

Merkbewaking identificeert de aanvraag van overeenstemmende merken die inbreuk maken op uw rechten. Weten welke oudere merken een probleem kunnen vormen als u van plan bent het gebruik van uw merk uit te breiden naar andere landen/productgebieden, kan nuttig zijn in het merkontwikkelingsproces. Het kan marketingteams helpen om te overwegen of het nodig is om verschillende merken te gebruiken in verschillende gebieden of om submerken te creëren om het nieuwe merk te onderscheiden van bestaande merken.  

Naast merkbewaking kunt u met online merkbeschermingstools inbreukmakend gebruik signaleren op het web, waaronder e-commercemarkten, sociale media en apps. Lees meer over onze diensten voor merkbewaking en online merkbescherming.

Handhaving

Om uw rechten te handhaven is het belangrijk om snel en proportioneel actie te ondernemen wanneer een derde partij inbreuk maakt op uw merkrechten. Vaak is het voldoende om een waarschuwingsbrief (cease and desist letter) te sturen of een takedown actie in te dienen bij de relevante online marktplaats. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om sterker op te treden.  

Het proactief bewaken en handhaven van uw rechten is van groot belang. Zo kan u hiermee vergaande consequenties voorkomen en een betere positie creëren indien u zich in de rechtbank op uw rechten moet beroepen. 

Uw merk onderhouden en beschermen

De manier waarop u uw merk gebruikt kan na verloop van tijd veranderen als u uitbreidt naar andere landen, nieuwe producten of diensten toevoegt of wanneer de manier waarop u uw merk presenteert, verandert.  

Zorg ervoor dat uw merken beschermd blijven, door terwijl uw onderneming groeit regelmatig controles van uw merkenportefeuille in te plannen. Deze audits moeten eventuele gaten in de bescherming identificeren met betrekking tot geografische markten, nieuwe producten of diensten en nieuwe merken. Ze bieden ook de gelegenheid om de waarde van bestaande registraties te beoordelen en te kijken of deze moeten worden gehandhaafd. 

Dit type audit kan u helpen kwetsbare punten in de portefeuille aan het licht te brengen. Bijvoorbeeld geregistreerde merken die niet in gebruik zijn, of kunt u beoordelen of u een merk moet gaan gebruiken om te voorkomen dat u uw rechten verliest. 

Meer weten over het merkontwikkelingsproces? Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze en andere zaken. Abonneer op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Als u wilt onderzoeken welke IE-rechten u kunt beschermen wanneer u begint met het merkontwikkelingsproces, spreek dan met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. 

Laura Morrish is merkgemachtigde bij Novagraaf in het Verenigd Koninkrijk.