Het Hof van Justitie van de EU oordeelt over jurisdictie in geschillen over online merkinbreuk

Welke nationale rechtbank is bevoegd om te oordelen over geschillen over online merkinbreuk? In een recente uitspraak van het HvJ EU werd deze vraag in de context van ongeoorloofd gebruik van merken als Google Adwords-term en metatags behandeld. We schetsen hieronder de implicaties van deze uitspraak.

Het EU-recht bevat een aantal regels voor het bepalen van de bevoegdheid van de nationale rechtbanken van de EU in de zaken rond merkinbreuk. Volgens art. 125 Uniemerkenverordening kan een merkhouder een derde partij aanklagen voor inbreuk op zijn merkrechten bij de rechtbank van de lidstaat waar mogelijk inbreuk is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Het is echter niet altijd gemakkelijk om de plaats van inbreuk vast te stellen, vooral niet wanneer de inbreuk op internet plaatsvindt.

Online merkinbreuk, Google Adwords en metatags

Lännen MCE Oy (Lännen) is een Fins bedrijf dat graafmachines (amfibische baggerschepen) produceert en verkoopt onder het merk WATERMASTER. In 2020 heeft Lännen een rechtszaak aangespannen tegen twee Duitse bedrijven, Berky GmbH (Berky) en Senwatec GmbH & Co. KG (Senwatec). Berky had, zoals Lännen stelde, inbreuk gemaakt op haar rechten door het woord WATERMASTER te gebruiken als metatag in de online fotodatabase Flickr.com om de machines van Berky te identificeren. Lännen stelde voorts dat de tweede gedaagde Senwantec haar rechten had geschonden door WATERMASTER te gebruiken als Google Adword op google.fi dat linkte naar de website van Senwatec.

Belangrijk is dat zowel in de advertentielinks als op de website van Senwatec geografische verwijzingen naar Finland ontbraken. De website van Senwatec bevatte bijvoorbeeld een overzicht van de landen waar het bedrijf actief was, en Finland werd daarin niet genoemd als een van die landen. Volgens eisers was het enkele feit dat Finland niet specifiek werd genoemd als land waar de machines van eisers werden verkocht, niet relevant. Integendeel, omdat de advertenties in het Engels werden weergegeven, waren zij op een internationaal publiek gericht.

Lännen spande de zaak aan bij een Finse rechtbank en beweerde dat de inbreukmakende handelingen in Finland hadden plaatsgevonden en dat de Finse rechtbank daarom bevoegd was om hierover te oordelen. De Finse rechtbank verwees de zaak naar het HvJ-EU met het verzoek te verduidelijken of de feiten in kwestie relevant waren om aanspraak te maken op de bevoegdheid in deze zaak en of er rekening moest worden gehouden met andere factoren.

Hof van Justitie doet uitspraak over bevoegdheidskwestie bij online merkinbreuk

Het HvJ-EU oordeelde ten eerste dat om de bevoegdheid van de nationale rechter te bepalen, van de rechter niet wordt verwacht kan worden dat hij de zaak volledig onderzoekt. In plaats daarvan is bewijs dat aanleiding geeft tot een redelijk vermoeden dat inbreukmakende handelingen op het grondgebied van een lidstaat kunnen zijn gepleegd of dreigen, als zodanig voldoende voor de nationale rechtbank van deze lidstaat om zijn bevoegdheid te aanvaarden.

Verder herhaalde het hof zijn eerdere jurisprudentie over deze kwestie en overwoog dat de vermeende inbreuk wordt geacht te zijn gepleegd op het grondgebied van de lidstaat waar de consumenten of handelaren aan wie dergelijke advertenties en aanbiedingen zijn gericht, zich bevinden. In het onderhavige geval werden de geografische verkoopgebieden van de producten echter niet vermeld in de Google-advertenties. Daarnaast was het overzicht op de website van Senwatec niet voldoende om een verbinding met Finland te maken. Bij gebrek aan nauwkeurige informatie over de geografische afzetgebieden van de producten moet het aanknopingspunt met Finland, indien aanwezig, daarom worden vastgesteld op basis van andere factoren.

Om deze factoren vast te stellen, verwees het Hof voorts naar zijn eerdere jurisprudentie, met name naar de uitspraak in de Pammer en Hotel Alpenhof-zaak. Deze uitspraak bevatte een niet-uitputtende lijst van factoren die relevant zijn bij de beoordeling of een activiteit op een bepaalde EU-lidstaat is gericht:

• het internationale karakter van de activiteit,
• het gebruik van een andere taal of valuta dan de taal of valuta van de lidstaat waar de verkoper is gevestigd,
• vermelding van telefoonnummers met een internationale code,
• vermelding van een internationale klantenkring bestaande uit klanten die in verschillende lidstaten zijn gevestigd,
• uitgaven voor een internetreferentiedienst om de toegang tot de site van de handelaar of die van zijn tussenpersoon te vergemakkelijken voor consumenten die in andere lidstaten wonen,
• gebruik van een andere topleveldomeinnaam dan die van de lidstaat waar de handelaar is gevestigd.

Het HvJ oordeelde dat in deze zaak de laatste twee factoren – het aanbieden van advertenties en het gebruik van een website met een ander topleveldomein dan dat van de lidstaat waar de handelaar is gevestigd, van bijzonder belang zijn. 

Met betrekking tot het gebruik van Google Adwords oordeelde het HvJ dat het feit dat een bedrijf de eigenaar van een zoekmachinewebsite met een nationaal topleveldomein van een ander EU-land (zoals Google.fi) betaalt om de link naar zijn website weer te geven en het tonen van haar aanbod aan de consumenten van dit land voldoende is om de link met dit land te leggen. De inbreuk op de merkrechten van Lännen door Senwatec, aldus het Hof, vond dus plaats in Finland, wat de merkhouder het recht gaf de gedaagde voor een Finse nationale rechtbank te dagvaarden.

Daarentegen oordeelde het HvJ dat het gebruik van WATERMASTER als metatag in een online fotodeeldatabase onder een generiek topleveldomein door tweede verweerder Berky een onvoldoende aanknopingspunt is. Een website met een generiek topleveldomein (zoals Flickr.com) is niet bedoeld voor het publiek van een bepaalde lidstaat. Bovendien is de metatag alleen bedoeld om zoekmachines in staat te stellen de afbeeldingen op die website beter te identificeren en hun toegankelijkheid voor de gebruikers te vergroten.

Gevolgen van de uitspraak van het HvJ over online merkinbreuk

De uitspraak geeft een belangrijk antwoord op de vraag hoe het territorium moet worden bepaald waar de online inbreuk op merkrechten (door gebruik van Google Adwords en metatags) plaatsvindt. Het antwoord op deze vraag maakt het mogelijk om de jurisdictiebevoegdheid van de nationale rechtbanken van de EU in de zaken rond online merkinbreuk vast te stellen. Deze uitspraak is van bijzonder belang gezien de grote rol die internet, en reclame via internet, heeft in het handelsverkeer. 

Indien u vragen heeft over het gebruik van adwords of metatags kunt u contact opnemen met onze consultants of neem hieronder contact met ons op. 

Dit artikel is geschreven voor Volha Parfenchyk. Zij werkt op de afdeling Knowledge Management op ons kantoor in Amsterdam.