Het IMPOSSIBLE BURGER-merk blijkt toch niet onmogelijk

Op 5 mei jongstleden heeft de strijd tussen de merken Impossible burger (van Impossible Foods) en Incredible burger (van Nestlé) een nieuwe wending gekregen. De Nietigheidsafdeling van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft uitspraak gedaan in de door Nestlé ingestelde nietigheidsprocedure tegen het woordmerk IMPOSSIBLE BURGER. Loretta Dashorst geeft een toelichting op deze uitspraak.

Achtergrond van de zaak

Een aantal jaar geleden moest je het als vegetariër en tevens burgerliefhebber nog doen met burgers op basis van bonen of biet. Inmiddels is de keuze reuze en zijn de vleesalternatieven zo overtuigend dat zelfs verstokte vleeseters het aandurven. Een van deze vleesalternatieven is de Impossible Burger van producent Impossible Foods. Zij lanceerde haar burger in 2016 in de Verenigde Staten en dit werd al snel een groot succes. Terwijl Impossible Foods de introductie van de Impossible Burger op de Europese markt aan het voorbereiden is, maakt Nestlé eind 2018 bekend dat zij een plantaardige burger op de Europese markt zal gaan introduceren onder de naam INCREDIBLE BURGER. Zo begint de strijd tussen de ‘onmogelijke’ en de ‘ongelofelijke’ burger.

Op 28 februari 2019 wordt het merk IMPOSSIBLE BURGER in de Europese Unie geregistreerd (hierna: Uniemerk). Op 18 maart 2019 stelt Nestlé een vordering in tot nietigverklaring van het Uniemerk in bij het EUIPO (de nietigheidsprocedure). Nestlé betoogt dat het merk IMPOSSIBLE BURGER beschrijvend is, omdat het de consument onmiddellijk informeert over een kenmerk van de betrokken waren, namelijk dat de betrokken waren hamburgers zijn die onmogelijk kunnen bestaan. Zij is van mening dat dit een duidelijke lovende en aanprijzende boodschap is, waardoor het merk geen onderscheidend vermogen heeft.

Ondertussen start Nestlé met het gebruik van het merk INCREDIBLE BURGER en de verkoop van burgers voorzien van dat merk op de Europese markt. Dit leidde ertoe dat Impossible Foods in augustus 2019 een kort geding tegen Nestlé heeft aangespannen  voor de rechtbank Den Haag, waar op 27 mei 2020 uitspraak in werd gedaan. Impossible Foods voerde aan dat het gebruik van het teken INCREDIBLE BURGER door Nestlé inbreuk maakt op haar Uniemerk en zij vordert een gebruiksverbod voor de gehele Europese Unie. Nestlé stelde dat deze procedure uitgesteld moest worden totdat het EUIPO een beslissing had genomen in de door Nestlé ingestelde nietigheidsprocedure. De rechtbank Den Haag schorste het kort geding niet en kwam tot het oordeel dat IMPOSSIBLE BURGER een geldig merk is en dat er sprake is van inbreuk door Nestlé.

Er is volgens de rechtbank sprake van identieke producten en visuele en auditief sterke overeenstemming tussen IMPOSSIBLE BURGER en INCREDIBLE BURGER. Wel was de rechtbank van oordeel dat er enkele begripsmatige verschillen zijn tussen ‘incredible’ en ‘impossible’. Toch kwam zij tot de conclusie dat er sprake was van verwarringsgevaar aangezien het relevante publiek een relatief laag aandachtsniveau heeft en het in beide gevallen gaat om plantaardige burgers.

Uitspraak nietigheidsprocedure

Ook in de door haar ingestelde nietigheidsprocedure vangt Nestlé bot. De Nietigheidsafdeling van het EUIPO komt ook tot de conclusie dat IMPOSSIBLE BURGER een geldig merk is.

Ze acht de combinatie van woorden niet beschrijvend voor voedselproducten in klasse 29. Het woord "onmogelijk" beschrijft niet een bepaalde kwaliteit, of een superieure kwaliteit, integendeel, in het gewone gebruik buiten zijn primaire betekenis (iets dat niet kan bestaan) heeft het negatieve connotaties. Nestlé stelt dat de consument het merk zal opvatten als "een hamburger waarvan men dacht dat die onmogelijk kon bestaan". De Nietigheidsafdeling stelt dat deze uitleg verschillende mentale stappen vereist waarbij de consument zijn verbeelding moet gebruiken. Volgens de Nietigheidsafdeling zal niet elke consument deze mentale stappen kunnen maken.

Uit het arrest Cine Action volgt daarnaast dat artikel 7, lid 1 sub c UMVo (de Uniemerkenverordening) niet van toepassing is op termen die suggestief zijn met betrekking tot bepaalde kenmerken van de waren. Daarnaast kan een idee dat iets niet kan bestaan geen feitelijke beschrijving van een eigenschap van een bestaand voorwerp zijn.  

Nestlé beargumenteert ook nog dat het merk onderscheidend vermogen mist, omdat het meer een slogan is. Zij betoogt dat Impossible Foods het woord "onmogelijk" op een promotionele, lovende manier gebruikt. Enkele voorbeelden van dergelijke teksten zijn “Doing the impossible: together we’re working to transform the global food system…” en “Love meat? Eat meat. Impossible™ delivers all the flavor, aroma and beefiness. It’s just plants doing the Impossible.”

Maar volgens de Nietigheidsafdeling lijkt het woord "onmogelijk” in het merk niet te worden gebruikt als deel van een motiverende uitdrukking die verwijst naar het bereiken van iets dat vaag als onmogelijk wordt beschouwd. Het wordt hier gebruikt als kwalificatie van een specifiek zelfstandig naamwoord. Wel stelt de Nietigheidsafdeling dat Impossible Foods zich op glad ijs begeeft door haar merken te vermengen met reclame-uitingen zoals “the plants are doing the Impossible". De Nietigheidsafdeling is echter van oordeel dat er nog steeds een verschil is tussen de voornoemde slogans en het merk, en dat de consument het verschil waarneemt en de teksten en video's van de merkhouder als enigszins grappige woordspelingen ziet. 

Het door Nestlé ingestelde nietigheidsverzoek wordt in zijn geheel afgewezen.

Conclusie

Onderscheidende merken komen voor bescherming in aanmerking. Een hogere mate van onderscheidend vermogen verkleint de kans op een doorhalingsactie van uw merk. Voor passend advies over de mogelijkheden van merkbescherming kunt u contact op nemen met uw consultant of via de oranje button hier rechtsonder.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Loretta Dashorst werkt bij het Competence Centre van Novagraaf te Amsterdam.