Het Neutraliteitsbeginsel: Hoe naamsbekendheid ook een valkuil kan zijn in het merkenrecht
Om op te kunnen treden op grond van een ouder merk tegen het gebruik of de inschrijving van een jonger merk, is één van de belangrijkste vereiste dat er sprake is van overeenstemming tussen de merken. Wanneer deze overeenstemming kan leiden tot verwarring bij het relevante publiek, levert dit in beginsel merkinbreuk op en kan de houder van het oudere merk daar tegen optreden.
De overeenstemming tussen de merken wordt met name beoordeeld aan de hand van de visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming, zoals onder meer bepaald in het Puma/Sabel arrest (C-251/95). Het belang van de conceptuele overeenstemming (of eigenlijk juist de niet-overeenstemming) wordt met het neutraliteitsbeginsel nog maar eens flink benadrukt.
Picasso/Picaro
In de zaak Picasso v. OHIM (C-361/04 P) uit 2006 diende de familie van Pablo Picasso een oppositie in tegen de registratie van het merk "PICARO" voor motorvoertuigen door DaimlerChrysler AG. Zij baseerden hun oppositie op hun oudere merk PICASSO, eveneens geregistreerd voor voertuigen. Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde dat, hoewel er enige visuele en fonetische overeenkomsten waren tussen PICASSO en PICARO, de conceptuele verschillen zodanig waren dat er geen verwarringsgevaar bestond bij het relevante publiek. Hier werd het neutraliteitsbeginsel voor de eerste keer uitgelegd en toegepast: wanneer één of beide van de conflicterende merken een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft, kunnen de eventuele visuele en auditieve overeenstemming geneutraliseerd worden waardoor er geen inbreuk kan zijn op de merkrechten.
Messi/Massi
In 2020 werd de zaak MESSI/MASSI beslecht. Lionel Messi wilde zijn naam registreren als merk voor sportartikelen en kleding. Dit stuitte op verzet van de houder van het Spaanse fietsmerk MASSI die stelde dat de merken te veel op elkaar leken en tot verwarring bij consumenten zouden leiden. Gerecht van de Europese Unie oordeelde echter dat, ondanks de visuele en auditieve overeenstemming tussen MESSI en MASSI de naam "Messi" zo bekend is dat het relevante publiek deze direct zou associëren met de beroemde voetballer. Conclusie was dat Messi zijn merk gewoon kon inschrijven. Dit is opvallend aangezien de conceptuele neutralisatie uiteraard wel twee kanten op werkt (zoals we al zagen bij PICASSO). Vanuit het neutraliteitsbeginsel zou het niet mogelijk zijn voor Messi om op te treden tegen bijvoorbeeld het merk MUSSI, terwijl de houder van het merk MASSI dit wel zou kunnen.
Apple/Opple
De neutralisatieleer wordt niet alleen toegepast op namen van wereldberoemde personen. Ook als het gaat om alledaagse woorden die een merk zijn, maar een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis hebben, kan de visuele en auditieve overeenstemming worden geneutraliseerd door de conceptuele ongelijkheid. Apple heeft dit ook ondervonden. Er werd namelijk door het Europese merkenbureau geoordeeld dat zij niet kon optreden tegen het merk OPPLE, aangezien het relevante publiek het merk APPLE onmiddellijk zou associëren met het concept van een ‘appel’ en dit de visuele en auditieve overeenstemming met het merk OPPLE neutraliseerde.
De vraag rijst of de neutralisatieleer niet te ver wordt doorgetrokken. Het kan namelijk leiden tot opmerkelijke en misschien wel onwenselijke situaties, waar de bekendheid van een naam of een bepaald woord een negatief effect heeft op de beschermingsomvang. [HB1]. Voor niet-bekende merken biedt artikel 2.20 lid 1 sub b bescherming tegen overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten, mits er een risico op verwarring bij het relevante publiek bestaat. In het Picasso/Picaro-arrest illustreert de neutralisatieleer dit goed: omdat PICASSO als naam bekend is, maar geen bekend merk is voor auto's, werd verwarring met PICARO uitgesloten.
Artikel 2.20 lid 1 sub c en d bieden extra bescherming aan bekende merken, waardoor inbreuk ook kan bestaan bij niet-soortgelijke waren of diensten. Hierbij is geen verwarringsgevaar vereist, maar kan sprake zijn van inbreuk als met het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt behaalt uit de reputatie van het oudere merk of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie. Er moet echter nog wel een zekere overeenstemming tussen de merken bestaan om handhaving mogelijk te maken. Dit was precies het punt in het Apple/Opple-voorbeeld: de neutralisatieleer bepaalde dat de conceptuele verschillen tussen de merken zó groot waren dat er geen sprake meer was van overeenstemming. Hierdoor kon Apple niet optreden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c of d. Dit leidt tot een voor Apple onwenselijke situatie waarin derden kunnen meeliften op de reputatie van APPLE, zonder dat dit juridisch als inbreuk wordt gezien.
Meer weten? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hier contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Dit artikel is geschreven door Niels van der Lee, werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.