Het is niet alles goud wat er blinkt

Dat de betekenis van een woord in de ene taal en de andere taal kan verschillen, ondervond het Italiaanse koffiebedrijf Lavazza. Het Australische bedrijf Cantarella heeft Lavazza beticht van merkinbreuk op haar koffiemerk VITTORIA ORO. Een kwestie die onder meer het belang van merkonderzoek weergeeft, aldus Theo Visser.

Het Italiaanse Lavazza is een familiebedrijf dat in 1895 in Turijn door Luigi Lavazza werd opgericht. Het bedrijf heeft ruim 2.000 medewerkers in dienst met een omzet van bijna 2 miljard euro in 2018. In Australië brengt het bedrijf haar wereldwijd bekende merk Lavazza qualita Oro op de markt.

Cantarella, eigenaar van het merk Vittoria, gebruikt Vittoria Oro voor koffie. Het merk werd in 2000 geregistreerd en het Australische High Court besliste in 2013, in een andere kwestie tussen Cantarella en de importeur van het concurrerende merk Molinari, dat Cantarella het monopolie op de naam Vittoria Oro kreeg en zij hierover vrij kon beschikken. Nu klaagt Cantarella Lavazza aan omdat zij ook de naam oro op haar verpakkingen gebruikt. Vraag is of ‘oro’ een merk is, zoals het High Court in de zaak tegen Molinari heeft aangegeven, of dat het om een kwaliteitsaanduiding gaat.

Cantarella is van mening dat ‘oro’ in Engelstalige landen, zoals Australië, onderscheidend vermogen heeft. Lavazza daarentegen stelt dat ‘oro’ in de handel vaak wordt gebruikt als kwaliteitsaanduiding die niet te monopoliseren is. Eind september zal de Australische rechtbank de kwestie behandelen.

Merkonderzoek

Alvorens een merk te gaan gebruiken of te registreren, is het zaak om onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van het merk. Bij een dergelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van specialisten in de van belang zijnde landen. Zij kunnen ook een oordeel geven over de vraag of een merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt en of het merk een dubbelzinnige betekenis heeft. Om de investering in het laden van een merk te laten renderen, is het verrichten van voorafgaand onderzoek van groot belang. Investeren in merken die geen onderscheidend vermogen hebben, is immers in de regel niet zinvol.