Hoe beoordeelt het Gerecht verwarringsgevaar tussen PRADA en RADA?

Onlangs heeft het Gerecht van de EU een beslissing genomen in het beroep dat was ingesteld door merkhouder Rada Perfumery SRL tegen een door het Europese merkenbureau EUIPO gewezen oppositiebeslissing inzake PRADA versus RADA.

Op 22 januari 2020 heeft Rada Perfumery SRL (“Rada”) een Europese merkaanvraag ingediend voor het merk 

, onder andere voor parfums en cosmetica in klasse 3 en de marketing en verkoop daarvan in klasse 35. 

In mei 2020 heeft Prada SA “(Prada”) oppositie ingediend tegen de aanvraag van Rada op basis van onder andere haar oudere merken:

De merken van Prada zijn onder meer geregistreerd voor parfums en cosmetica in klasse 3 alsook voor de verkoop daarvan in klasse 35. 

Prada heeft haar oppositie gebaseerd op artikel 8 lid 1 sub b EUTMR. In dit artikel is bepaald dat het EUIPO de inschrijving van een jonger merk moet weigeren als de houder van een ouder merk met succes oppositie heeft ingediend. De criteria voor het toewijzen van een oppositie zijn:

• het jongere merk is gelijk aan of stemt overeen met het oudere merk en; 
• de waren en/of diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd zijn gelijk of stemmen overeen met die van het oudere merk; 
• waardoor er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. 

Prada meent dat dat de kans op verwarringsgevaar reëel is. Nu de merken RADA en PRADA sterk overeenstemmen en de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn, kunnen consumenten immers denken dat RADA eveneens een merk is van Prada of dat Rada en Prada gelieerde ondernemingen zijn.

EUIPO erkent verwarringsgevaar  

De Oppositie afdeling van het EUIPO is het eens met Prada en wijst de oppositie grotendeels toe: de inschrijving van het merk RADA wordt geheel geweigerd voor klasse 3 en voor een gedeelte van de diensten in klasse 35, namelijk de verkoop van parfums en cosmetica. 

Rada stelt beroep in bij het EUIPO. De Kamer van Beroep wijst dit geheel af en laat de eerder genomen oppositiebeslissing in stand. Ook de Kamer van Beroep is van mening dat verwarringsgevaar aannemelijk is. 

Rada laat het hier niet bij zitten en gaat in beroep bij het Gerecht van de EU. Rada meent dat artikel 8 lid 1 sub b EUTMR geschonden is en dat daarmee de wetgeving niet juist is toegepast door de Oppositie afdeling en de Kamer van Beroep. Op basis daarvan verzoekt Rada het Gerecht de beslissing van de Kamer van Beroep nietig te verklaren, de oppositie af te wijzen en het merk RADA in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het aangevraagd was. Om dit beroep te ondersteunen dient Rada aanvullend bewijs in bij het Gerecht. 

Ten aanzien van de laatste vordering geeft het Gerecht aan niet te gaan over de inschrijving van merken: het Gerecht oordeelt immers slechts of de beslissing zoals genomen door de Kamer van Beroep terecht is en bekrachtigt of vernietigt alleen beslissingen van de Kamer van Beroep. De derde vordering moet aldus wegens onbevoegdheid worden afgewezen. 

Daarnaast benadrukt het Gerecht dat bewijs dat niet in de administratieve procedure aan het EUIPO en de Kamer van Beroep is voorgelegd, niet alsnog in een later stadium bij het Gerecht ingediend mag worden. Het is namelijk niet de taak van het Gerecht dergelijk bewijs inhoudelijk te beoordelen. Het Gerecht neemt dit bewijs dan ook niet mee in de beoordeling of de beslissingen van de Oppositie afdeling en de Kamer van Beroep juist zijn. 

Is er ten onrechte geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen RADA en PRADA?

De vordering van Rada ten aanzien van de schending van het EUTMR wordt door het Gerecht als volgt beoordeeld.

Vergelijking van de waren en diensten

Rada voert aan dat haar parfums oriëntaals zijn en beschikken over een andere samenstelling, flesjes, geur en verpakking dan die van Prada. Rada’s producten refereren aan de Arabische wereld, waar die van Prada zijn verpakt in “Europese” en “elegante” flesjes met Franse en Engelse inscripties.

Op basis daarvan had de Oppositie afdeling noch de Kamer van Beroep mogen oordelen dat de waren van Rada soortgelijk zijn aan die van Prada, en ook niet dat er sprake is van verwarringsgevaar, aldus Rada. Het Gerecht merkt hier op dat slechts de omschrijving van waren en diensten waarvoor een merk wordt aangevraagd relevant is: het actuele gebruik doet niet ter zake en wordt niet meegenomen in de beoordeling of er sprake is van soortgelijkheid van waren en diensten. 

Rada claimt daarnaast dat het feit dat de waren en diensten in dezelfde klassen vallen niet automatisch zou moeten inhouden dat ze identiek of soortgelijk zijn. In dit kader benadrukt het Gerecht dat deze indeling inderdaad slechts van administratieve aard is, maar dat de Kamer van Beroep in deze zaak niet zonder meer geoordeeld heeft dat de waren en diensten identiek dan wel soortgelijk zijn. De Kamer van Beroep heeft de waren en diensten zorgvuldig beoordeeld en geconstateerd dat bijvoorbeeld “parfums” zo ruim omschreven is dat ze de relevante waren van om het even welke geografische of etnische oorsprong omvatten. Gezien voorgaande heeft de Kamer van Beroep dan ook geen beoordelingsfout gemaakt.

Vergelijking van de merken 

Visuele vergelijking
Ten aanzien van de vergelijking van de merken meent Rada dat deze foutief is, nu de merken niet dezelfde opmaak en lettertype hebben en dus uit visueel oogpunt niet overeenstemmen. Het Gerecht is van mening dat de Kamer correct heeft geoordeeld dat de merken de gemeenschappelijke reeks ‘r’, ‘a’, ‘d’, en ‘a’ bevatten. De extra elementen in het merk RADA, te weten het (beschrijvende) woordelement ‘perfumes’, de rode strepen links en rechts van ‘perfumes’, alsook het verschillende lettertype zijn niet voldoende om de visuele overeenstemming uit te sluiten. RADA is het dominante element van de bestreden aanvraag. Daarmee is het oordeel van de Kamer dat er sprake is van een hoge mate van visuele overeenstemming niet onjuist.

Auditieve vergelijking
Volgens de Kamer van Beroep is er sprake van een hoge mate van auditieve overeenstemming tussen de merken nu de uitspraak van de gemeenschappelijke reeks ‘r’, ‘a’, ‘d’, en ‘a’ overeenkomt. Het verschil in uitspraak van de letter ‘p’ in de oudere merken is laag, nu de ‘p’ een “stemloze letter” is. Daarnaast zal het publiek de woordelementen “perfumes” in het aangevraagde merk en “milano” alsook “dal 1913” van het oudere merk niet uitspreken, nu zij een secundaire positie innemen ten aanzien van respectievelijk RADA en PRADA. Rada vindt juist dat de extra ‘p’ in de oudere merken zorgt voor voldoende afstand. Het Gerecht meent dat, ondanks het verschil in de letter "p" aan het begin van de oudere merken, de opeenvolging van de letters ‘r’, ‘a’, ‘d’ en ‘a’, die de conflicterende tekens gemeen hebben, in beide tekens op dezelfde wijze wordt uitgesproken. Daarom is de fonetische overeenstemming tussen de elementen PRADA en RADA groot. De Kamer van Beroep heeft dan ook geen beoordelingsfout gemaakt. 

Conceptuele vergelijking
Bij de beoordeling van de conceptuele overeenstemming heeft de Kamer geoordeeld dat zowel PRADA als RADA geen betekenis hebben en er dus geen conceptuele vergelijking mogelijk is. Rada voert aan dat ‘Rada’ een gebruikelijke (voor)naam is in delen van de Europese Unie en daarmee wel degelijk een betekenis heeft. Ook is Rada de naam van de grondlegger van Rada Perfumes. Hiertoe heeft Rada echter geen overtuigend bewijs overlegd. Volgens het Gerecht wijst niets er dan ook op dat het relevante publiek dit bestanddeel zal associëren met een (voor)naam. Het is aldus het Gerecht echter wel noodzakelijk om bij de beoordeling van de conceptuele overeenstemming alle elementen van zowel het bestreden merk als de ingeroepen rechten in overweging te nemen. Ook al zal het publiek weinig waarde toekennen aan het woord element ‘perfumes’ van het bestreden merk alsook aan de woordelementen ‘milano’ en ‘dal 1913’ van het ingeroepen merk, deze elementen hebben wél invloed op de beoordeling van de conceptuele vergelijking en moeten dus bij de beoordeling van de totaalindruk meegenomen worden. Dit heeft zowel de Oppositie afdeling als de Kamer van Beroep nagelaten. Het element ‘perfumes’ zal door het publiek gemakkelijk begrepen worden, net als ‘milano’ dat geassocieerd zal worden met de Italiaanse stad en “dal 1913” zal opgevat worden als “sinds 1913”. Gezien voorgaande moet volgens het Gerecht geoordeeld worden dat de merken conceptueel verschillend zijn. Op dit punt krijgen de Oppositie afdeling en de Kamer van Beroep dan ook een lichte ‘tik op de vingers’ van het Gerecht.

Beoordeling van het verwarringsgevaar

Het Gerecht komt hierdoor echter niet tot een andere algehele beoordeling van het verwarringsgevaar, nu de conceptuele verschillen de visuele en fonetische gelijkenissen niet opheffen noch voldoende zijn om het oordeel van de Kamer van Beroep in twijfel te trekken. Rada meent dat een (voor)naam vrij gebruikt zou moeten kunnen worden. In dit kader benadrukt het Gerecht dat er volgens vaste rechtspraak geen recht bestaat om een (voor)naam als merk te registreren. Sterker nog, de wetgeving voorziet zelfs in een artikel waarin expliciet is uitgemaakt dat een merk nooit als basis kan dienen om een natuurlijk persoon te verbieden zijn/haar naam te gebruiken. 

Gezien voorgaande oordeelt het Gerecht dat zowel de Oppositie afdeling als de Kamer van Beroep een juiste beslissing genomen hebben. Het beroep van Rada wordt afgewezen en het merk RADA blijft geheel geweigerd voor klasse 3 en voor een gedeelte van de diensten in klasse 35, namelijk de verkoop van parfums en cosmetica nu de kans op verwarringsgevaar reëel is. 

Meer weten over merk geschillen en verwarringsgevaar? Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in deze en andere zaken. Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. 

Dit artikel is geschreven door Lianne van Boxel. Lianne is BMM gecertificeerd merken- en modellengemachtigde met ruim 16 jaar ervaring op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht. Ze werkt op ons kantoor in Amsterdam.