Hoe voorkom je dat je merk een werkwoord of soortnaam wordt?

Het komt geregeld voor dat een merk zo gebruikelijk wordt dat consumenten de oorspronkelijke merknaam als soortnaam gaan gebruiken. Sommige marketeers zien het als een compliment dat een merk een werkwoord wordt, maar vanuit juridisch perspectief is de figuur van verwording tot soortnaam minder aantrekkelijk. Verwording tot soortnaam treedt geregeld op bij een nieuw product of een nieuwe dienst waar nog geen naam voor bestaat.  

Een voorbeeld is dat bij de opkomst van Internet er behoefte ontstond om te kunnen zoeken in alle beschikbare informatie. Toen ‘google’ als zoekmachine werd geïntroduceerd, werd het zoeken op internet als snel met ‘googelen’ aangeduid.  

Een ander voorbeeld van verwording tot soortnaam is hagelslag. Het zoete strooisel dat als broodbeleg wordt gebruikt. Oorspronkelijk bedacht als merk voor de chocolade variant, maar nu verworden tot een soortnaam.  

Of wat te denken van aspirine voor een pijnstiller en tectyleren voor het aanbrengen van een middel tegen roest.  

Hoe kun je voorkomen dat je eigen unieke merk zijn onderscheidende functie verliest en een gebruikelijke aanduiding wordt voor het product of de dienst?   

Na creatie van je merk, begin je natuurlijk met het beschermen ervan door het merk vast te leggen voor de waren en/of diensten waarvoor je het gaat gebruiken. Op deze manier verkrijg je een exclusief recht op het merk en kun je een beroep doen op de merkenwet in de landen waar je het merk hebt geregistreerd.  

De merkhouder zelf heeft de verplichting om te waken voor het verworden tot soortnaam. In het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)  is vastgelegd in Artikel 2.27 lid 1 sub a:  

Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven door toedoen of nalaten van de merkhouder, de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dient waarvoor het is ingeschreven.  

Een merk dat het lot treft dat het is verwaterd of tot soortnaam verworden is, kan vervallen worden verklaard. Geen enkele merkhouder wil zijn merk in het water zien vallen.  

Om te voorkomen dat je merk verwatert, zul je er allereerst voor moeten zorgen dat je als merkhouder het merk op de ‘juiste’ manier gebruikt. Dat wil zeggen gebruikt als teken ter onderscheiding van waren of diensten.  

Toen de zoekmachine ‘google’ verscheen en iedereen er gebruik van ging maken, zou het geholpen hebben om verwording tot soortnaam te voorkomen door consequent te melden dat het om de zoekmachine GOOGLE ging. Het is echt belangrijk om ervoor te zorgen dat de generieke naam van het product of de dienst altijd wordt benoemd naast het gekozen onderscheidende merk hiervoor.  

Maar wat nu als, ondanks al je inspanningen, de consument geneigd blijkt om jouw merk toch te gebruiken als soortaanduiding voor het product of de dienst? Dan is het zaak om in actie te komen. Door regelmatig op te treden tegen merkinbreuk, laat je zien dat je scherp bent op de wijze waarop je merk wordt gebruikt en dat kan helpen te voorkomen dat je merknaam een soortaanduiding wordt. Als eenmaal bekend is dat een merkhouder dit zogenaamde ‘misbruik’ van zijn merk aanpakt, zal het anderen ervan weerhouden je merk als soortnaam aan te duiden. Als je geen actie onderneemt dan kan dit worden gezien als het nalaten zoals geformuleerd in de eerder aangehaalde wettekst en loop je het risico dat je merk vervallen kan worden verklaard.  

Voorkom dat jouw merk zijn exclusiviteit verliest en synoniem wordt met het product of de dienst waarvoor je je merk gebruikt. 

• Registreer je merk voor de waren- en diensten waarvoor je het gebruikt en in de landen waarin je het gebruikt 
• Gebruik je merk consequent als merk en benoem apart het product of de dienst waarvoor het merk bestemd is 
• Handhaaf je merkrecht door geregeld op te treden tegen inbreukmakers. 

Wilt u meer weten over consequent gebruik van uw merk om verwording tot soortnaam te voorkomen? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hier contact met ons op voor meer advies. Word abonnee van onze IE-nieuwsbrief, Perspectives en blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van IE, aankomende evenementen en meer.

Dit artikel is geschreven door Olga van leeuwen, werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.