Identieke merken en merknaamkeuze

U heeft een fantastisch idee voor een eigen bedrijf en bent vol enthousiasme begonnen. Daarbij heeft u natuurlijk een mooie en uitspringende merknaam en/of logo bedacht. Maar betekent dit nu dat u meteen aan de slag kunt?

Heeft u wel gecheckt of uw merk of naam beschikbaar is of dat deze al door een ander wordt gebruikt? Voordat u besluit uw merk (of wellicht gaat het zelfs om meerdere merken) vast te leggen, is het verstandig om de beschikbaarheid van uw merk te laten onderzoeken. 

Indien u een nieuw merk gaat gebruiken en onbedoeld inbreuk maakt op oudere rechten van derden, kan dit leiden tot een gebruiksverbod van uw merk. Andere mogelijke gevolgen zijn dat u schadevergoeding moet betalen, rectificaties moet plaatsen, uw producten bij afnemers moet terughalen en/of verpakkingen moet laten verwijderen en veroordeeld kunt worden tot betaling van de kosten van rechtsbijstand van de winnende partij. Merkinbreuk kan niet altijd worden voorkomen, maar de risico’s wegens merkinbreuk kunt u wel beperken door voorafgaand uw merk en/of logo te onderzoeken.

Onderzoek

Om te kunnen beginnen met een merkonderzoek is het van belang om te bepalen voor welke producten en/of diensten u uw merk wilt gaan gebruiken. De registratie bepaalt de beschermingsomvang van uw merk. Uitgangspunt van merkbescherming is dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Daarbij dient u ook rekening te houden met de gebruiksplicht. De gebruiksplicht houdt in dat een merk moet worden gebruikt binnen vijf jaar na registratie voor de producten en/of diensten waarvoor het is ingeschreven. Kunt u het gebruik van uw merk gedurende deze vijf jaar op verzoek van een derde partij niet aantonen, dan kan door u geen beroep op uw merkrechten worden gedaan. 

Bij het bepalen voor welke producten en/of diensten u uw merk wilt gaan gebruiken is het ook van belang rekening te houden met eventuele toekomstplannen. Het later toevoegen van producten en diensten aan een bestaande merkregistratie is niet mogelijk. U zal dan een nieuwe aanvrage moeten verrichten. Voor het aanvragen van een merk wordt de Nice-classificatie gebruikt. Dit is een internationaal systeem voor de indeling van producten en diensten. De lijst kent in totaal 45 klassen, waarvan 34 voor producten en 11 voor diensten. 

Identieke merken 

Door het systeem van de Nice-classificatie zijn alle merken ingedeeld in bepaalde klassen. Hierdoor is het mogelijk dat identieke merken voor andere producten en/of diensten naast elkaar bestaan. Het merk ‘AJAX’ is bijvoorbeeld een merk voor een Amsterdamse voetbalclub, maar ook een merk voor een schoonmaakmiddel en brandblussers. Daarnaast zult u het merk JUMBO als supermarkt herkennen, maar ook als merk voor spellen. Deze merken kunnen zonder problemen toch naast elkaar bestaan, omdat ze gebruikt worden voor andere producten en/of diensten.  

Uitzondering op identieke merken; bekende merken 

Uit het bovenstaande blijkt dat identieke merken voor andere producten en/of diensten naast elkaar kunnen bestaan. Echter is dit niet altijd het geval. Bekende merken genieten namelijk extra beschermingsomvang. Van een bekend merk is sprake wanneer een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor het zogenaamde bekende merk wordt aangeboden het teken kent (denk bijvoorbeeld aan Coca Cola, Nike e.d.). Deze ‘extra’ bescherming is bedoeld om de goodwill functie van deze merken te beschermen. 

De merkhouder van een bekend merk kan, ongeacht de branche, vanwege de volgende redenen optreden tegen een teken dat overeenstemt met het bekende merk. Dit kan als met dit merk afbreuk wordt gedaan aan- of ongerechtvaardigd voordeel (meeliften op het bekende merk) wordt getrokken uit de reputatie of onderscheidend vermogen van het merk. Dit betekent dat de merkhouder van een bekend merk onder bepaalde omstandigheden kan optreden tegen een overeenstemmend teken voor andere producten en/of diensten, wanneer bijvoorbeeld de reputatie van zijn merk wordt aangetast. De hiervoor genoemde redenen zijn alleen van toepassing mits een derde partij geen geldige reden heeft voor het gebruik van zijn merk. Wanneer een derde kan aantonen dat hij een geldige reden heeft om het overeenstemmende teken te gebruiken, zal er geen sprake van inbreuk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een BMW-dealer die het merk BMW wil kunnen gebruiken.   

Merkonderzoek 

U heeft bepaald voor welke producten en/of diensten u uw merk wil inschrijven. Op basis van uw input kunnen wij aan de slag met het verrichten van een beschikbaarheidsonderzoek. Hierbij zullen wij ook rekening houden met soortgelijke producten en/of diensten in andere klassen. Denk bijvoorbeeld aan de klasse voor horecadiensten en de klasse voor drank en/of voedsel. Horecadiensten kunnen in lage mate soortgelijk worden geacht aan drank en/of voedsel; immers worden drank en/of voedsel genuttigd in een restaurant en is het zonder deze producten niet mogelijk om horecadiensten te verstrekken. 

Een onderzoek maakt het mogelijk potentiële conflicten in een vroeg stadium te signaleren en te vermijden. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten van het beschikbaarheidsonderzoek krijgt u van Novagraaf een helder advies over de beschikbaarheid van uw gewenste merk. Beter voorkomen dan genezen!

Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op voor meer informatie. Op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen? Abonneer nu op onze nieuwsbrief!

Dit artikel is geschreven door Danielle Jovanovic, zij is associate op ons kantoor in Amsterdam.